חברת המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ הגישה התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגש על ידי חברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ. הליך נדון בפני אסא קלינג, רשם סימני המסחר. ביום 12.1.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "ויסקוג'ל" בגין מזרונים ומיטות, כולם בסוג 20. הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות.
לאחר הפרסום הגישה חברת המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ התנגדות לרישום הסימן. בהודעתה טענה המתנגדת כי בבעלותה ארבעה סימני מסחר רשומים הכוללים את המלה "ויסקו" : סימן מסחר 173365 Viscotech" ויסקוטק", סימן מסחר 173366 Viscorest" ויסקורסט" וסימן מסחר 173367 Viscopillow" ויסקופילו" כולם בסוג 20 לגבי "כריות שינה עשויות ויסקוזה" וכן סימן מסחר 173368 Viscomedic" ויסקומדיק" בסוג 10 לגבי "כריות שינה אורתופדיות העשויות VISCO".
המתנגדת סבורה כי המלה "ויסקו" מזוהה עם מוצריה ולטענתה הרכיב "ויסקו" בסימן המבוקש זהה לאלה שבסימנים שלה ודומה להם עד כדי להטעות את הציבור, ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 11(6), 11(9) ו- 11(14) לפקודת סימני המסחר.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחתה. נפסק כי לפי המבחן המשולש עולה שאין חשש להטעיה בין הסימנים. על כן הורה רשם סימני המסחר על רישום סימן מסחר 233949 בפנקס סימני המסחר.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימן מטעה ביחס לסימן אחר
העילה העיקרית להתנגדות היא כי נוכח הסימנים הרשומים של המתנגדת, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה אשר לשונו:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
(1)….
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
בבחינת הכשרות על פי סעיף זה יש לשאול, ראשית, האם הסימן המבוקש זהה או דומה לסימן מסחר רשום אחר, המתייחס לאותם הטובין או לטובין מאותו הגדר, ובהמשך יש לבדוק האם יש בדמיון זה כדי להטעות. ודוק, האמור אינו בשני מבחנים מצטברים, אלא במבחן אחד משולב, כלומר, מבחן בו באים לידי ביטוי גם גורם "הדמיון" וגם התוצאה "שיש בה כדי להטעות". משמעותם של דברים היא, כי פעמים מספיק דמיון קל כדי ליצור חשש ממשי להטעיה ופעמים למרות שקיימת מידה מרובה של דמיון, אין חשש כזה, הכל בהתאם לכלל הנסיבות והמבחנים.
המבחן אשר נקבע בפסיקה לקביעת החשש להטעיה הינו המבחן המשולש הכולל מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים התפתח מבחן משולב זה ונוסף לו מבחן ההיגיון והשכל הישר.
מבחן המראה והצליל
מבחן זה הינו המרכזי מבין השלושה. הקביעה כי הסימנים דומים זה לזה מבחינת החזות והצליל עד כדי להטעות תיעשה, בראש ובראשונה, תוך השוואת הסימנים בכללותם, בצורתם הכוללת, ותוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו, שכן הצרכנים אינם מתעכבים להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
נפסק כי בסקירת הסימנים הנדונים לא ניתן להתעלם מכך שהרכיב החוזר "ויסקו" תופס מקום נכבד. לטענת המתנגדת יש ליתן לו משקל מכריע לעניין שאלת הדמיון וההטעיה. כך אף נקבע שככלל בסימנים מילוליים יש מקום לשים דגש לצורך בחינת הטעייה על תחילת הסימן.
בחינת סימן המבקשת "ויסקוג'ל" וסימני המתנגדת "ויסקוטק", ויסקופילו", "ויסקורסט" ו-"ויסקומדיק" בכללותם מעלה, כי הם אינם דומים ואין חשש להטעיית הציבור, זאת למרות הרכיב המשותף "ויסקו" משום שלרכיב זה משמעות תיאורית.
יש בדמיון בין אלמנטים תיאוריים של סימנים כדי לצמצם את החשש להטעיה ולא די בהיותם הרכיב הדומיננטי.
כאשר כוללים הסימנים נשוא ההשוואה רכיב משותף שהנו מקובל בענף, נוטים הצרכנים לתת את הדעת דווקא לחלקים האחרים של הסימנים ולהבחין ביניהם באמצעות חלקים אלה.
נפסק כי המלה "ויסקו" המופיעה בסימני המתנגדת כמו גם אלה של המבקשת אינה אלא דרך לתאר טובין בסוג 20 שעשויים מהחומר "ויסקוזה" או בעלי תכונות המאפיינות חומר זה. היא מייצגת מלה תיאורית המהווה מונח מקובל בענף. מכאן שבבחינת החשש להטעיה בין הסימנים שבפנינו אין ליתן משקל יתר למלה "ויסקו" מאחר שניתן יהיה, על פי רוב, לבודד אותה מיתר רכיבי הסימן. לפיכך, סבר הרשם כי יש לתת משקל מכריע לתחילית הזהה "ויסקו", וכי יש לבחון את הסימן בכללותו- דהיינו יחד עם הסיומות של כל סימן וסימן.
על כן נפסק כי למרות הזהות בתחילת הסימנים, אין בכך די כדי לקבוע חשש להטעיה הן במבחן הצליל והן במבחן המראה.
מבחן קהל הלקוחות וסוג הסחורות
אמנם חוג הלקוחות הנוגע לשני הצדדים אינו שונה אך מחומר הראיות שהוצג עולה כי לא קיימת חפיפה מלאה בין סוגי סחורות המתנגדת לרישום הסימן, לבין סוגי הסחורות לגביהם מבוקש הרישום. מראיות המבקשת עולה כי עיקר הסחורות שהיא משווקת הוא מזרונים, מיטות, מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שנה. לעומת זאת, המתנגדת משווקת אך ורק כריות שינה אורתופדיות עם שכבת VISCO. היקף הטובין לגביהם מבוקש הרישום מבטא הפרדה נוהגת זו.
מבחן יתר נסיבת העניין והשכל הישר
המבקשת רשמה את הסימן 139324 "ViscoJel" כבר בשנת 2001. המבקשת טוענת שמאז אותו מועד היא משתמשת בסימן הלועזי לצורך סימון מוצריה. המתנגדת אינה חולקת על כך. בשעת הדיון אף עלה שמאז 2005 עושה המבקשת שימוש גם בסימן העברי. קיומם של סימני המתנגדת מזה שנים רבות בצד הסימן "ViscoJel" מבלי שארעה הטעיה בקרב הציבור עליה יכלה המתנגדת להצביע, ובנוסף על כך ממצאינו לעיל בדבר העדר הדמיון, מביאה למסקנה שהתעתיק העברי "ויסקוג'ל" לא ישנה את המצב ולא יתרום להטעיה.
על כן נפסק כי בהפעלת המבחן המשולש עולה שאין חשש להטעיה ואין הוראות סעיף 11(9) לפקודה מונעות את רישום הסימן המבוקש.
