הליך שנדון בבית המשפט הכללי ( THE GENERAL COURT (Sixth Chamber)) של האיחוד האירופאי, בפני הרשם Emmanuel Coulon ופני השופט Savvas Papasavvas. ביום 19.5.21 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: המתנגדת: Puma SE; המשיבים: European Union Intellectual Property Office ו- Gemma Group Srl
עובדות: חברת Gemma Group הגישה בקשה לרשות סימני המסחר של האיחוד האירופאי (EUIPO) לרישום סימן מסחר פיגורטיבי בדמות חתול קופץ. הטובין לגביהם התבקש הרישום היו מסוג 7 וכללו את התיאור הבא: "מכונות לעיבוד עץ; מכונות לעיבוד אלומיניום; מכונות לטיפול ב- PVC ".
הסימן קובל ופורסם להתנגדויות.
פומה הגישה התנגדות לרישום הסימן וטענה לדמיון מטעה בין החתול המוכר של המותג Puma לבין החתול הכחול של Gemma Group. ההתנגדות התבססה על שלושה סימני מסחר של Puma בדמות הפומה הקופצת בסוג 18, 25 ו-28.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחתה והסימן התקבל לרישום.
החלטת Opposition Division
בשנת 2014, מחלקת ההתנגדות דחתה את התנגדותה של פומה במלואה, בהתבסס על הנימוק כי הציבור לא יקשר בין הסימנים.
פומה הגישה ערעור על החלטת מחלקת ההתנגדות ל-EUIPO.
החלטת the Fifth Board of Appeal of EUIPO
בית הדין לערעורים של ה-EUIPO דחה את הערעור. הוא קבע כי ישנו דמיון מסוים בין סימני המסחר וכי הסימן הוגש על אותו קונספט של "חתול מסתער" אשר מזכיר פומה.
אולם, בית הדין לערעורים דחה את ההוכחות של פומה לגבי המוניטין שלה בסימנים המוקדמים בסוגים 18, 25 ו-28.
בית הדין לערעורים קבע שאפילו אם הוכח המוניטין של פומה בסימנים מוקדמים אלה, ההתנגדות היתה נופלת בהתבסס בעיקר על שאלת קיומו של יתרון בלתי הוגן אשר פוגע באופי הייחודי או במוניטין של הסימנים הקודמים.
פומה הגישה ערעור על החלטתו של בית המשפט לערעורים לבית המשפט הכללי.
החלטת General Court
בית המשפט הכללי ביטל את החלטת בית הדין לערעורים וקבע כי ה-EUIPO היה צריך לשקול את ההחלטות הקודמות הקשורות למוניטין של הסימן של פומה שניתנו בבקשות דומות.
נקבע כי מכיוון שפומה הסתמכה על החלטות קודמות אשר קבעו כי לסימניה יש מוניטין והם מוכרים היטב לציבור הרחב, בית המשפט לערעורים לא יכול לקבוע כי ה-EUIPO אינו מחויב לפרקטיקה הקודמת שלו.
בית המשפט לערעורים ערער על החלטת בית המשפט הכללי לבית המשפט לצדק של האיחוד האירופאי.
החלטת Court of Justice of the European Union
בית המשפט לצדק דחה את הערעור.
נקבע כי בית המשפט הכללי צדק כאשר קבע כי בית הדין לערעורים לא הסתמך בהחלטתו על הפרקטיקה הקודמת שלו.
נקבע כי בית הדין לערעורים היה צריך לשקול בהחלטתו החלטות קודמות של ה- EUIPO הנוגעת לחתול של פומה, אשר כבר עסקו בעבר במוניטין של החתול פומה כסימן מסחר קודם.
כיוון שההחלטה הראשונית אשר ניתנה על-ידי מחלקת ההתנגדות בוטלה סופית, הערעור כנגד החלטת מחלקת ההתנגדות קיבל מספר תיק חדש ונבחנה מחדש בפני בית הדין הרביעי לערעורים.
החלטת Fourth Board of Appeal
בית הדין לערעורים אישר את הממצאים שעלו על-ידי מחלקת ההתנגדות בשנת 2014 ודחה את טענותיה של פומה.
בית הדין לערעורים מצא מידה מסוימת של דמיון חזותי על-אף ההבדלים הברורים וקבע כי האלמנטים הפיגורטיביים של הסימנים הנדונים התייחסו לאותו מושג – פומה קופצת. למרות זאת, הסימנים לחלוטין אינם זהים.
נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:
החלקים הרלוונטיים בציבור
הציבור שיש לקחת בחשבון לצורך הערכת השאלה האם קיימת אחת הפגיעות המוזכרות בסעיף 8 (5) לתקנה מס' 207/2009, ישתנה בהתאם לסוג הפגיעה שנטען על ידי בעל הסימן הקודם.
הציבור הרלוונטי אשר לגביו יש להעריך את קיומו של יתרון בלתי הוגן אשר פוגע באופי הייחודי או במוניטין של הסימנים הקודמים, מורכב מצרכנים ממוצעים של הסחורות או השירותים שלגביהם מוגשת הבקשה לסימן המאוחר. לעומת זאת, הציבור שלפיו יש להעריך אם יש פגיעה במוניטין של הסימן הקודם, מורכב מצרכנים ממוצעים של הסחורות או השירותים שלגביהם רשום סימן זה.
פומה טענה כי החלקים בציבור אליהם מופנית הסחורה המכוסה על-ידי הסימנים הנדונים אינם שונים מכיוון שהם חופפים זה לזה. היא טענה כי החלקים בציבור אליהם מופנית הסחורה המכוסה על-ידי הסימן המבוקש מהווה גם חלק מהציבור הרחב שאליו ממוקדת הסחורה המכוסה על-ידי הסימנים הקודמים.
נקבע כי הסחורה המכוסה על-ידי הסימן המבוקש נוגעת למומחים בתעשייה, כלומר לציבור מקצועי. הסחורה המכוסה על-ידי הסימנים הקודמים מכוונת לציבור הרחב. לפיכך, החלקים מהציבור אליהם מופנות הסחורות המכוסות על-ידי כל אחד מהסימנים הנדונים היו שונים.
הדמיון בין הסימנים הנדונים
מימוש ההגנה על סימן המסחר המוקנית על-ידי סעיף8(1)(b) לתקנה מס' 207/2009 מותנית בממצא של מידת הדמיון בין הסימנים הנדונים עד כדי חשש להטעיה ביניהם מצד החלק הרלוונטי בציבור.
הערכת הדמיון בין שני סימנים דורשת יותר מהשוואת מרכיב אחד בלבד של סימן המסחר מסוים לסימן מסחר אחר. להיפך, ההשוואה צריכה להיעשות באמצעות בחינת הסימנים הנדונים בשלמותם. רק אם כל שאר מרכיבי הסימן זניחים, ניתן להעריך את הדמיון על בסיס היסוד הדומיננטי בלבד.
על-אף שישנה מידה המסוימת של דמיון בין הסימנים, נקבע כי לא קיים חשש להטעיה כיוון שהחתול של Gemma נרשם בסוג אחר של מוצרים ושירותים מהחתול של פומה.
המוניטין של הסימנים הקודמים
הערכת המוניטין של סימן מסחר חייבת להיעשות על-פי תפיסת הציבור הרלוונטי המורכב מצרכנים ממוצעים של הסחורות או השירותים שלגביהם רשום סימן זה.
על-מנת למלא את דרישת המוניטין, הסימן המוקדם חייב להיות מוכר לחלק ניכר מהציבור בנוגע לסחורות או לשירותים המכוסים על-ידי אותו סימן מסחרי.
בהחלטה שבמחלוקת בית הדין לערעורים מצא, על בסיס שלוש ההחלטות הקודמות של ה-EUIPO, כי לסימנים הקודמים היה מוניטין. לכן, בית הדין לערעורים לא היה צריך להזמין את פומה על-מנת שתייצר ראיות נוספות, כגון הראיות שהובאו במהלך ההליכים שהולידו את שלוש ההחלטות הקודמות של ה-EUIPO.
קיומו של יתרון בלתי הוגן אשר פוגע באופי הייחודי או במוניטין של הסימנים הקודמים
סעיף8(5) לתקנה 207/2009 מרמז כי שלושה סוגי הפגיעה, כאשר הם מתקיימים, הם תוצאה של מידה מסוימת של דמיון בין הסימן המוקדם לבין הסימן המאוחר, מכוחו יוצר החלק הרלוונטי של הציבור קשר בין הסימנים, כלומר מקשר ביניהם, למרות שהוא לא מתבלבל ביניהם. קיומו של קישור זה במוחם של החלק הרלוונטי בציבור, בין הסימן המבוקש לבין הסימן הקודם הינו תנאי מוקדם מהותי משתמע ליישום סעיף8(5) לתקנה 207/2009.
על-מנת ליהנות מההגנה של סעיף8(5) לתקנה 207/2009 בעל הסימן הקודם חייב להביא ראיות כי השימוש בסימן המבוקש יהווה יתרון בלתי הוגן אשר פוגע באופי הייחודי או במוניטין של הסימן הקודם. בעל הסימן הקודם אינו נדרש, לצורך כך, להראות כי סוג הפגיעה בסימן שלו אשר נזכרת באותה תקנה היא ממשית וקיימת. כאשר ניתן לחזות כי פגיעה כזו תיגרם מהשימוש שבעל הסימן המבוקש עשוי לעשות בסימנו, לא ניתן לדרוש מבעל הסימן הקודם להמתין שהפגיעה אכן תתרחש כדי לאסור את השימוש הזה. הבעלים של הסימן הקודם חייב, עם זאת, להוכיח כי קיים סיכון רציני לפגיעה כזו בעתיד.
נקבע כי טענותיה של פומה נדחות וכי הראיות שהובאו על-ידי פומה על-מנת להראות את קיומה של פגיעה כזו, אינן קבילות.
