בפסק הדין T-169/19 Style & Taste, SL נ' EUIPO, בהשתתפות The Polo/Lauren Company LP (בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי, 2.6.2021), דחה בית המשפט, בהרכב מורחב של הלשכה העשירית, את ההליך נגד ההחלטה שהותירה בתוקפו את סימן המסחר המתאר שחקן פולו. השופטת המדווחת הייתה קריסטינה קובליק-בנ'צ'יק. נקבע כי העיצובים הספרדיים הקודמים שעליהם התבססה המבקשת פקעו, ולכן לא אפשרו לה לאסור את השימוש בסימן המאוחר.
הליך שנדון בבית המשפט הכללי של האיחוד האירופאי (THE GENERAL COURT (Tenth Chamber)) בפני השופטים Savvas Papasavvas, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Alexander Kornezov, Eugène Buttigieg ו-Gerhard Hesse. ביום 2.6.21 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: המבקשת: Style & Taste, SL המשיבים: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ו-The Polo/Lauren Company LP.
עובדות: חברת פולו ראלף לורן הגישה בקשה לרישום סימן מסחר אירופאי מעוצב במשרד הקניין הרוחני של האיחוד האירופי (EUIPO). הסימן נרשם:
חברת Style & Taste, הגישה בקשה להצהרה כי הסימן שנרשם הנדון אינו תקף (הצהרה על ביטול הסימן) מאחר והוא מתנגש בעיצוב תעשייתי (מדגם) שרשום על שמה. הבקשה להצהרה על ביטול הסימן התבססה על שלשה עיצובים (מדגמים) שנרשמו בספרד על-ידי חברת Style & Taste בשנת 1997:
בית הדין לערעורים של ה-EUIPO דחה את בקשתה של Style & Taste להצהרה על ביטול הסימן משום שהעיצוב התעשייתי (מדגם) של המבקשת אינו בתוקף (בשנת 2017, לאחר 20 שנים, פג תוקפם של העיצובים).
המבקשת ערערה על החלטה זו לבית המשפט הכללי של האיחוד האירופי.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה. נקבע כי בית הדין לערעורים של ה-EUIPO דחה בצדק את בקשתה של המבקשת להצהרה על ביטול סימן המסחר.
נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:
האם למבקשת זכות להגיש בקשה לביטול?
העובדה שפג תוקפו של העיצוב הקודם והעובדה שהמבקשת אינה יכולה לאסור, מכוח אותו עיצוב, שימוש בסימני מסחר אחרים הנרשמים לאחר שפג תוקפו של עיצוב זה, אינה שוללת מן המבקשת את הזכות לבקש את ביטול הסימן.
משכך נפסק כי בקשתה של המבקשת הינה קבילה להגשה.
בקשה לסימן מסחר שמתנגשת בעיצוב רשום (מדגם)
המבקשת טענה טענה כי דחיית בקשתה להצהרה על ביטול הסימן המתחרה משום שפג תוקפו של העיצוב (מדגם) שלה במועד ההחלטה ניתנה באופן שגוי. המבקשת טענה כי החוק הספרדי אינו מאפשר לחדש את תוקפו של העיצוב, אך העיצוב אינו נעלם כתוצאה מכך שפג תוקפו, ושהוא מספיק כדי לקבוע, לצורך הליכי ביטול הסימן, כי עיצוב זה קדם לסימן המתחרה וכי קיים חשש להטעיה, בהתאם לחוק הספרדי.
סעיף 52(2)(d) לתקנה מס' 40/94 קובע שסימן מסחר אירופי יוכרז כבטל כאשר השימוש בסימן מסחר זה עשוי להיות אסור על-פי חוק של האיחוד האירופי או על-פי החוק הלאומי המסדיר את ההגנה על זכות מוקדמת אחרת ובפרט זכות של עיצוב תעשייתי (מדגם).
נפסק כי יש לפרש את הוראות תקנה מס' 40/94 לאור עקרון העדיפות, לפיו הזכות המוקדמת עדיפה על פני סימני מסחר שנרשמו מאוחר יותר. כתוצאה מכך, אכיפת הזכויות המוענקות על-ידי סימן מסחר באיחוד האירופי לא צריכות לפגוע בזכויותיהם של בעלי סימנים או עיצובים שנרשמו לפני מועד הגשתו של אותו סימן.
סעיף 52(2)(d) לתקנה מס' 40/94 מגן על האינטרסים של בעל הזכות הקודמת כאשר היא מתחרה בסימני מסחר אירופיים מאוחרים. לכן, על-מנת לבקש הצהרה על בטלותם של סימנים כאלה תחת תקנה זו, הבעלים של הזכויות הקודמות חייבים בהכרח להוכיח קיומה של התנגשות.
כלומר, על-מנת להגיש בקשה להצהרת בטלותו של סימן מסחר אירופי לפי סעיף 52(2)(d) לתקנה מס' 40/94, בעל הזכות הקניינית הקודמת (עיצוב או מדגם) נדרש להוכיח בהכרח שזכות זו מאפשרת לו לאסור את השימוש בסימן זה במועד הגשתו או מועד דין הקדימה של אותו סימן.
בנוסף, יש לציין כי השימוש בלשון הווה בסעיף 52(2)(d) לתקנה מס' 40/94 מצביע על כך שה- EUIPO חייב לוודא שהתנאים להכרזת סימן המסחר האירופי כבטל מתקיימים במועד ההחלטה. סעיף (1)52 קובע שסימן מסחר אירופי יוכרז כבטל כאשר קיימת זכות מוקדמת שאליה מתייחסת הוראה זו וכאשר כל התנאים מתקיימים.
52(2) לתקנה מס' 40/94 קובע כי סימן מסחר עשוי להיקבע כבטל אם השימוש בו "עלול להיות אסור". כמו כן, המבקש להכריז על סימן מסחר כבטל נדרש להוכיח כי הוא הבעלים של אחת הזכויות שאליהן מתייחסת הוראה זו או שהוא 'רשאי' לתבוע זכות זו.
נפסק כי יש לדחות בקשה להצהרה בטלותו של סימן מסחר כאשר נקבע בוודאות כי ההתנגשות עם עיצוב (מדגם) הקודם נפסקה.
קרי, העובדה שהעיצוב האירופי הקודם עליו מסתמכת הבקשה להצהרה על בטלותו של סימן מסחר מאוחר אינו זוכה עוד להגנה במועד ההחלטה של ה-EUIPO בבקשה זו, חייבת להביא לדחיית הבקשה.
הבעלים של עיצוב תעשייתי (מדגם) קודם חייב להיות מסוגל להוכיח כי הוא יכול לאסור על השימוש בעיצוב אירופי לא רק בתאריך הגשת הבקשה (או בתאריך דין הקדימה), אלא גם בזמן החלטת ה-EUIPO בנוגע לבקשת ההצהרה על בטלותו של הסימן.
בענייננו נפסק כי פג תוקפו של העיצוב הקודם בשנת 2017, כלומר, לפני מועד ההחלטה הנדונה בשנת 2019. המבקשת טענה שהחוק הספרדי לא אפשר לה לחדש את רישום אותו עיצוב, אך עיצוב זה לא נעלם בשל פקיעתו. עם זאת, היא לא טענה ולא הוכיחה כי על-פי החוק הספרדי ניתן לאסור על שימוש בסימן מסחר אירופי מכוח עיצוב כזה לאחר שפג תוקפו. להיפך, החוק הספרדי מכיר בכך שהעיצוב הקודם, כתוצאה מפקיעתו, נופל לרשות הציבור וכי כתוצאה מכך הוא עשוי לשמש את "כל הספרדים".
על כן נקבע כי לא ניתן לאסור את השימוש בסימן המתחרה מכוח קיומו של עיצוב קודם במועד ההחלטה.
מאמרים נוספים באשכול: התנגשות בין זכויות קניין רוחני
בלאיש נ׳ פאלפ – זכויות יוצרים ועיצוב מוצר | מדגם קודם ועיצוב מוסף | אייקונים ותצוגות מסך
