האם בעל מדגם רשום יכול לרשום גם גרסה דומה של אותו מוצר? בהחלטה בעניינה של חברת Victualic מיום 12 ביולי 2012, שניתנה לפי פקודת הפטנטים והמדגמים הישנה, נקבע כי ארבע בקשות למדגמים של מחברים לצינורות יוכלו להירשם כווריאנטים של מדגם קודם של אותה מבקשת. בקשה נוספת, שמספרה 49287, התקבלה כמדגם עצמאי בזכות הבדל חזותי שנמצא משמעותי. החלטה זו מדגימה את ההבחנה בין שינוי עיצובי המזכה ברישום עצמאי לבין שינוי המתאים לרישום כתוספת למדגם קודם.
מה נקבע בהחלטה על בקשות המדגמים של Victualic?
המבקשת הגישה חמש בקשות לרישום מדגמים של מחברים לצינורות, תוך הסתמכות בחלק מהן על דין קדימה מבקשות אמריקאיות. הבוחנת העלתה טענות להיעדר חידוש או מקוריות ביחס למדגמים רשומים קודמים של אותה חברה. בהחלטתה מיום 12.7.2012 הורתה סגנית הרשם, ז׳קלין ברכה, כי בקשות 49080, 49082, 49289 ו־49310 יירשמו כווריאנטים של מדגם 47812, ואילו בקשה 49287 תירשם בנפרד. ביחס לבקשה 49287 ניתן משקל לשני קווים אלכסוניים בולטים שיצרו רושם חזותי שונה. מדובר ביישום מבחן העין בנסיבות של מוצר טכני ושל ריבוי רכיבים פונקציונליים.
מה היה מדגם כווריאנט לפי הפקודה הישנה?
לפי ההסדר שנהג מכוח סעיף 31 לפקודת הפטנטים והמדגמים והפסיקה שפירשה אותו, ניתן היה במקרים המתאימים לרשום וריאנט של מדגם מוקדם השייך לאותו בעלים, אף כאשר השינוי החזותי לא הצדיק רישום עצמאי. הפסיקה דרשה, בין היתר, שהשינוי יהיה ניתן להבחנה בעין המתבוננת הרלוונטית, שיישמר קשר למדגם המקורי ושלא תיווצר בדרך זו הארכה של תקופת ההגנה מעבר לתוקף המדגם המקורי. בהחלטה הודגש גם ההבדל בין מאפיינים חזותיים לבין רכיבים שהשוני ביניהם תפקודי בלבד.
הדיון בעניין Victualic נשען על הדין והפסיקה שלפני כניסת חוק העיצובים לתוקף בשנת 2018. המונח ״מדגם כווריאנט״ וההגבלות שנדונו בהחלטה אינם תחליף לבדיקת דרישות הרישום כיום.
מהו עיצוב מוסף לפי חוק העיצובים כיום?
חוק העיצובים, התשע״ז–2017, קובע בסעיפים 52–60 הסדר של עיצוב מוסף ביחס לעיצוב עיקרי. לפי סעיף 52, אפשר לבקש רישום עיצוב מוסף כאשר מדובר באותו מוצר והמאפיינים החזותיים נבדלים רק בפרטים שאינם מהותיים, או כאשר מדובר במוצר אחר שמאפייניו החזותיים זהים לאלו של העיצוב העיקרי. סעיף 53 מאפשר רישום עיצוב מוסף אף אם הוא אינו חדש ובעל אופי ייחודי ביחס לעיצוב העיקרי בלבד; אין בכך פטור מבדיקת עיצובים אחרים שעלולים לשלול את הכשירות.
לפי סעיף 55, בעל העיצוב העיקרי רשאי לבקש רישום של עיצוב מוסף תוך ציון העיצוב העיקרי, והבקשה יכולה להיות מוגשת במקביל לבקשה העיקרית או במהלך תקופת תוקפו של העיצוב העיקרי. ככלל, תוקף העיצוב המוסף קשור לתוקף העיצוב העיקרי, בכפוף להסדרים המיוחדים בסעיף 60 במקרה של ביטול או מחיקה. ההשוואה בין ההסדרים מלמדת שאף שהמטרה דומה — לאפשר הגנה על גרסאות קרובות — התנאים בחוק החדש אינם זהים לרשימת התנאים ההיסטורית לרישום וריאנטים.
מה כדאי לבדוק לפני שמגישים בקשה לעיצוב דומה?
יש להשוות את המאפיינים החזותיים של שתי הגרסאות, לזהות את החלקים הפונקציונליים, לבדוק אילו עיצובים כבר פורסמו או נרשמו ולברר אם השינוי יוצר רושם כללי חדש ובעל אופי ייחודי. אם מדובר בגרסה קרובה של עיצוב קודם של אותו בעלים, ראוי לשקול האם נדרשת בקשה עצמאית או שניתן להיעזר במסלול העיצוב המוסף. להליך ההגשה ראו איך רושמים עיצוב בישראל?; ולסיוע בתכנון רישום גרסאות של מוצר ראו רישום מדגמים ועיצובים.
סקירת ההחלטה המקורית משנת 2012
החלטת סגנית רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ז'קלין ברכה בעניין השגה על דו"חות הבוחנת בבקשות לרישום מדגמים שהוגשו כולן על ידי חברת Victualic Company. החלטה מיום 12.7.2012.
העובדות: בקשות למדגמים הוגשו עבור "מחבר לצינור". הבקשות תובעות דין קדימה מבקשות אמריקאיות. בסיום בחינת כשירות הבקשות לרישום, סירבה הבוחנת לרשום את המדגמים בשל העדר חידוש או מקוריות לאור מדגם רשום קודם על שם אותה מבקשת.
תוצאות הההליך: נפסק כי בקשות לרישום מדגם 49080, 49082, 49289 ו-49310 תירשמנה כוריאנטים של מדגם רשום 47812. בקשה לרישום מדגם 49287 תירשם כמדגם עצמאי.
נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:
השוואת מדגמים לפי מבחן העין
ההשוואה בין המדגמים הנבחנים לבין המדגמים הקודמים תיעשה בהתאם ל"מבחן העין" של הצרכן. לעניין זה הצרכן הרלוונטי הינו בעל המקצוע בתחום, היינו השרברב הרוכש את המחברים מן הקטלוג של המבקשת.
על כן יש ליישם את מבחן העין על פי עינו של בעל המקצוע המרכיב את המחבר ולא של משתמש הקצה שלו.
יש לבחון האם ההבדלים בין החפצים הינם מינוריים, שכן החידוש צריך להיות משמעותי בשים לב לטיב החפץ, וכמות הידע הקודם בתחום.
השוואת מדגמים תוך התעלמות מרכיבים פונקציונאליים
ההשוואה נעשית בין החפצים בכללותם ואולם היא מתמקדת באותן תכונות שהן מושכות לעין, כאשר רכיבים פונקציונליים אינם מובאים בחשבון במסגרת ההשוואה. דהיינו, דמיון בין חלקים פונקציונליים לא יהיה בעוכריו של המדגם הנבחן ואילו שוני בין אותם רכיבים פונקציונליים לא יסייע.
נפסק כי אין הבדלים בין המדגם הרשום לבין החפץ בבקשה למדגם המצדיקים את רישומו כמדגם נפרד. ההבלים הקיימים אינם בתכונות המושכות את העין אלא הם נובעים מהבדלים פונקציונליים בין החפצים. על כן לא ניתן לרשום את מדגמים , 49082, 49289, 49310 כמדגם עצמאי ואין כל חידוש במדגם המבוקש.
ואולם, השוואה על פי מבחן העין של בקשה לרישום מדגם 49287 והמדגם הרשום 49078 מעלה כי ישנו הבדל נראה לעין ביניהם. עיקר ההבדל נעוץ בשני קווים אלכסוניים בולטים על פני הטבעות היוצרות את המחבר. נפסק כי יש בשני קווים אלה כדי ליצור רושם כללי שונה וזאת בשים לב למידת החופש הניתנת ליוצר בהתחשב בטיב החפץ. לנוכח האמור, הורה הרשם על רישום המדגם.
בחינת החידוש במדגמים הבנויים ממספר חלקים
כאשר חפץ מורכב ממספר חלקים, ניתן לרשום את החלק החדש בנפרד, רק במידה שמדובר בחפץ הנמכר בנפרד ואינו חלק חילוף גרידא. לעניין זה ראו גם החלטת הרשם בעניין בקשות לרישום מדגמים מס' 44701, 46834 ו-46835 א. פתיה בע"מ, פורסמה באתר רשות הפטנטים (2010) שם סירב הרשם לרשום חלקי חילוף של שקע הן מן הטעם שאינם נראים לעין בסחורה המוגמרת, והן מן הטעם שהם פונקציונליים שכן עליהם להתאים לחפץ השלם.
נפסק כי המדגם שנרשם בגין חלקי החפץ, מדגם מס' 49081, אינו מהווה יחידה עצמאית הנמכרת בנפרד. במצב דברים זה יהיה ברישום של שני המדגמים זה לצד זה משום כפילות, שכן פעם יירשם החפץ במלואו ופעם חלקי החפץ בנפרד, כאשר אין להם קיום עצמאי.
יש למנוע מצב בו יירשמו שני מדגמים זה לצד זה, כאשר אחד מהם הוא החפץ בשלמותו והשני חלקיו שאינם מהווים כשלעצמם "סחורה מוגמרת", כלשון הפקודה, ואינם אלא חלקי חילוף. לפיכך ניתן היה לסרב את רישום מדגם 49080 גם מטעם זה.
רישום מדגם כוריאנט
התנאים לרישום מדגם כוריאנט נקבעו בהחלטת הרשם בעניין בקשות לרישום מדגמים מס' 22424, 22433, 22783 ו-23767 קליל תעשיות בע"מ ואח', פורסמה באתר רשות הפטנטים (1997) (להלן: "החלטת הוריאנטים"). באותו עניין קבע כב' הרשם (כתוארו אז) כי הרשם מוסמך מכוח סעיף 31 לפקודה לרשום "מדגם נוסף או מדגמים נוספים, עם וריאנט או שינוי אחר שאינו נכלל במדגם המקורי הרשום, וזאת אם הבקשה לרישום המדגם הנוסף הוגשה בו זמנית (דהיינו באותו תאריך) עם הבקשה לרישום המדגם המקורי או לאחר מכן". הרשם קבע בהחלטתו האמורה מספר תנאים לרישום מדגם כוריאנט.
נפסק כי לנוכח העובדה שבקשה לרישום מדגם 49080 עומדת בתנאים שפורטו בהחלטת הוריאנטים לרישום כוריאנט וזאת, בין היתר, לנוכח העובדה שיש בחפץ שינוי שאינו נכלל במדגם המקורי הרשום, איני רואה מניעה לרשמו כוריאנט של מדגם 47812 וכך אני מורה.
בעניין בקשה לרישום מדגמים 22424, 22433, 22783 ו-23767 נקבעו התנאים הבאים לעניין זה:
(1) כל בקשה לרישום מדגם נוסף, תעמוד בפני עצמה ותיבחן בהתאם לתנאים שנקבעים בהמשך.
(2) הזכות לרשום מדגם נוסף ניתנת לאותו בעל מדגם על שמו נרשם המדגם המקורי, או על שמו הוגשה בקשה לרישום המדגם המקורי.
(3) המדגם הנוסף חייב להיות באותו סוג תחתיו נרשם המדגם המקורי או תחתיו הוגשה הבקשה לרישום המדגם המקורי.
(4) ההגנה המשפטית במסגרת הפקודה הניתנת למדגם נוסף שאין בו חידוש או מקוריות, תסתיים בו זמנית עם פקיעת תקפו של המדגם הרשום המקורי.
(5) קביעתי חלה אך ורק על מקרים שבהם יש צפיפות גדולה, כגון פרופילים.
(6) אם כי פרופורציות (להבדיל ממידות כשלעצמן) משנות את המראה הכללי ולפיכך מהוות וריאנט המאפשר רישומו של מדגם נוסף, יש לציין כי, ככלל, ניתן לרשום מדגם נוסף עם וריאנט, או שינוי אחר, שאין בו חידוש או מקוריות, אך ורק כאשר הוריאנט או השינוי האחר בולטים לעין המלומדת ברוח הדברים שנאמרו קודם תחת הכותרת "היבטים משפטיים". במקרה שהעין המלומדת אינה יכולה לאבחן וריאנט או שינוי אחר בלי "זכוכית מגדלת", או אפילו אם יש ספק בדבר, מדגם נוסף לא יירשם.
להעמקה על מדגם כווריאנט ועל עיצוב מוסף ראו יונתן דרורי ויותם וירז׳נסקי־אורלנד, דיני עיצובים ומדגמים (מהדורה שנייה, 2019), סעיפים 3.5.1, 3.5.2 ו־6.1.3.17.
מאמרים נוספים באשכול: רישום והגנה על עיצובים
איך רושמים עיצוב בישראל? | פרסום קודם באינטרנט: החלטת Tequila Cuervo | רישום עיצוב לאחר פרסום המוצר
