ביום 21.5.2008 הוגשה בקשה ע"י מר סאסן חודאדאדי לרישום סימן מסחר מעוצב בסוג 25 הכולל מפרשיות. ביום 17.6.2008 הוגשה בקשה ע"י חברת נאוטיקה לרישום סימן מסחר מעוצב בסוג 25 הכולל מפרשיות.
מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשים על הפעלת הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972. וההליך נדון בפני רשם סימני המסחר וביום 15.2.2012 ניתנה החלטה בהליך מפי הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני כספי.
הפוסקת קיבלה את טענות חברת נאוטיקה והורתה על המשך בחינתו של סימן מסחר של חברת נאוטיקה ועל סגירת תיק בקשה לסימן של מר חודאדאדי.
בנוסף נפסקו הוצאות בגין ניהול ההליך בסך 5,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:
הליך לבקשות מתחרות לסימני מסחר
בהליך בקשות מתחרות לפי הוראת סעיף 29(א) לפקודה, יכריע היושב בדין באשר לאיזו בקשה ימשך הליך הבחינה וכפועל יוצא, על סגירת תיקי הבקשות המתחרות. ההליך הינו בעל אופי 'לעומתי' היינו, בחינת סימן מסחר ביחס לסימן המתחרה.
לשם הכרעה בהליך זה יש להפעיל את שלושת מבחני העזר אשר עוגנו בפסיקה כמו גם במספר החלטות רשם (ראה למשל: ע"א 8987/05 מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ, פורסם בנבו (2007) וכן החלטה בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 186396, 188442, פורסם בנבו (2010)).
נוכח המסקנות הנובעות מהחלת מבחני העזר על נסיבות המקרה, נפסק כי יש להעדיף את רישום סימנה של חברת נאוטיקה על פני זה של מר חודאדאדי.
מבחן ראשון: מבחן מועדי הגשת הבקשות המתחרות לרישום
מר חודאדאדי הגיש את בקשתו לפני שחברת נאוטיקה הגישה את בקשתה. עם זאת, כבר נפסק לא אחת כי רק במקרים חריגים יוענק משקל מכריע למועדי הגשת הבקשות המתחרות.
בנסיבות העניין, הוגשה בקשת חברת נאוטיקה לרישום סימנה מספר שבועות בלבד לאחר שהוגשה הבקשה לרישום סימן מר חודאדאדי. הרשם לא סבר כי יש בכך כדי להצביע על שיהוי מטעם חברת נאוטיקה או על חוסר תום לב מצידה.
מבחן שני: מבחן היקף השימוש ערב הגשת הבקשות המתחרות
במסגרת זו יבחן היקף השימוש בסימנים בישראל עד למועד הגשת הבקשות. על היושב בדין לתת דעתו אף להיקף השימוש עד למועד הדיון בבקשות המתחרות, אולם בכך קיים חשש לשימוש אינטנסיבי מכוון, לאחר פתיחת הליך התחרות. יודגש כי אין עסקינן בהיקף השימוש בסימנים על רקע מימד הזמן בלבד, כי אם בהיקף שימוש אשר יעיד כי הסימן האחד רכש אופי מבחין מובהק יותר מהסימן המתחרה.
מר חודאדאדי לא עשה כל שימוש בסימן המסחר בישראל. חברת נאוטיקה מאידך, הצביעה על שימוש בסימן המפרשיות וצירפה פרסומים ומודעות בהן עשתה שימוש בסימן המבוקש בישראל, לצד שם החברה, הן למטרות שיווק ומכירות והן במסגרת הענקת חסות לאירועים כאלה ואחרים.
סימן מסחר מוכר היטב
סימן מסחר אשר הינו מוכר היטב נהנה ממעמד רם ומיוחד אשר עשוי להקנות לו עדיפות על פני סימני מסחר אשר אינם בעלי מוניטין נרחב כמותו. אי לכך, נדרשת מהטוען לבעלות בסימן מוכר היטב לצרף ראיות מובהקות התומכות בטענה זו. בין הקריטריונים אשר יחולו לבחינת היות סימן מוכר היטב נמצא את אלה: מידת ההיכרות של הציבור הרלבנטי עם הסימן, היקף ומשך השימוש בסימן והמשאבים שהושקעו בפרסומו, מידת אופיו המבחין של הסימן, מידת הייחוד (בלעדיות) של הסימן וכד'.
נפסק כי אין די בחומר הראיות אשר הוגש מטעם חברת נאוטיקה כדי לתמוך כדבעי בטענתה כי נכון למועד הגשת הבקשה היה סימן המפרשיות סימן מוכר היטב. בישראל המזהה את סימן המפרשיות עמה. הכרה בסימן מסחר כסימן מוכר היטב אינה יכולה להיות ואף אל לה להיות, בגדר "ידיעה שיפוטית". אי לכך, אין אלא לקבוע כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כדבעי כי סימן המפרשיות אשר נתבקש על ידה לרישום, הוא כשלעצמו, הינו מוכר היטב כמשמעותו בדין.
מבחן שלישי: מבחן תום הלב בבחירת הסימן ובעת השימוש בו
מבחן תום הלב, דן בשאלה האם אחד הצדדים בחר את הסימן המבוקש לרישום על מנת להיבנות ממוניטין של הסימן המתחרה או בכוונה לפגוע במוניטין זה. עדותו של מר חודאדאדי התגלתה כרווית פגמים ובשל כך נפגעה מהימנותה בעיני הרשם. נפסק כי קיים טעם לפגם בהתנהלות מר חודאדאדי, אף אם זו אינה עולה כדי חוסר תום לב מובהק.
רישום מקביל לפי סעיף 30 לפקודה
אין מחלוקת בין הצדדים כי בין שני הסימנים המתחרים קיימים אלמנטים דומים. אלא שלגרסת מר חודאדאדי, אין המדובר בדמיון מטעה שיש בו לגרום לתחרות בלי הוגנת במסחר ולפיכך אין מניעה להתיר את רישומם זה לצד זה. דין טענה זו להידחות שכן קיים ביניהם דמיון רב המתבטא במוטיב הדומיננטי בשני הסימנים הוא כמובן איור המפרשיות.
הרשם קיבל את חוות דעתו של מר חופשי, לפיה לאור העובדה כי איור המפרשיות הוא הרכיב הדומיננטי בסימנים המתחרים, נבלעים האלמנטים הנוספים (היינו הכיתוב: "Tre Vella" כמו גם הריבוע השחור) בסימן מר חודאדאדי, דבר המגביר את מידת הדמיון בין הסימנים.
בהינתן העובדה כי רישום הסימנים נתבקש ביחס לאותו הסוג (תחום הביגוד והלבשה) היינו המדובר באותן סחורות בדיוק, בקהל יעד זהה ובצינורות שיווק דומים, שולל הדמיון הניכר בין הסימנים המתחרים את יכולתם להירשם במקביל ולחיות זה לצד זה במרשם סימני המסחר. בנסיבות העניין, יש בדמיון המובהק בין שני הסימנים הבא לידי ביטוי באיור המפרשיות, כדי ליצור חשש להטעיית הציבור.
בנסיבות העניין, יש בכך לדעתי כדי לשלול אפשרות לרישום מקביל של שני הסימנים.
