הליך שנדון בבית משפט השלום בנצרת, בפני השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד. ביום 18.7.21 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: – המבקשת: אימפוטק פור יו בע"מ; – המשיבים: 1. טים6טק 2. אהוד דיין.
עובדות: בבעלות המבקשת סימן מסחר מעוצב BabyBeep בסוג 9 שתיאורו "מכשירים אלקטרוניים ותוכנות (אפליקציות) לאיתור ילדים ברכב ושידור אותות לנהג הרכב" שמספרו 294467.
המבקשת הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני, שיאסור על המשיבים לעשות כל שימוש בלוגו או בצירוף המילים Baby Beep בכל צורה; וכן, צו האוסר על המשך ניהול האתר בכתובת Baby Beep בארץ; וכן בקשה למתן צווי עיקול לרשות המכס ולחברות אשראי וסליקה.
לטענת המבקשת השימוש שעושים המשיבים במלל BabyBeep ובעיצוב דומה מפר את סימנה המסחרי, מאחר והוא דומה לסימנה המסחרי עד כדי הטעייה.
תוצאות ההליך: נדחתה בקשת המבקשת למתן צו מניעה זמני. נקבע, כי לא רק שהבקשה הוגשה בשיהוי מבלי שצורפו לה מלוא המסמכים שבידי המבקשת, אלא שהוכח העדר דמיון והעדר חשש להטעיה.
בנוסף נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסך של 5,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
שיהוי וניהול משא ומתן
נפסק כי בעל סימן מסחר רשום, אשר מגיש בקשה לסעד זמני בסמוך לאחר שנודע לו על הפרת זכויותיו לראשונה ומוכיח שזכותו הופרה לכאורה, יהיה זכאי לקבל סעד זמני שימנע את המשך הפרת זכותו הקניינית, ורק במקרים חריגים לא יקבל את הסעד המבוקש. בקשה כזו, נועדה למנוע פגיעה בזכויותיו של בעל הסימן הרשום. על בעל הסימן הרשום להגיש את הבקשה בתוך "זמן סביר" מהמועד שבו נודע לו לראשונה על מעשה ההפרה.
הליכי משא ומתן שקדמו להגשת הבקשה לצו המניעה הזמני, לא יחשבו כמקימים טענת שיהוי או השלמה שבשתיקה, אם הפניות למפר בעקבות ההפרה ולבית המשפט בעקבות כישלון המשא ומתן, נעשו בהזדמנות האפשרית הראשונה.
בענייננו, המבקשת המתינה תקופה של חודש ממועד ידיעתה על ההפרות הנטענות. כמו כן, לא ניתן להתעלם מכך שהמבקשת העלימה מעיני בית המשפט כי עורך דינה שלח בשמה מכתב התראה אל המשיבה 1 כמעט 3 חודשים לפני פנייתו לערכאות בעתירה לסעדים זמניים.
נקבע כי אין בסוגיית השיהוי כדי להטות את הכף לטובת המשיבים באופן נחרץ ומכריע, אך יש באמור עד כה כדי להשתלב במאזן הנוחות.
חובת גילוי בהליך לסעד זמני
בעל הדין העותר לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה זמני, שהוא סעד מן היושר, נדרש לפרוש בפני בית משפט תמונה מלאה בנוגע למערכת היחסים בין הצדדים ולצרף כל מסמך רלוונטי.
בעל דין אינו יכול לבחור את המסמכים שהוא מצרף לבקשתו, בהתאם לאינטרס הצר שלו, וככל שקיים ספק אם מסמך הוא רלוונטי, המבקש נדרש לצרף את המסמך ולתת לבית המשפט להכריע האם המסמך חשוב ורלוונטי.
בענייננו, המבקשת העלימה מסמך מהותי לליבת המחלוקת, לא רק באשר לעניין השיהוי, אלא גם בנוגע להיקף ההגנה של סימן המסחר הרשום שלה, באופן שיש בו כדי להקרין על ההגנות שעומדות למי שמיוחסת לו הפרה של הסימן הרשום, וגם על טענת ההטעיה והפגיעה במוניטין שעליה נשענת הבקשה למתן סעדים זמניים.
זכות לכאורה – דימיון מטעה לסימן מסחר
זכותו הקניינית הבלעדית של בעל סימן המסחר הרשום מתגבשת משילוב הוראת סעיף 64 ו- 46(א) לפקודה, כך שרישומו התקף של פלוני כבעל סימן מסחר מזכה אותו, על פי הוראת סעיף 46 לפקודה, בזכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס לטובין שלגביהם נרשם הסימן, בכפוף לתנאים ולסייגים שנרשמו בפנקס.
לכן יש לשאול את השאלה, האם הטובין שבקשר אליהם עשו המשיבים שימוש בסימן המסחר, הם "מאותו הגדר" של הטובין אשר בקשר אליהם נרשם סימן המסחר של המבקשת, זאת בשים לב להגדרת המונח "הפרה" אשר בסעיף 1 לפקודה.
המבחן המשולש
ברע"א 6658/09 מולטילוק נ' רב בריח (08) (פורסם בנבו, 12.1.2009) נקבע כי: "המבחן לקיומה של הפרה … הוא מבחן הדמיון המטעה. היינו יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור".
המבחן לקיומו של דמיון מטעה, הוא המבחן המשולש של המראה והצליל, סוג הסחורות וחוג הלקוחות, בעילה של הפרת סימן מסחר, זהה בעיקרו לזה הנוהג לגבי יסוד ההטעיה בעוולה של גניבת עין, לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות. מטרתו של ההסדר הינה כפולה- מצד אחד, הגנה על הציבור מפני הטעיה, ומצד שני, הגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש.
על-מנת לבחון את הדמיון המטעה אנו משתמשים 'במבחן המשולש':
(1) מבחן המראה והצליל אשר משווה את החזות והצליל של שני הסימנים על-מנת לבחון את מידת הדמיון ביניהם, תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם, אף שהם כוללים רכיב משותף והוא תיאורי במהותו; מתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים; מתן דגש לכך שזכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם, וכאשר המשקל היחסי אשר יש לתת להיבט החזותי, לעומת סוגיית צלילם של הסימנים, תלוי בנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה (כגון מוצר מדף או מוצר באמצעות מוכר דרך פרסום);
(2) מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות אשר עוסק בהשפעת סוג המוצרים על מידת הסכנה להטעיה, כגון מוצרים בעלי חשיבות המצריכים בדיקה מקדימה, וסוג הלקוחות כגון לקוחות בעלי כושר הבחנה מפותח יותר;
(3) יתר נסיבות העניין אשר משמש כמבחן לוואי המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה, שלא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים, כגון מידת הפרסום שממנו נהנה הסימן המהווה עילה להתנגדות.
מידת הגנה של סימן בהתאם לקטגוריה שלו
מקובל להבחין בין ארבעה סוגי שמות: שמות גנריים, שמות תיאוריים, שמות מרמזים ושמות שרירותיים או דמיוניים. שיוכו של שם לאחת הקטגוריות משפיע על עוצמת ההגנה המוענקת לו על-פי דיני סימני המסחר.
בית המשפט התמקד ביישום מבחן "סכנת ההטעיה". בסימני המסחר, נעשה שימוש במילים "baby" ו- "beep", בעוד שההבדלים ביניהם נמצאים בשימוש באות capital לעומת אות small וכן בעיצוב הויזואלי של כל אחד מהם.
כאשר המבקשת רצתה לרשום את סימן המסחר שלה, היא בעצמה עשתה אבחנה בין סימן מסחר קודם רשום אחר תחת הכיתוב "babeep", לבין סימן המסחר שלה אשר נשא את הכיתוב "BabyBeep", ואף יישמה את המבחנים המקובלים בשאלת הדמיון בין סימני מסחר והחשש להטעיה, שעה שהטעימה המבקשת בעצמה את ההבדלים בין השמות באופן היוצר אבחנה ביניהם.
בית המשפט ציין כי לא בכדי הסתירה המבקשת מעיני בית המשפט בעת הגשת הבקשה במעמד צד אחד, את המכתב העוסק בבעל סימן רשום נוסף הקודם בזמן לסימן הרשום של המבקשת.
נקבע כי מלבד מבחן הצליל, אשר בענייננו לא ניתן לומר כי הוא אינו מתקיים (קיימת זהות בין ההיגדים "BabyBeep" לעומת "babybeep" מבחינת הצליל), כל האבחנות האחרות אשר המבקשת הפעילה בעצמה בעת רישום הסימן שלה, מובילות לכאורה להעדר דמיון והעדר חשש להטעיה. מדובר בעיצובים שונים; איור שונה; צבעים שונים; העדרו של סלוגן בסימן של המבקשת, לעומת קיומו של סלוגן; קיים דמיון בפונט עצמו, אך תוך שימוש באות small letter לעומת capital letter ביחס לאות b לעומת האות B; העדר דמיון בשל שיטת הפעלה שונה- מוצר שאינו מבוסס על אפליקציה, לעומת מוצר אחר המבוסס על אפליקציה וחיבור לרשימת אנשי קשר. מבחני החזות והצליל לכאורה אינם מובחנים בצורה מספקת, ככל שהם קשורים לצירוף ההיגד Baby ו-Beep. עם זאת, לא כך הוא באשר ליתר המבחנים.
נקבע כי החשש להטעיה נחלש גם על-ידי העיון בשתי האריזות של מוצרי המבקשת והמשיבה. מעיון זה עולה כי לא קיים דמיון באריזות של שני המוצרים, מכיוון שמדובר בשוני בולט. אמנם על-פי הפסיקה, בהפרת סימן מסחר רשום, שוני באריזות הוא בעל משקל נמוך, אך בענייננו השוני באריזות הוא בולט, וכשהוא מצטרף ליתר ההבדלים בין המוצרים, נשלל החשש להטעיה. כמו כן, גם המוצרים עצמם הם שונים.
מאזן הנוחות
המבקשת לא הביאה ראיות לכאורה לקיומו של פוטנציאל הטעיה, כלומר שהשוק המקומי מכיר את המוצר שלה, ואם יתקל במוצר של המשיבים הוא עלול לטעות ולחשוב כי משווק לו מוצר של המבקשת. המבקשת הסתפקה בלטעון כי היא בעלת מוניטין בתחום, אך לא הציגה ראיות לכאורה להוכחת האמור ולכן אין בפני בית המשפט תשתית לכאורית המבססת את הטיעון, כי לצרכן והגולש הישראלי קיימת היכרות עם מוצריה של המבקשת, באופן שעלול להביא לפגיעה בסימן המסחר הרשום לטובתה ובמוניטין שלה.
כמו כן, שני הצדדים לא צירפו ראיות לכאורה לגבי היקף הנזק שייגרם להם, במידה והצו לא יינתן. לעומת זאת, ממסמכים שצירפו המשיבים, שאושרו בפועל על-ידי המבקשת, עולה כי הנזק שייגרם למבקשת אינו גבוה בהכרח מהנזק שייגרם למשיבים, מכיוון שעל פי תקנות הוראת השעה, ישנה חובה לאישור ההתקן על ידי משרד התחבורה. בעוד שלמשיבה 1 ניתן אישור שכזה, המבקשת לא מחזיקה כרגע באישור ממשרד התחבורה. אמנם זה לא מונע מהמבקשת לשווק את המוצר שלה, אך לעת הזו- המוצר לא עונה על דרישת תקנות התחבורה (עד לקבלת אישור), ועקב כך נגרעו מקהל הלקוחות שלה הלקוחות שירכשו את המוצר העונה על דרישת התקנות.
סמכות עניינית
מתעורר ספק בדבר סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בתביעה, לאור האמור בסעיף 18 לפסק דינו של בית המשפט העליון שניתן לאחרונה בעניין אילה פלסט, לנוכח קיומה של הוראת חוק ספציפית (סעיף 63ב לפקודת סימני מסחר) אשר מקנה סמכות לבית המשפט המחוזי והחלתו של מבחן העילה על ענייננו (להבחין ממבחן הסעד על פי הלכת גבריאל). עם זאת, לאור העולה מפסק הדין בהלכת גבריאל, שבגדרה אישר בית המשפט העליון פסיקה קיימת, אשר סעדיה הם מתחום סימני המסחר שבפקודה (גם שאינם כספיים כאשר שווים הכולל בגדר סמכות ערכאת שלום), ומכיוון שמדובר בבקשה לסעד זמני, בית המשפט לא מצא מקום להורות על דחיית הבקשה מטעם זה בלבד ושאלת הסמכות העניינית מקומה להתברר בהמשך.
