בפסק הדין Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) (בית המשפט העליון של ארצות הברית, 2.6.2014), ביטל בית המשפט העליון, פה אחד ובחוות דעתה של השופטת רות ביידר גינסבורג, את פסק הדין של בית המשפט הפדרלי לערעורים והחזיר אליו את הדיון. נפסק כי תביעות פטנט חייבות לאפשר לבעל מקצוע בתחום להבין את גבולות האמצאה בוודאות סבירה (reasonable certainty), לאחר קריאת התביעות לאור הפירוט והיסטוריית הבחינה. בכך נדחה המבחן המקל שלפיו רק תביעה שאינה ניתנת לפרשנות או שנותרה ״עמומה באופן בלתי ניתן לפתרון״ תיפסל מחמת חוסר בהירות. בית המשפט העליון לא קבע אם תביעות הפטנט של Biosig עצמן בהירות דיין, אלא הורה לבחון זאת מחדש לפי המבחן שקבע.
הרקע העובדתי: מדידת דופק באמצעות אלקטרודות במכשיר כושר
הסכסוך נסב על פטנט אמריקאי מספר US 5,337,753, שניתן בשנת 1994 והזכויות בו הועברו לחברת Biosig Instruments. הפטנט תיאר מד דופק המותקן על מכשיר כושר ומבקש להפחית הפרעות הנוצרות בעת מדידת אותות חשמליים מן הגוף. אותות הלב, המכונים ECG, עלולים להיבלע ברעשים חשמליים המגיעים מפעילות שרירי הידיים, המכונים EMG. הפתרון שהתביעה תיארה התבסס על מדידה באמצעות שתי אלקטרודות בכל אחד מצדי מוט אחיזה ועל מעגל הכולל מגבר הפרשים, המאפשר להפחית את רכיב הרעש מן המדידה.
התביעה הראשונה תיארה, בין היתר, אלקטרודה פעילה ואלקטרודה משותפת בכל אחד מחצאי מוט האחיזה, המותקנות in spaced relationship with each other, כלומר במרווח או ביחס של ריחוק זו מזו. התביעה לא נקבה בערך מספרי מדויק של המרחק. מכאן התעוררה השאלה המשפטית: האם בעל מקצוע הקורא את התביעות, את התיאור ואת השרטוטים מסוגל לדעת איזה מרווח בין האלקטרודות נכלל בפטנט, או שמא הניסוח מותיר את תחום ההגנה בלתי ברור.
לטענת Biosig, חברת StairMaster מכרה מכשירי כושר שהשתמשו בטכנולוגיה בלי רישיון, וחברת Nautilus המשיכה בכך לאחר שרכשה את המותג. בשנת 2004 הגישה Biosig תביעת הפרת פטנט. במהלך ההתדיינות ביקשה Nautilus ממשרד הפטנטים האמריקאי לבחון מחדש את הפטנט על בסיס פרסומים קודמים, ובהם פטנט של Fujisaki. במסגרת הבדיקה הציגה Biosig הסבר של הממציא, ד״ר Gregory Lekhtman, שלפיו המרחק בין האלקטרודות, צורתן ומידותיהן מותאמים למכשיר ולמפעיל, תוך התאמת המערכת להשגת ביטול יעיל של רעשי EMG. בשנת 2010 אישר משרד הפטנטים את כשירות התביעות שנבחנו, אך שאלת בהירות הניסוח המשיכה להתברר בבית המשפט.
התפתחות ההליך: מן המחוזי לבית המשפט העליון
לאחר חידוש תביעת ההפרה נערך בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק דיון בפרשנות תביעות הפטנט, בהתאם למתכונת שנקבעה בעניין Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996). הצדדים הציגו פרשנויות שונות לביטוי המתייחס למרווח בין האלקטרודות. בית המשפט המחוזי נתן לביטוי פרשנות שאינה קובעת מרחק מספרי או יחס קבוע לרוחב האלקטרודות, ולאחר מכן קיבל את בקשת Nautilus להכרעה מקדמית שלפיה התביעה בלתי מסוימת ואינה עומדת בדרישת הבהירות של חוק הפטנטים האמריקאי.
בית המשפט הפדרלי לערעורים הפך בשנת 2013 את ההחלטה. הוא הסתמך על מבחן שלפיו תביעה תיפסל מחמת חוסר בהירות רק אם אינה ניתנת לפרשנות (not amenable to construction) או שהיא עמומה באופן שאינו ניתן לפתרון (insolubly ambiguous). לפי ניתוחו, הדרישה לאחיזת שתי האלקטרודות בכל יד, תכלית הפרדת האותות וההסברים בפירוט העניקו לבעל מקצוע נקודות אחיזה מספקות להבנת המרווח הנתבע.
Nautilus עתרה לבית המשפט העליון בטענה שהמבחן המקל יוצר תחום עמום של אי־ודאות גם במקרים שבהם קיימת פרשנות כלשהי לתביעה, אך גבולות הזכות נשארים בלתי צפויים. הערעור לבית המשפט העליון עסק בראש ובראשונה בשאלה מהי מידת הוודאות שחוק הפטנטים דורש, ולא בבחינה עצמאית של הראיות הטכנולוגיות שממנה נגזרת מידת ההפרה.
דרישת הבהירות בסעיף 112 לחוק הפטנטים האמריקאי
המקור לדרישת הבהירות הוא סעיף 112 לחוק הפטנטים האמריקאי, 35 U.S.C. § 112. בעת הדיון חל על הפטנט הנוסח הישן של סעיף 112, פסקה שנייה, והוא מקביל בעיקרו לסעיף 112(b) בנוסחו המאוחר. הסעיף מחייב את המבקש לסיים את הפירוט בתביעה אחת או יותר המצביעות באופן מסוים וברור על נושא האמצאה שלגביו מתבקשת הגנה.
לתביעות הפטנט תפקיד כפול. הן מגדירות את גבולות הזכות שהמדינה מעניקה לבעל הפטנט, ובו בזמן מאפשרות למתחרים להבין אילו מוצרים, שיטות ופעולות נותרו מחוץ לתחום המונופולין. בית המשפט העליון הדגיש כי חוסר בהירות מוגזם עלול להרתיע גורמים אחרים מלפתח פתרונות חלופיים, משום שאין באפשרותם להעריך מראש אם פעילותם תיחשב הפרה. העובדה שהתביעה ניתנת לפרשנות כלשהי אינה מספיקה אם הפרשנות אינה מבהירה את גבולות ההגנה במידה סבירה.
מבחן ה־Reasonable Certainty: ודאות סבירה ולא די בפרשנות אפשרית
שלושת מקורות הפרשנות והנקודה בזמן שבה נבחנת הבהירות
לפי ההלכה שנקבעה בעניין Nautilus, תביעה תהיה בלתי מסוימת אם אינה מודיעה לבעלי מקצוע בתחום, בוודאות סבירה, מהו היקף האמצאה הנתבעת. המבחן מחייב לקרוא את התביעה לאור הפירוט המלא של הפטנט ולאור היסטוריית הבחינה (prosecution history), כלומר המסמכים והטענות שהוחלפו במהלך הליך קבלת הפטנט. נקודת המבט היא של בעל מקצוע בתחום הטכנולוגי הרלוונטי, ולא של קורא שאינו בקיא בתחום. את הבהירות יש לבחון על רקע הידע שהיה קיים בעת הגשת בקשת הפטנט, ולא לפי מידע שנצבר רק לאחריה.
השימוש בהיסטוריית הבחינה משמעותי במיוחד כאשר מבקש הפטנט ביקש להתגבר על פרסום קודם באמצעות הגבלה או הסבר של רכיב מסוים בתביעה. הסברים אלה עשויים להבהיר את הגבולות שנבחרו, אך הם גם עשויים לחשוף חוסר עקביות או אי־ודאות ביחס למה שהמבקש מבקש לשמור לעצמו. פרשנות המתעלמת מן ההסברים שניתנו לרשות הפטנטים עלולה להעניק למונח התביעתי משמעות שונה מזו שעליה הסתמכו הבוחן והציבור.
מדוע נדחה מבחן העמימות הבלתי ניתנת לפתרון?
המבחן הישן אפשר לקיים תביעות פטנט כל עוד ניתן לחלץ מלשונן משמעות סבירה כלשהי. בית המשפט העליון ראה בכך אמת מידה המקלה יתר על המידה עם בעלי פטנטים. מבחן כזה אינו מבחין היטב בין תביעה שניתנת להבנה בגבולות צפויים לבין תביעה שניתן לייחס לה כמה פירושים סבירים, המובילים להיקפי הגנה שונים באופן משמעותי. לפיכך נדחו הביטויים insolubly ambiguous ו־amenable to construction כאמת מידה מספקת לדרישת סעיף 112.
בית המשפט הסביר שדרישת הבהירות נועדה גם לצמצם את התמריץ של מבקשי פטנט להשתמש בניסוחים עמומים שיאפשרו להם, לאחר הענקת הפטנט, לטעון להגנה רחבה בהתאם למוצר של המתחרה. בהיעדר בדיקה משמעותית של בהירות התביעות, בעל הפטנט עלול ליהנות מאי־הוודאות בעוד שהמתחרים הם הנושאים במחיר המסחרי והמשפטי שלה.
ודאות סבירה אינה מחייבת דיוק מתמטי
הדרישה אינה שכל תביעה תכיל גבולות מספריים או נוסחה שתהיה זהה בכל מימוש טכנולוגי. בית המשפט הכיר בכך שלשון בני אדם אינה מאפשרת דיוק מוחלט, וכי התחום הטכנולוגי וידיעותיו של בעל המקצוע משפיעים על מידת הפירוט האפשרית. תביעה שעניינה יחסים בין רכיבים, טווחים הניתנים להתאמה או תנאי פעולה יכולה לעמוד בדרישה גם בלי לנקוב במספר אחד, אם הפירוט והידע המקצועי מאפשרים לזהות את גבולותיה בוודאות סבירה.
בהקשר זה הוזכרה ההלכה Minerals Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261 (1916), שבה הודגש כי מידת הוודאות הנדרשת נקבעת באופן סביר בהתחשב בנושא האמצאה. אין אפוא הצדקה לפסול כל ביטוי יחסי, אך גם אין להצדיק תביעה עמומה בכך שבעל מקצוע מסוגל להציע לה פרשנות אפשרית אחת מתוך כמה פרשנויות מתחרות.
הקשר בין בהירות תביעות לבין חזקת תוקף הפטנט
הדיון ב־Nautilus נגע גם ליחס שבין דרישת הבהירות לבין חזקת התוקף של פטנט רשום, הקבועה בסעיף 282 לחוק האמריקאי. בית המשפט הפדרלי לערעורים ראה במבחן המקל דרך לכבד את חזקת התוקף. בית המשפט העליון הבהיר כי החזקה אינה משנה את מידת הבהירות שסעיף 112 דורש. אין לנצל את עצם הענקת הפטנט כדי להכשיר גבולות לא ברורים של הזכות.
יש להבחין בין אמת המידה המהותית של ודאות סבירה לבין רמת ההוכחה הדרושה לטענת בטלות במסגרת הליך משפטי. ביחס לאחרונה הדין האמריקאי מחייב, ככלל, ראיות ברורות ומשכנעות להוכחת אי־תוקף של פטנט רשום, בהתאם ל־Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91 (2011). בית המשפט העליון לא הכריע ב־Nautilus בשאלות מסוימות הנוגעות להשלכותיה של חזקת התוקף על קביעות עובדתיות מסייעות למבחן המסוימות.
האם המרווח בין האלקטרודות היה בלתי ברור? ההבחנה בין 2014 להכרעה ב־2015
בית המשפט העליון נמנע מלהכריע אם הביטוי in spaced relationship with each other עומד בעצמו במבחן החדש. Nautilus טענה שהביטוי עשוי לתאר מרווחים שונים עד כדי היקפים מתחרים של הזכות; Biosig טענה שהשילוב בין התביעות, השרטוטים, תפקיד האלקטרודות ומנגנון סינון האותות יוצר מסגרת טכנולוגית ברורה דיה. בית המשפט העליון העדיף להשאיר לערכאת הערעורים את יישום המבחן על חומר הראיות.
בהמשך ההליך, בפסק הדין Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc., 783 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2015) מיום 27.4.2015, קבע בית המשפט הפדרלי לערעורים כי התביעות הנדונות עומדות גם במבחן הוודאות הסבירה, והותיר על כנה את ביטול החלטת המחוזי בדבר אי־מסוימות. הוא הסתמך על הראיות הפנימיות של הפטנט, על הצורך בהפרדת האותות ועל הקשר שבין המרווח, אופן האחיזה והתוצאה הטכנית המבוקשת. לפי הכרעתו, בעל מקצוע מסוגל להבין בוודאות סבירה את גבולות המרווח הנתבע, אף שהפטנט אינו קובע מידה מספרית אחת.
השתלשלות זו מדגימה את אופיה של הלכת Nautilus: המבחן מחייב בהירות ממשית, אך אינו הופך כל מונח יחסי או פונקציונלי לפגם הפוסל פטנט.
ההבחנה בין חוסר בהירות, היעדר גילוי מספיק ופרשנות תביעות
בהירות תביעות (definiteness) נוגעת לאפשרות לזהות את גבולות ההגנה הנתבעת. לעומתה, דרישת הגילוי המספיק (enablement) מתמקדת בשאלה אם הפירוט מעניק לבעל מקצוע מידע שיאפשר לו לבצע את האמצאה כנדרש בדין. תביעה עשויה להיות בהירה בגבולותיה אך לחסר תיאור המאפשר ביצוע, או לכלול פירוט שמסביר היטב כיצד פועל מנגנון מסוים אך משאיר את היקף המונופולין לא ברור. אלה שאלות נפרדות, גם כאשר הן נשענות על אותם מסמכים טכנולוגיים.
פרשנות תביעות היא מלאכה מקדימה וחיונית לבחינת מסוימות, אך האפשרות לפרש מונח אינה מוכיחה בהכרח שהוא עומד בדרישת הבהירות. בתי המשפט יכולים להיעזר בפירוט, בשרטוטים ובהיסטוריית הבחינה כדי לברר את לשון התביעה; הם אינם רשאים להחליף נוסח עמום בנוסח חדש שמעניק לבעל הפטנט היקף הגנה שלא נבע מן המסמכים במועד הרלוונטי.
להיבטים המעשיים של הגדרת רכיבי האמצאה, ניסוח התביעות וביסוסן בפירוט ראו את המדריך המרכזי לניסוח פטנט. כאשר טענת אי־בהירות מתעוררת במהלך סכסוך, היא עשויה להשפיע על ההכרעה בתוקף הפטנט ובהפרתו, סוגיות הנדונות גם במדריך להפרת פטנט בישראל ובמסגרת תחום העיסוק בתביעות פטנטים.
היחס לדין הישראלי ולבחינת תביעות פטנט
המבחן שנקבע ב־Nautilus הוא הלכה אמריקאית לעניין סעיף 112 לחוק הפטנטים בארצות הברית. בישראל יש לבחון את בהירות התביעות לפי סעיף 13 לחוק הפטנטים, תשכ״ז–1967, הדורש שתביעות הפטנט יגדירו את האמצאה וינבעו באופן סביר מן המתואר בפירוט, ולפי תקנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים, המחייבת ניסוח תמציתי וברור. גם הנחיות הבחינה של רשות הפטנטים מדגישות כי יש לנתח את גבולות האמצאה מתוך התביעות לאור יתר חלקי הבקשה. הוראות הרשות למגישי בקשות פטנט מתייחסות במפורש לדרישת התביעה הברורה ולהגדרת התכונות הטכניות של האמצאה.
בספר יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), סעיף 5.3.2, נדונה פרשנות התביעות כמכלול, תוך הדגשת היחס בין לשון התביעות לבין התיאור והשרטוטים והחשיבות של גבולות ההגנה עבור הציבור. הספר מנתח את הפסיקה הישראלית, ובכללה עניין צוק אור ועניין Hughes Aircraft, ומציג את הגישה שלפיה התביעות הן המגדירות את המונופולין, גם כאשר נעזרים בתיאור לשם הבנתן.
בדוגמה ישראלית נוספת, בהחלטה בעניין קמטק נ׳ אורבוטק, נדונו ליקויים בהגדרת רכיבי האמצאה ובהירות התביעות בצד שאלת ההתקדמות ההמצאתית. הקישור בין הדברים מלמד כיצד נוסח התביעה עשוי להיות בעל משמעות הן בשלב הבחינה וההתנגדות והן בהליך משפטי מאוחר, אם כי אין לייחס להחלטה הישראלית יישום ישיר של פסק הדין האמריקאי שניתן לאחריה.
גם בתוך הדין האמריקאי קיימת הבחנה בין בחינת בקשה שטרם ניתנה לבין בדיקת תוקפו של פטנט רשום בבית משפט. הנחיות MPEP §2173 של משרד הפטנטים האמריקאי מסבירות כי בשלב הבחינה ניתן לבחון את התביעות על פי הפרשנות הסבירה הרחבה ביותר לאור הפירוט, בעוד שלאחר הענקת הפטנט נבחנת מסוימותן לפי מבחן Nautilus ועל בסיס היסטוריית הבחינה שהתגבשה. הדיוק הנדרש הוא משפטי וטכנולוגי כאחד; הוא אינו נבחן באמצעות ספירת מילים או הוספת ערכים מספריים ללא הצדקה.
המשמעות המעשית של פסק הדין
בעת ניסוח בקשת פטנט, שימוש בביטויים כגון ״מרווח מתאים״, ״במידה מספקת״ או ״בקירוב״ אינו פסול כשלעצמו. עם זאת, יש לוודא שהתביעות והפירוט מעניקים לבעל המקצוע אמות מידה המאפשרות להבין באילו תנאים מתקיים הרכיב הנתבע ומתי הוא אינו מתקיים. כאשר גבולות ההגנה תלויים בקשר בין רכיבים, בתוצאה של תהליך מדידה או בתנאי פעולה משתנים, ראוי להסביר בפירוט את הקשר הזה ולתמוך בו בדוגמאות טכנולוגיות ובשרטוטים במידה הנדרשת.
בניתוח פטנט רשום לצורך אכיפה, התנגדות או טענת בטלות, שאלת המסוימות אינה מסתיימת באיתור מילה מעורפלת. יש לקרוא את התביעות כמכלול, לבחון את ההגדרות בפירוט ואת עמדות המבקש במהלך הבחינה, ולהעריך את גבולות הזכות מנקודת מבטו של בעל מקצוע בתחום במועד הגשת הבקשה. זהו האיזון שביסוד Nautilus: להעניק הגנה לאמצאה שתוארה במידה מספקת, בלי לחייב מתחרים לפעול בתוך תחום של אי־ודאות משפטית שאי אפשר להעריכו מראש.
המקורות הישירים להכרעה הם פסק הדין Nautilus v. Biosig מיום 2.6.2014, וכן הנוסח הרשמי בכרך 572 של United States Reports. את הכרעת היישום שניתנה בשנת 2015 יש לקרוא בנפרד.
להעמקה מקצועית: ניסוח, פרשנות ותוקף פטנטים
ניסוח בקשות ותביעות פטנט | קמטק נ׳ אורבוטק – עמימות תביעות | הפרת פטנט בישראל | תביעות פטנטים
