טראקספוינט נ' ווקאאוט - מחיקת עילת עשיית עושר לצד עיצוב רשום ובקשות פטנט

בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 6091-02-20 TRACXPOINT LLC ואח' נ' ווקאאוט בע"מ ואח' (15.1.2021), קיבלה השופטת אילת דגן בקשה למחיקת עילת עשיית עושר ולא במשפט מתביעה שעניינה מערכת לעגלת קניות חכמה. התובעות הסתמכו הן על עיצוב רשום מספר 64056 והן על בקשות פטנט המתייחסות לטכנולוגיה שבבסיס המוצר. בית המשפט קבע כי לא ניתן להשתמש בעילת עשיית עושר כדי לעקוף את ההסדר המיוחד של חוק העיצובים או את האיזון שנקבע בחוק הפטנטים לגבי אמצאה שבקשת הפטנט שלה עדיין בבחינה. העילה נמחקה, אך התביעה עצמה לא סולקה, והעילות האחרות נותרו להמשך בירור. התובעות חויבו בשכר טרחת הנתבעים בסך 10,000 ש"ח.

החלטה זו היא המשך להחלטת ביניים מאותו תיק: ביום 21.2.2020 דחה בית המשפט בקשה לצו מניעה זמני בגין העיצוב הרשום 64056, לאחר שמצא ליקויים בהצגת שרטוטי הרישום ובתשתית הראייתית להעתקה, ובחן את מאזן הנוחות. ראו את הסקירה הנפרדת טראקספוינט נ' ווקאאוט – דחיית צו מניעה זמני. ההחלטה הנוכחית מיום 15.1.2021 אינה הכרעה חוזרת בבקשת הצו, אלא החלטה שונה העוסקת בקיומה של עילת עשיית עושר.

העגלה החכמה והזכויות שעליהן נסמכה התביעה

חברות טראקספוינט פיתחו, לטענתן, התקן המותקן על עגלת קניות ומאפשר לסרוק מוצרים תוך כדי הכנסתן לעגלה, באמצעות טכנולוגיה ומצלמות, כך שהצרכן יכול להשלים את הרכישה בלי לעבור בקופה. הן טענו שווקאאוט ונתבעים נוספים העתיקו את עיצוב ההתקן ואת הפתרון הטכנולוגי.

התובעות הגישו בקשה לרישום עיצוב מספר 64056 ביום 21.8.2019, והוא נרשם ביום 9.2.2020. במקביל הוגשו בקשות פטנט בישראל ובמדינות נוספות בנוגע לאמצאות שבבסיס המערכת. הבקשות הישראליות עדיין היו בבחינה במועד ההחלטה.

בשלב מוקדם הוגשה בקשה לצו מניעה זמני, שנדחתה ביום 21.2.2020. לאחר מכן, ביום 14.5.2020, הוגש כתב תביעה מתוקן שבו נכללו טענות להפרת עיצוב רשום, גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. הנתבעים ביקשו למחוק את עילת עשיית העושר, בטענה שהמסלולים הסטטוטוריים שנבחרו מסדירים את הזכויות והתרופות ואין להוסיף עליהם מסלול שיורי בגין אותה העתקה נטענת.

האם ניתן למחוק עילה אחת בלי לסלק את התביעה כולה?

התובעות טענו כי מחיקה על הסף של עילת תביעה היא צעד קיצוני וכי יש לברר תחילה את המחלוקות העובדתיות. הן גם טענו שאין למחוק עילה בודדת במנותק מן התביעה כולה. השופטת דחתה טענה זו. בית המשפט מוסמך לנהל את ההליך ביעילות ולמחוק עילה שאינה יכולה להקים סעד לפי הדין, גם כאשר עילות אחרות ממשיכות להתברר.

ההחלטה הבחינה בין ההנחה הדיונית שלפיה העובדות הנטענות בכתב התביעה עשויות להתברר כנכונות לבין השאלה אם עובדות אלה, אפילו יוכחו, מקימות עילה משפטית. כאשר המחסום הוא משפטי ואינו תלוי בשמיעת ראיות נוספת, אין הכרח להשאיר עילה שאינה יכולה להועיל לתובע.

סעיף 2 לחוק העיצובים והניסיון להוסיף עילת עשיית עושר

סעיף 2 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017, קובע את ייחוד ההסדר של זכויות בעיצוב. בית המשפט הפנה גם לפסק הדין בע"א 3425/17 Nestlé נ' אספרסו קלאב, שבו נותחה תכלית ההסדר על רקע הלכת א.ש.י.ר. כאשר תובע מבקש להגן מפני העתקת עיצוב רשום, העילה והסעדים צריכים להתברר במסלול שקבע חוק העיצובים, ולא בדרך של הענקת אותה זכות בעזרת דיני עשיית עושר הכלליים.

השופטת ציינה כי התובעות עצמן הודיעו בדיון בבקשה לצו מניעה זמני, לאחר רישום העיצוב, שהעילה של עשיית עושר מתייתרת. אף על פי כן החזירו אותה לכתב התביעה המתוקן. בנסיבות אלה לא נמצאה הצדקה להותיר את העילה לצד תביעת ההפרה של העיצוב הרשום.

הקביעה אינה שוללת אפשרות לתבוע על בסיס עובדות עצמאיות שמקימות עילה אחרת. היא עוסקת בניסיון להעניק סעד של עשיית עושר בשל עצם העתקתו הנטענת של העיצוב המוגן, כאשר חוק העיצובים כבר קובע הסדר מיוחד לעניין זה. תנאי ההפרה והסעדים עצמם נדונים במדריך תביעת הפרת עיצוב בישראל.

מדוע אין לתבוע על הפרת בקשת פטנט שעדיין בבחינה באמצעות עשיית עושר?

החלק השני של ההחלטה עסק באמצאות הטכנולוגיות. סעיף 179 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, מגביל הגשת תביעת הפרה לתקופה שלאחר מתן הפטנט, תוך הסדרת האפשרות לפצות על פעולות שנעשו בתקופת הביניים במקרים הקבועים בחוק. סעיף 183 מאפשר לבית המשפט להביא בחשבון, במסגרת הפיצויים על הפרת פטנט, גם את הרווחים שהפיק המפר.

הנתבעים הסתמכו על ההכרעה ברע"א 6025/05 Merck נ' טבע, שבחנה את השימוש בדיני עשיית עושר בתקופה שבה טרם הוכרע אם יש להעניק פטנט. בית המשפט קיבל את ההיגיון שמאחורי ההלכה: כל עוד בקשת הפטנט תלויה ועומדת, לא ידוע אם האמצאה כשירת פטנט ומה היקף הזכות שתינתן בה, אם בכלל. הענקת הגנה דומה באמצעות עשיית עושר עלולה לעקוף את הליך הבחינה ולהפר את האיזון שבחר המחוקק בין זכויות מבקש הפטנט לחופש הפעולה של מתחריו.

התובעות ניסו להבחין בין שלב בחינת בקשת הפטנט לבין שלב ההתנגדויות שאליו התייחסה פרשת Merck. השופטת לא קיבלה את האבחנה וקבעה כי העיקרון חל גם בתקופת הבחינה. העובדה שההליך עשוי להתמשך אינה מקנה למבקש זכות לתבוע כאילו כבר ניתן פטנט. בהתאם לכך נמחקה גם הטענה לעשיית עושר בגין ההעתקה הנטענת של האמצאות הכלולות בבקשות הפטנט.

השלכות דיוניות של ניהול תביעה במקביל לבחינת פטנט

בהחלטה הודגש שבירור עילת עשיית העושר היה מחייב את בית המשפט לשמוע חוות דעת מומחים על חידוש והתקדמות המצאתית בשעה שבקשות הפטנט נבחנות באותו זמן בידי רשות הפטנטים. התוצאה עלולה להיות הליכים כפולים ואף הכרעות סותרות. לפי הנתונים שהוצגו לבית המשפט, בוחנת הפטנטים כבר הודיעה כי 20 מתוך 24 תביעות פטנט אינן כשירות במתכונת שהוגשה, והותירה ארבע תביעות מצומצמות לבירור. הדבר המחיש את הקושי להעניק הגנה שיפוטית לזכות טכנולוגית שעדיין לא התגבשה.

השופטת ציינה גם כי כתב התביעה לא פירט כיצד העתיקו הנתבעים את המידע הטכנולוגי שעה שבקשות הפטנט היו חסויות במועד הגשת התביעה. הטענה שהנתבעים אולי נחשפו לאמצאות אינה תשתית עובדתית מספקת. עם זאת, החלטת המחיקה לא הכריעה לגוף התביעה אם הייתה העתקה או אם הופר העיצוב הרשום; עניינים אלה נותרו להמשך ההתדיינות.

בחירת מסלול ההגנה והמשמעות בעת תכנון תביעה

ההחלטה ממחישה כי הגנה על מוצר טכנולוגי יכולה לכלול זכויות שונות, אבל אין פירוש הדבר שכל עילה תעמוד תמיד לצד כל עילה אחרת. על המראה החזותי עשוי לחול חוק העיצובים, ועל הפתרון הטכני עשוי לחול חוק הפטנטים, לאחר שיתקיימו התנאים להענקת הזכות ולאכיפתה. תביעת הפרת פטנט תלויה במתן הפטנט, ותביעה על הפרת עיצוב רשום נבחנת לפי ההגנה המסוימת שהוענקה למראה המוצר.

במקרה זה התקבלה הבקשה למחיקת עילת עשיית העושר בלבד, והוצאות הבקשה הועמדו על 10,000 ש"ח. אין לקרוא את ההחלטה כפסק דין שדחה את התביעה כולה או כקביעה שלא הופרה זכות קניין רוחני כלשהי. ההכרעה עוסקת בגבול המשפטי בין עילות התביעה ובמועד שבו ניתן להסתמך עליהן, עוד לפני בירור שאלת ההפרה לגופה.

מאמרים נוספים באשכול: הליכי אכיפה של עיצובים ופטנטים

תביעת הפרת עיצוב בישראל וכן הפרת פטנט בישראל.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם