הליך שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו, בפני השופטת תמר אברהמי. ביום 1.6.21 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: – המערערת: Vanguard Trademark Holdings USA LLC; – המשיב: רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר
עובדות: ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני ברשות הפטנטים, בה נדחתה בקשת המערערת לרישום סימן מסחר שהוא תעתיק בערבית של המילה NATIONAL ("לאומי"). זאת, מהסיבה שהסימן המבוקש תיאורי, משבח וחסר אופי מבחין אינהרנטי, ולא הוכח כי רכש אופי מבחין.
תוצאות ההליך: הערעור נדחה. המערערת חויבה בהוצאות המשיב בסך 25,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הנטל להוכחת כשרות סימן מסחר
אדם אשר רוצה לרשום סימן מסחר, יגיש בקשה לרשם סימני המסחר ועליו הנטל להוכיח שהסימן המבוקש כשיר לרישום על פי סעיף 8 לפקודת סימני המסחר.
כשרות סימן מסחר
על מנת שסימן יהיה כשיר לרישום, יש להראות כי הוא בעל אופי מבחין, מולד או נרכש. כלומר – "האם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים". על הציבור לקשר את הסימן עם מקורו.
סימנים שאינם כשרים לרישום
נוסף על סעיף 8 שקובע באופן פוזיטיבי את תנאי הכשירות לרישום ומעגן את דרישת האופי המבחין המהווה תנאי מוקדם לרישום סימן מסחר, קיימים בפקודה טעמים שיש בהם כדי למנוע רישומו של סימן. רוב הטעמים המונעים רישום סימן מסחר מפורטים בסעיף 11 לפקודה – "סימנים שאינם כשרים לרישום". הוראת סעיף 11(10) לפקודה קובעת, כי אחד הסימנים שאינם כשירים לרישום הוא:
"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
קטגוריות של סימני מסחר
נהוג לסווג שמות מסחריים לקטגוריות: (1) שמות גנריים – אינם כשירים לרישום; (2) שמות תיאוריים – יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים כאשר גיבשו אופי מבחין ומשמעות משנית; (3) שמות מרמזים – יזכו להגנה מוגברת; ו-(4) שמות 'שרירותיים' או שמות דמיוניים – יזכו להגנה הרחבה ביותר.
כאשר ככל ששם מסחרי קרוב יותר לתיאור המוצר או תכונה מתכונותיו, תגבר הנטייה להותירו לשימוש הציבור.
אופי מבחין מולד – ביטוי בעל "ניחוח בינלאומי"
המחלוקת במקרה זה היא בשאלת האופי המבחין המולד (להבדיל מהאופי המבחין הנרכש). השאלה העומדת על הפרק, היא האם ציבור הצרכנים מקשר בין הסימן לבין טובין ממקור מסוים.
נפסק כי לגבי השירותים עבורם מבוקש רישומו של הסימן- שירותי השכרת רכב והזמנה להשכרת רכב, לא מדובר בשם גנרי ולא בשם מתאר. אך גם לא מדובר בצירוף הבהרות שרירותי. המילה הרלוונטית, היא: "נשיונל". "נשיונל" הוא ביטוי בעל "ניחוח בינלאומי". המבקשת עושה שימוש במילה אליה אמורה להתלוות "הילה", והיא מבקשת לנכס אותה לעצמה בלבד.
בית המשפט פסק כי המערערת עותרת לנכס לה את מילת ה-puffing בגפה, ללא כל מילה אחרת בצדה. לשיטת המערערת, רישום הסימן יאפשר לה לאסור על כל גורם בתחום השכרת הרכב לעשות שימוש במילה "נשיונל", אפילו תוך צירופי מלים.
נקבע כי יש לבחון בזהירות יתירה בקשה לקבל מונופול על מילה כזאת, גם כאשר הדבר מבוקש עבור סוגי טובין מסוימים ועל כן, בית המשפט לא מצא לנכון להתערב בהחלטת הפוסקת.
