תביעה ובקשה לצו מניעה זמני שהוגשו על ידי חברת דן דיזיין סנטר בע"מ וחברת יצחקי מחסנים בע"מ כנגד חברת ב.ר.א.פ. ייזום פרויקטים בע"מ וחברת דרבן השקעות בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט אילן ש' שילה. ביום 19.6.2012 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: התובעות "דיזיין סנטר", עותרות להצהרה כי צירוף המילים "Design Center" הוא סימן מסחר מוכר היטב. עוד התובעות עותרות לצו מניעה האוסר על הנתבעות לעשות כל שימוש בצירוף מילים זה. לטענת התובעות, השימוש שעושות הנתבעות, בצירוף המילים, לפרסום, שיווק ומיתוג של מרכז הקניות שלהן בראשון לציון, "מטעה את ציבור הלקוחות" לחשוב שיש קשר בין הצדדים, נטען כי הנתבעות עושות שימוש במוניטין ובסימן מסחר מוכר היטב של התובעות, ובכך מעוולות גם בעוולה של גניבת עין.
תוצאות ההליך: בית המשפט דחה את התובענה, נפסק כי צירוף המילים " "Design Center הוא בעל משמעות תיאורית; הוא שגור ומוכר כמתאר מרכז עיצוב. לא הוכח כי צירוף המילים "Design Center" רכש אופי מבחין, ומכל מקום מדובר בצירוף מילים שאין להפקיעו מרשות הציבור.
בנוסף נפסק כי התובעות ישלמו לנתבעות שכר טרחת עו"ד בסך 50,000 ש"ח.
הערת DWO: אילו היו פונות התובעות לרשם סימני המסחר בטרם הגשת התובענה ורושמות את סימן המסחר ורק לאחר, מנהלות הליך בגין הפרת סימן מסחר רשום, סביר ותוצאות ההליך דכאן היו שונות. הגשת תובענה בדרך של הוכחת סימן מסחר מוכר היטב (להבדיל מתביעת הפרה של סימן מסחר רשום) מעלות באופן ניכר את רף ההוכחה הנדרש.
סימן מסחר מוכר היטב בחוק
על פי סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מוענקת הגנה גם ל"סימן מסחר מוכר היטב" שאינו רשום, שזו הגדרתו: "סימן מסחר מוכר היטב" – סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק"
בהתאם לסעיף 46ב(א) לפקודה נקבעו זכויותיו של בעל סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום והם: "סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר."
האם סימן יזכה בהגנה
כדי לבחון אם מילה, או צירוף מילים, או מונח כלשהו עשויים לזכות בהגנת החוק, כסימן מסחר מוכר היטב (או כסימן מסחר רגיל), יש למיינו תחילה לאחת מבין ארבע קטגוריות שהוכרו בפסיקה: שמות גנריים, שמות תיאוריים, שמות מרמזים ושמות שרירותיים.
ההגנה המירבית ניתנת לשמות פרי הדימיון (שרירותי), שאין להם כל משמעות מילונית, או שהם שרירותיים באופן שמובנם המילוני אינו קשור לטובין או לשירותים שאותם הם מסמנים. בקצה השני של קשת השמות ניצבים שמות כלליים (גנריים), המצביעים במישרין על תכונות הטובין או השירותים, על טיבם ועל אופיים. שמות כלליים אינם זוכים להגנה כלל, ושמות תיאוריים זוכים להגנה מצומצמת ביותר. הטעם להעדר הגנה לשמות כלליים, ולהגנה המצומצמת לשמות תיאוריים, נעוץ בצורך לאפשר לציבור לעשות שימוש חופשי בשמות מן השפה השגורה.
הגנת סימן מסחר לשמות תיאוריים
הגנה לשמות תיאוריים תינתן רק אם רכשו במהלך השימוש משמעות שניה. כלל זה נקבע בהוראת סעיף 11(10) בפקודה, המונה סימנים אשר אינם כשירים לרישום: "סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9"
וסעיף 8 קובע: "(א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין). (ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."
הגנת סימן מסחר לשמות גנריים
גם שמות גנריים יזכו להגנה, אך זאת רק במקרים חריגים, שבהם יוכח כי השם רכש משמעות ייחודית, היוצרת זיקה ישירה בינו לבין טובין מסוימים.
גם סימנים שרכשו אופי מבחין לא תמיד יזכו להגנה
אמנם בכדי שלא להקנות מונופול בשמות גנריים ותיאוריים, ולהימצא גוזלים מן הציבור את זכות השימוש במילים שהן נחלת הכלל, נפסק כי יש למעט בהגנה על סימנים שהם משוללי סגולת אבחנה, ואף סימנים שרכשו אופי מבחין, לא תמיד יזכו להגנה. כדברי בית המשפט העליון: "קיימים סימני מסחר אשר לא תועיל להם העובדה כי רכשו אופי מבחין. המדובר הוא בסימנים אשר מידת היותם מתארים היא כה רבה, עד אשר לא יהיה זה נכון לשלול מן הציבור את הזכות להשתמש בהם" (בג"צ 296/86 PHILIP MORRIS INC נ' TOBACCO CO. LTD, פ"ד מא(1), 485, 492-491).
בענייננו נפסק כי אפילו היה צירוף המילים רוכש משמעות שנייה, דבר שאינו מתקיים בענייננו, לא היו התובעות זכאיות להגנה עליו, שכן "כאשר הביטוי משמש למטרה תועלתית כלשהי (A Functional Feature) … אפילו יש בו גם לזהות את מקור המוצר ואפילו היה התובע ההוגה הראשון של הרעיון לעשות בו שימוש", אין הוא כשר לרישום. אין לקבל את הטענה כי רק משום שהתובעות עשו שימוש בצירוף המילים במשך זמן, ואף השקיעו בפירסומו ממון רב, ייגרעו מילים אלו מנחלת הכלל.
מטרתו של סימן מסחר להגן על מצב דברים שבו מוכרת זהות בין סימן למוצר, דהיינו שהציבור בראותו את הסימן מקשר אותו מיד עם סחורה או שירותים ממקור מסוים. בענייננו מצב זה אינו מתקיים, וממילא מדובר בביטוי תיאורי שימושי, שאין לגזול מן הציבור את זכות השימוש בו.
האם צירוף המילים "Design Center" הוא גנרי?
מדובר אפוא בצירוף מילים נפוץ, אשר משמעותו ידועה ומוכרת היטב, בווודאי בחו"ל, אך גם בישראל. אין דבר בצירוף המילים Design Center, או מרכז עיצוב, כדי לייחדו לתובעות. כל אחת מהמילים המרכיבות את הצירוף היא מילה כללית, שאין להקנות בה יחודיות למאן דהוא.
צירוף המילים Design Center"" נמצא בקו התפר, בין שם גנרי לשם תיאורי, שלפיכך תינתן לו הגנה רק אם יוכח, במידה הגבוהה הראויה, כי הוא בעל אופי מבחין. האופי התיאורי של צירוף המילים, כשהוא לעצמו, ברור ביותר, שלפיכך אפילו נגדירו כסימן תיאורי, להבדיל מסימן גנרי, עדיין יידרש אבחון ברמה הגבוהה ביותר.
דרכי הוכחה של משמעות משנית בסימן תיאורי – גנרי
נטל ההוכחה שהיה על התובעות להרים, כדי שייקבע כי רכשו זכויות בסימן בעל אופי תיאורי, ובוודאי גנרי, הוא גבוה ביותר, ויש להוכיח כי רוב הציבור מזהה את צירוף המילים עם שירותי התובעות דווקא.
דוגמה מובהקת, ושונה לחלוטין מענייננו, לסימן תיאורי שהציבור כולו מכירו כבעל משמעות שנייה הוא הסימן "ידיעות אחרונות", החלטת רשם סימני המסחר מס' 151051: "הסימן 'ידיעות אחרונות', מס' 42148, מזוהה על ידי כלל הציבור כעיתון הידוע. סימן זה נרשם רק בשנת 1976, אחרי שנים רבות ביותר (עשרות שנים) של שיווק ויצירת מוניטין בקרב כל שכבות הציבור, והוא בוודאי בעל אבחון ומשמעות שניה."
בענייננו מדובר בצירוף מילים שכל אחת מהן היא תיאורית, שעל כן להוכחת משמעות שנייה נדרשת רמת הוכחה גבוהה ביותר, ובין השאר יש להוכיח זיהוי של צירוף המילים, במשמעותו השנייה, אצל הרוב המכריע של האוכלוסייה.
לטענת התובעות הן השקיעו בשיווק, פירסום ומיתוג המרכז במשך השנים כ-55,000,000 ₪.
ואולם למרות היקף עצום זה של פרסום נמצא אפוא כי צירוף המילים הוא תיאורי – גנרי, לא הוכח כי צירוף המילים רכש משמעות שנייה.
דרכי הוכחה של משמעות משנית: סקר דעת הקהל
התובעות פעלו בדרך ההוכחה המקובלת, והזמינו חברת סקרים (ד"ר צמח) לערוך עבורן סקר דעת קהל, על מנת להוכיח איבחון ומשמעות שנייה.
ברור הוא כי על מנת להבטיח את אובייקטיביות הסקר, על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור ונהיר, ללא הטיות, השאלות צריכות להיות קצרות וענייניות, יש להמנע מהבלטה ואף מרמיזה על התשובה הרצויה, ואין לשאול שאלות מדריכות שיובילו את הנשאל אל התשובה הרצויה למזמין הסקר. כך גם יש לאפשר לנשאל להודות כשאין בפיו תשובה לשאלה. במיוחד יש להקפיד על הדרישות הללו כאשר למזמין הסקר יש אינטרס מובהק בתוצאותיו.
בענייננו, השאלות שנשאלה אוכלוסית המדגם נוסחו באופן שהתייחס, במידה רבה, לדיזיין סנטר שבו רכשו מוצרים. אין פלא שכמחצית מהמשיבים ענו שרכשו מוצרים במרכז של התובעות, שהרי מרכזים אחרים כאלו לא היו בנמצא עד לפתיחת מרכזן של הנתבעות.
כאמור בסקר, חלקים נכבדים ביותר מציבור הנשאלים אינם משייכים את צירוף המילים “Design Center” דווקא למרכזן של התובעות. דווקא הסקר שהזמינו התובעות מחדד ומחזק את המסקנה כי מדובר בשם גנרי – תיאורי, שהרי בין התשובות הכלליות שהשיבו הנשאלים לשאלה "מה זה דיזיין סנטר?" היו שהשיבו "דיזיין סנטר זה מקום של מכירת מוצרים".
נפסק כי הסקר לוקה בפגמים רבים ובהם פגם מהותי היורד לשורשו. הוכח כי הסקר נערך בד בבד עם מסע פרסום אינטנסיבי בטלוויזיה מטעם התובעות. אין צריך לומר שבפרסום מזוהה צירוף המילים עם המרכז של התובעות, ומטרת הפרסום להכיר ולהזכיר לציבור הצופים את המרכז ואת שמו. אין צריך לומר שעניין זה פוגם קשות באמינותו ובמשקלו של הסקר.
פגם נוסף הוא שהתובעות וד"ר צמח לא הגישו, לבית המשפט ולצד שכנגד, את הנתונים הגולמיים שהתקבלו במהלך עריכת הסקר. כלל הוא שאין להגיש כראיה ממצאי סקר דעת קהל, בלי להציג עימם יחד את כל חומר הגלם שביסוד הממצאים, כולל דפי השאלונים והתשובות. ללא נתונים אלו, לא ניתן לבקר את איכות חוות הדעת.