חברת הרכב Volvo הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 28.5.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לבקשות רישום סימני מסחר הכוללים את המלל LOVOL לגבי רכבים, מכונות חקלאיות וכיוצ"ב הנכללים בסוג 7 ובסוג 12. לטענת המתנגדת הסימנים המבוקשים דומים עד כדי הטעיה לסימניה הרשומים בישראל באותו סוג והמוכרים היטב.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית. נפסק כי אין חשש להטעייה בין הסימנים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
עילת התנגדות – דמיון מטעה – סעיף 11(9) לפקודה
נטען כי הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה, אשר לשונו:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
(1)….
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
נפסק כי הגדר הטובין של סימני המבקשת והן סימני המתנגדת הוא אותו הגדר. לפיכך, לצרכי הוראות סעיף 11(9) נותר לבחון האם יש בין הסימן המבוקש ובין סימני המתנגדת הרשומים בפנקס דמיון שיש בו עד כדי להטעות.
המבחן אשר נקבע בפסיקה לקביעת החשש להטעיה הינו המבחן המשולש הכולל את מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים התפתח מבחן משולב זה ונוסף לו מבחן ההיגיון והשכל הישר.
בסופו של דבר נפסק כי הסימן כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה וכי ניכר שיש לו אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודה והכל מן הטעמים שלהלן.
מבחן המראה והצליל
מבחן זה הינו המרכזי מבין השלושה. הקביעה כי הסימנים דומים זה לזה מבחינת החזות והצליל עד כדי להטעות תיעשה, תוך השוואת הסימנים בכללותם, תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו, ולרכיבים הדומיננטיים בסימנים, שכן הצרכנים אינם מתעכבים להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
נפסק כי בבחינת המראה לצרכי השוואה בין הסימנים המעוצבים הרשומים של המתנגדת ובין הסימן המבוקש המעוצב, עולה כי רב השונה על הדומה.
מבחן המראה והצליל – בחינת הסימנים המעוצבים
הסימנים המעוצבים הרשומים על שמה של המתנגדת מורכבים מעיגול שיוצא ממנו חץ ובמרכזו רצועה בעלת רקע שחור בה הכיתוב "VOLVO" בצבע לבן.
זאת בעוד שהסימן המעוצב של המבקשת מורכב מרצועה מלבנית לבנה המכילה את הכיתוב "LOVOL" בצבע שחור התָּחוּם בין בסיסי משולש עליון ומשולש תחתון שחורים היוצרים תצורה כוללת דמוית מעוין.
בהתרשמות כללית מהסימנים, בולטת האבחנה היסודית לפיה סימניה הרשומים של המתנגדת יסודם בדמות מעוצבת עגולה לעומת סימני המבקשת שיסודם בצורה מעוינת.
בנוסף, לפן העיצובי בסימניה המעוצבים הרשומים של המתנגדת משקל רב יותר מאשר בסימני המבקשת. גודל הכיתוב בסימני המבקשת תופס יותר משקל בדמות הסימן מאשר בסימניה הרשומים של המתנגדת.
על כן נפסק כי לפי מבחן המראה אין דמיון עד כדי שיש בו להטעות בין הסימנים המעוצבים.
מבחן המראה והצליל – בחינת הסימנים הלא מעוצבים
באשר לשאלת ההטעיה בין הסימנים המילוליים שאינם מעוצבים, טוענת המתנגדת, כי בעת השוואת סימנה הלא מעוצב "VOLVO" יחד עם הסימן המבוקש הלא מעוצב "LOVOL", יש לתת משקל רב לכך שמדובר בסימנים בעלי מספר אותיות זהה, כאשר שלוש האותיות – V, O, ו- L – הן זהות, אף כי מופיעות בסדר ובמופע שונה.
בנוסף, לטענתה, יש לתת חשיבות רבה לכך שישנו רכיב חזותי משותף לשני הסימנים – VOL – המופיע כסיומת בסימן המתנגדת, וכתחילית בסימן המבקשת. לעניין זה טענה המתנגדת באמצעות חוות דעתו של מר חפשי כי הרכיב המשותף VOL יוצר דמיון חזותי קונספטואלי וקרבה אסוציאטיבית בין שני הסימנים הלא מעוצבים.
נפסק כי ככלל, ההתייחסות לסימן תהיה לסימן בכללותו. יחד עם זאת, לעיתים יהיו חלקים בולטים וניכרים יותר, להם יינתן משקל מיוחד.
נפסק כי אף אם ישנו דמיון חזותי מסויים בענייננו בין שני הסימנים הלא מעוצבים בהיבט הרכיב "VOL", הרי שבהשוואתם לצרכי חשש להטעיה יש ליתן משקל גם ליתר רכיבי המלה. במקרה זה, הרכיב המקדים "LO" אצל מבקשת הסימן שונה מהרכיב המסיים "VO" בסימנה הרשום של המתנגדת.
כך גם ישנו הבדל גרפי בין התחלת הסימן באות "V" לבין התחלת הסימן באות "L" – הבדל שיש בו להוסיף להבחנות שבין חוזי הסימנים.
בהצטבר מכלול הרכיבים וההתרשמות הכוללת מחוזי הסימנים המילוליים נראה כי החשש להטעיה במבחן המראה אמנם אינו מבוטל אך גם אינו גבוה עד כדי להכריע.
צליל הגיית הסימנים
נפסק כי הוא הדבר גם לגבי החשש להטעיה לאור דמיון צליל הגיית הסימנים. המלה "VOLVO" מורכבת משתי ההברות VOL ו- VO. את המלה "LOVOL" ניתן לחלק לשתי ההברות LO ו-VOL ולחלופין לשתי ההברות OL ו-LOV. הדמיון הוא בצליל VOL אשר בסימנה של המתנגדת מתחיל את הגיית הסימן ובסימן המבוקש סוגר את הגיית הסימן. יתר ההברות המרכיבות כל אחת מהמלים שונות אחת מן האחרת מבחינת התנועות והצלילים.
אם נקבע בעבר (עניין KILLA) שדי בסיומת שונה הנותנת דגש אחר למכלול הסימנים המושווים המתחילים באותו צליל כדי נטרל את נקודות הדמיון בין הסימנים, הרי שבענייננו די במיקום השונה של ההברה "VOL" כדי להצדיק – לכל הפחות – מתן משקל נמוך לנקודת דמיון זו. כל זאת, אף מבלי להידרש לכך שמובן שהמתנגדת לא קנתה לעצמה בלעדיות בצליל "VOL".
על כן נפסק כי בהצטבר המכלול האיכותי של צליל הסימנים, נראה כי תוצאת הפעלת מבחן הצליל מעידה גם היא על חשש נמוך להטעיה.
מבחן חוג הלקוחות וסוג הסחורות – צרכן מקצועי
בית המשפט העליון קבע בעניין אמברוזיה, בעמוד 453:
"מבחן סוג הסחורות איננו מתמצה אך בשאלת הדמיון בין המוצרים, אלא הוא עוסק אף בהשפעת סוג המוצרים הנדונים על מידת הסכנה להטעיה. כך למשל נקבע כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה או בשירותים בעלי חשיבות גבוהה, יטו הצרכנים לערוך בדיקה מעמיקה יחסית טרם ביצוע העסקה"
הדברים הללו באשר לסוג הסחורות מקבלים משנה תוקף בבחינת חוג הלקוחות. כאשר מדובר ב"צרכן מקצועי" קבע בית המשפט העליון בעניין אמברוזיה, באותו עמוד 453:
"מבחן חוג הלקוחות מורכב משני עניינים משלימים – האחד, האם פונים המוצרים לאותו חוג לקוחות; והשני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר אבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה."
נפסק כי חוג הלקוחות וסוג הסחורות הנוגע לשני הצדדים שבפני אינו שונה – המדובר בכלי רכב וציוד מכני הנדסי לשימוש מסחרי תעשייתי וחקלאי.
סוג הטובין מאפיין במקרה זה במידה רבה את חוג הלקוחות. חוג הלקוחות של סוג המוצרים הנדון מצומצם לאנשים הקונים ציוד כבד, בין אם זה חקלאי, או תעשייתי שמיועד לשימוש לתקופה ארוכה ולא לשימוש חד פעמי, ובמחיר נכבד.
הרשם קיבל את טענת המבקשת כי תהליך רכישת ציוד הנדסי כבד על ידי צרכן סביר של טובין שכאלה (שבהכרח יהיה בגדר "צרכן מקצועי") טומן בחובו בדיקה מעמיקה, חשיבה ושיקול דעת רבים. בדיקה דקדקנית שכזו שתהיה על ידי הלקוח תמעיט את סיכויי הטעות או ההטעיה בין הסימנים.
סקר לצורך בחינת הטעייה
נפסק כי משקלו של הסקר לעניין השאלות נשוא תיק זה מועט. כאמור, הוצגו בפני כל נסקר שתי שאלות. לצורך מענה על השאלה הראשונה הוצגה לנסקר רשימה של 22 חברות מתוכן יכול היה לבחור. משהוצגה בפני הנסקר רשימה על מנת לסייע לו במענה לשאלה הראשונה הרי שספק אם ניתן לסווג סקר זה כנסמך על זכרונו הבלתי נעזר של הצרכן. בהינתן שהשאלה השניה היא אכן שאלה פתוחה לה ככלל יש מקום ליתן משקל רב יותר, משנשאלה לאחר שאלה בה ניתן "סיוע" לזכרונו של הנסקר, ערכה כשאלה פתוחה נמוך.
בנוסף גם בחקירה הנגדית של המומחית שביצעה את הסקר חידדה המבקשת כי לא נבדק אם הנסקרים דוברים גם אנגלית ואף לא אם יש להם רשיון רכב או אם רכשו אי-פעם רכב. כך גם הדגישה המבקשת כי השאלות שנשאלו הצטמצמו ל"כלי רכב" ולא לציוד מכני אחר אשר גם נוגע למחלוקת בענייננו. בהצטברות התהיות לאור המאפיינים המיוחדים של ציבור הצרכנים הרלבנטי לגביו לא נעשתה כל בדיקה בסקר, לא מצא הרשם כי יש בסקר ללמד דבר מה באשר לסוגיות לשמן הובא. ממילא, ספק אם הסקר כפי שהוצג, עומד בקריטריונים שנקבעו לעניין קבילותו של סקר בהליכים בפני רשם סימני המסחר (ר' התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 112645 "מי זך מחזירים את הטבע למים" (מעוצב), שלמה זך נ' תנה תעשיות (1991) בע"מ, (12.07.2004).
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
נפסק כי אין בנסיבות בחירת הסימן לומר דבר על המסר הרעיוני העומד בבסיס הסימנים המבוקשים להם מצומצמת בחינת מבחן השכל הישר.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר: משמעות רישום הסימנים במדינות נוספות
עניין נוסף שיש ליתן עליו את הדעת הוא המשקל שנטען על ידי המבקשת שיש ליתן לכך שהסימנים המבוקשים נרשמו ברחבי העולם ואף עמדו בהתנגדותה של אותה המתנגדת דכאן בפני טריבונלים מגוונים רבים.
ככלל, אין על רשם סימני המסחר בישראל ליתן משקל להחלטות של ערכאות זרות במסגרת ההליך הייחודי של ההתנגדות לרישום בישראל.
סימן מסחר מוכר היטב – סעיף 11(14) לפקודה
סעיף 11(14) לפקודה אינו מאפשר רישומו של סימן אף אם אינו מאותו הגדר במידה ויש בו להצביע על קשר, להבדיל מהטעיה בלבד, עם הסימן המוכר היטב שהוא רשום:
"(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."
בענייננו כלל הסימנים דנן הם באותו הגדר אך בכל מקרה רף הרלבנטיות ומידת הדמיון הנדרש לשאלת ההטעיה בין הסימן המוכר היטב לבין הסימן המבוקש לרישום, נמוכים יותר:
"כאשר הסימן המוגן מוכר היטב, ניתן לטעון כי החשש שהציבור יטעה מתעצם ועל כן גם דמיון חלש יותר בינו לבין הסימן המפר נחשב לדמיון מטעה." (עניין מולטילוק, בפסקא 11)
באם היינו מקבלים את גרסתה של המתנגדת באשר לנסיבות בחירתה של המבקשת את הסימן המבוקש "LOVOL" ייתכן והיו הדברים נראים כתחליף מלאכותי לסימנה של המתנגדת "VOLVO". ברם, כפי שהמשיך ועמד על כך בית המשפט העליון בעניין אבסולוט, תנאי יסוד לרף הקשר הוא זיקה ניכרת בתודעתו של הלקוח, שם בעמוד 884:
"קשר לטעמנו אינו רחוק מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה, והמחוקק הבדיל ביניהם בהגדרותיו. רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח."
נפסק כי המתנגדת לא צלחה להראות כי בסימן המבוקש יש אכן ליצור זיקה ניכרת בתודעתו של הלקוח אשר, כאמור, במקרה זה הוא לקוח מקצועי המעורה בתחום. למעשה הודגם, כי ככל שנוצר קשר הריהו רופף ביותר וחסר משמעות בהקשר סוג הטובין וחוג הלקוחות.
סימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר- סעיף 11(6) לפקודה
חלק נכבד מטענות המתנגדת נסוב על העובדה כי לאור קיומו של דמיון מטעה בין הסימנים ולאור חוסר תום לבה של המבקשת בהגשת הבקשה לרישום הסימנים המבוקשים והדילול הנגרם לסימנה המפורסם, הם פסולים לרישום לאור סעיף 11(6) לפקודה אשר לשונו:
"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר"
סעיף זה כולל שלוש חלופות ששתיים מהן רלוונטיות למקרה זה: הטעיית הציבור ועידוד תחרות בלתי הוגנת.
תנאי יסוד לחלופות אלה הוא קיומו של מוניטין עליו חפץ מבקש הרישום לרכב. ממסכת הראיות שבפני עולה תמונה ברורה לפיה למתנגדת ולסימניה מוניטין רב.
ברם, לא די בעצם קיומו של מוניטין לצרכי יסודות סעיף 11(6) לפקודה. כאמור לעיל, לא הוכחה הטעיה בפועל ולגבי מבחני סעיף 11(9) גם לא עולה חשש להטעיה. בנסיבות אלה לא עולה כי ברישומו של הסימן תהא הטעיית הציבור עד כדי ניצולו של המוניטין הרב של המתנגדת וסימניה.
ייתכן כי תום לבה הסובייקטיבי של המבקשת יימצא לוקה, אך בית המשפט העליון כבר מצא כי המבחן הסובייקטיבי הוא הנוגע לשאלת רישומו של סימן בפנקס סימני המסחר ב-ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Ltd., נב(3) 276 (1998), בסעיף 13 לפסק הדין:
"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר."
דילול סימן מסחר
בעניין בקרדי ולאחר מכן בע"א 10959/05 TEA BOARD INDIA נ' DELTA LINGERIE S.A., (פורסם בנבו, 7.12.2006) אשר קביעותיו עמדו גם בדנ"א 10639/06 (פורסם בנבו, 13.4.2008), נקבעו ארבעה תנאים מצטברים לצורך טענה לדילול מוניטין:
(1) קיומו של עסק מפורסם החוצה גבולות;
(2) מציאות סימן קיים בעל עוצמה כה גדולה החורגת אף מעבר למוצר הספציפי;
(3) קיום הוכחה כי השימוש בסימן המבוקש נועד לקדם את עסקיו של מבקש הרישום, בשל המוניטין שנצבר לבעל הסימן המפורסם;
(4) רמת התנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה.
נפסק כי ייתכן וכי מתקיימים במקרה זה התנאים הראשון והשני באשר למידת פרסומו ועצמתו של הסימן "VOLVO" החורגת מעבר למוצר ספציפי. אך בנסיבות המתוארות לעיל הנוגעות לפעולותיה של המבקשת בסין לגבי סימנה באותיות סיניות לא שוכנע הרשם כי כי יהיה בסימן המבוקש שעניינו אותיות לועזיות כדי לקדם את עסקיה בישראל של מבקשת הרישום ולו רק בשל המוניטין שנצבר למתנגדת.
למעשה המבקשת הראתה, בין היתר, באמצעות עדיה של המתנגדת כי עסקיה של המתנגדת, לכל הפחות בישראל, לא ייפגעו כתוצאה מהשימוש בסימן המבוקש.
נפסק כי משלא התקיים יסוד אחד מהתנאים המצטברים הרי שלא ביססה המתנגדת את טענתה לדילול.
בנוסף נראה שמעצם הרישומים הרבים של הסימן המבוקש ברחבי העולם אשר חלקם אף עמדו בהתנגדויותיה של המתנגדת, יהיה כדי להצביע על כי אין התנהגותה של המבקשת חורגת מסטנדרטים ראויים של החברה.
משהתנהלותה של המבקשת אינה נוגעת לסימן כפי שבמבוקש לרישום ומשלא שוכנע הרשם שבמקרה זה תיגרם הטעיה שבה יהיה ניצול של מוניטין של המתנגדת, לא מצא הרשם שניתן לקבוע כי יהיה ברישומה לעודד תחרות בלתי הוגנת.
