מט"י- המרכז לפיתוח עסקים בירושלים וחברת פרנקס – יעוץ עסקי בע"מ הגישו התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגש על ידי חברת עדי אביהו חאמי ניהול ושיווק נדל"ן מניב בע"מ. הליך נדון בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 11.3.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233872 "פורטל הזכיינות של ישראל" (מעוצב) לגבי "שירותי טיפול בעסקים ע"י זכיינות באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35".
לזכות המתנגדת 1 רשום סימן מסחר מעוצב "המרכז לקידום זכיינות" לגבי "ניהול עסקים, טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35". בנוסף, הן המתנגדת 1 והן המתנגדת 2 עשו ועושות שימוש בסימן הלא מעוצב "אתר הזכיינות של ישראל", אשר מעולם לא הוגש מטעמן לרישום.
המתנגדות טוענות (בין היתר) לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין השם בו הן עושות שימוש מאז שנת 2002 – "אתר הזכיינות של ישראל". יתרה מכך, טוענות המתנגדות כי החל משנת 2010 עשתה המתנגדת 2 שימוש באתר האינטרנט שלה בשם "פורטל הזכיינות של ישראל" הזהה לסימן המבוקש – דבר המחזק את חששן של המתנגדות להטעיית הציבור.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת. הרשם הורה על דחיית הבקשה לרישום סימן מסחר.
בנוסף נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות המתנגדות, בסך כולל של 15,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
איסור על רישום סימן מטעה או מעודד תחרות בלתי הוגנת
סעיף 11(6) לפקודה אוסר רישומו של סימן באם הוא מטעה או מעודד תחרות בלתי הוגנת. על מנת להכריע בשאלה האם רישום הסימן שבפנינו יטעה או יביא לתחרות לא הוגנת יש לבחון עד כמה מוכר הסימן לציבור, האם מתקיים חשש להטעיה והאם הסימן נבחר על ידי מבקשת הסימן מתוך כוונה להפיק תועלת מהמוניטין שרכש צד שלישי.
נפסק כי המלה "פורטל" או "אתר" היא לא הרכיב הדומיננטי במי מהסימנים ועל כן כרכיבים שאינם דומיננטיים, יש ליתן להם משקל פחות בבחינה האם מתקיים דמיון מטעה.
מכאן כי אף אם היה ניתן למלה הראשונה בסימנים הללו יתר משקל בבחינת הדמיון בין הסימנים, הרי שמשמעותם הזהה לא היתה מביאה להבדלה בינן, וזאת בייחוד לאור זכרונו הבלתי מושלם של הצרכן.
בבחינת מכלול המוניטין של המתנגדות, עולה שכמות הגולשים באתרי המתנגדות יחד עם הפרסומים אשר הוצגו מלמדים כי למתנגדות מוניטין בתחום ייעוץ ולימוד לגבי זכיינות בישראל.
אמנם לצרכי סעיף 11(6) לפקודה, המוניטין אותו יש לבחון הוא זה של המתנגד. יחד עם זאת, בהקשר זה יוער כי ככל שהובאו בפני ראיות לביסוס מוניטין של המבקשת בתחום הזכיינות איני מוצא שיש באלה כדי לשכנע בדבר קיומו של כזה.
הטעיית הציבור
יש לבחון האם יש בסימן המבוקש כדי להביא להטעיית הציבור, כקבוע ברישת סעיף 11(6) לפקודה. יפים לעניין זה בית המשפט העליון בעניין אורלוגד:
"סימנו של מתנגד, אשר טוען כי הסימן המבוקש יש בו כדי להטעות או לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, חייב להיות מוכר וידוע היטב לציבור בישראל, שאם לא כן אין חשש הטעיה ואין סכנה של תחרות בלתי הוגנת. כלל זה כשלעצמו נכון הוא, ואין עוררין עליו. אך באותה מידה מקובל עלינו כלל נוסף שנקבע באותה הלכה, שהשאלה המכרעת בסוגייה זאת היא תמיד, אם בפועל השם הוא מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו או חלק ממנו מפאת הדמיון לסימנו הרשום של המתנגד ואבן הבוחן היא, אם אנשים מן הציבור בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל בין התוצרת של הצדדים".
נפסק כי קיים חשש להטעייה – הסימן המבוקש דומה עד כדי זהות לסימנים הלא רשומים בהם עושות המתנגדות שימוש.
חוסר תום לב – הסתרת מידע במסגרת בקשה לבחינה על אתר
כידוע, על מבקש רישומו של סימן מסחר לנהוג בתום לב. תום לב זה נבחן באופן אובייקטיבי ועל פי סטנדרטים ערכיים וראויים של החברה, ולא בהתאם לאמונתו הסובייקטיבית של מגיש הבקשה.
המבקשת הגישה בקשתה לרישום הסימן המבוקש ובנוסף הגישה בקשה לבחינה על אתר (בקשה לבחינה מהירה) תוך מסתירה את העובדה שהיא מודעת לקיום אתר המתנגדת 2. נרמז גם כי המבקשת הסתירה את ידיעתה ביחס להיכרות עם חברות מזכות.
לאור האמור, בהינתן קיומו של מוניטין קודם למתנגדות בעוד שבפי המבקשת ראיות דלות להצטברות מוניטין רלבנטי, ובהינתן דמיון גבוה עד כדי זהות בין הסימן המבוקש ובין הסימנים בהם נעשה שימוש על ידי המתנגדות, ולאור המשקל המוגבר אשר יינתן במקרה זה לשאלת תום לבה של המבקשת נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי הוראות סעיף 11(6) לפקודה.
