ממציא שפיתח מוצר חדש עשוי להיות משוכנע שהפתרון שלו מקורי, משום שלא פגש מוצר דומה בשוק. אולם השאלה אם ניתן לקבל פטנט אינה תלויה רק במוצרים שנמכרים כיום. ייתכן שפתרון זהה תואר לפני שנים במסמך פטנט שמעולם לא הפך למוצר, במאמר טכנולוגי או בספר מקצועי. ייתכן גם שהמוצר שונה מכל פרסום יחיד שנמצא, אך ההבדלים בינו לבין הידע הקודם מובנים מאליהם לבעל מקצוע בתחום.
לכן, במסגרת תכנון רישום פטנטים בישראל ובעולם ולפני שמחליטים על היקף ההגנה המבוקש ועל המדינות שבהן יוגשו בקשות, כדאי לשקול בדיקת פטנטביליות (Patentability Search and Analysis). זו בדיקה שמטרתה לזהות את הידע הקודם הרלוונטי ולהעריך, בזהירות, אם יש בסיס להגשת בקשה על אמצאה חדשה ובעלת התקדמות המצאתית. היא אינה מבטיחה קבלת פטנט, וגם חיפוש מקצועי ומקיף אינו יכול להבטיח שכל פרסום רלוונטי אותר.
יש להבחין בין בדיקה זו לבין הכנת האמצאה לניסוח בקשת פטנט. בהכנת האמצאה מבררים מהי הבעיה הטכנולוגית, מה פותר אותה וכיצד בנויים רכיבי הפתרון. בבדיקת הפטנטביליות משתמשים בתיאור הטכנולוגי כדי להשוות את האמצאה לפרסומים קיימים ולזהות מה, אם בכלל, עשוי להיות כשיר להגנה.
מהי בדיקת פטנטביליות ומה היא אמורה לענות?
בדיקת פטנטביליות אינה רק הקלדת שם המוצר במאגר פטנטים. היא מתחילה בהגדרת האמצאה ובהבנת המאפיינים הטכנולוגיים שעליהם מבקשים להגן. לאחר מכן מאתרים פרסומי ידע קודם, בוחנים את התוכן הטכני שלהם ומשווים אותו לפתרון שהציג הממציא. התוצר הרצוי הוא הערכה מקצועית של מוקדי הדמיון והשוני, ולא רשימה ארוכה של מספרי פטנטים ללא ניתוח.
חוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, קובע בסעיף 3 כי אמצאה כשירת פטנט יכולה להיות מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי, ובלבד שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת התקדמות המצאתית. סעיף 4 עוסק בחידוש וסעיף 5 בהתקדמות המצאתית. בדיקת ידע קודם מתמקדת בעיקר בשתי הדרישות האחרונות, אך גם כשירות הנושא להגנת פטנט, תיאור מספק של האמצאה ויתר דרישות הדין עשויים להיות רלוונטיים בהחלטה אם להגיש בקשה. להבחנה בין רעיון מופשט לבין אמצאה טכנולוגית שניתן לבקש עליה הגנת פטנט ראו האם אפשר לרשום פטנט על רעיון?
השאלה המקצועית היא אפוא לא רק ״האם כבר יש פטנט על המוצר שלי?״, אלא האם פורסם מידע טכנולוגי המגלה את האמצאה או הופך אותה למובנת מאליה לפני המועד המשפטי הרלוונטי. מקור הפרסום, מועדו והיקף הגילוי שבו חשובים לא פחות משמו של בעל הפטנט או מהשאלה אם הפטנט עדיין בתוקף.
חידוש לעומת התקדמות המצאתית: שתי בדיקות שונות
לפי סעיף 4 לחוק הפטנטים, אמצאה אינה חדשה אם היא פורסמה בפומבי, בישראל או מחוצה לה, לפני המועד הקובע, באמצעות תיאור או חשיפה המאפשרים לבעל מקצוע לבצע אותה. בפרקטיקה, בדיקת החידוש מתמקדת בשאלה אם פרסום קודם יחיד מגלה את כלל המאפיינים של האמצאה הנתבעת, במישרין ובאופן המאפשר את ביצועה. לא נכון ליצור פרסום יחיד מדומה באמצעות חיבור של כמה מסמכים שונים כדי לשלול חידוש.
לעומת זאת, סעיף 5 לחוק הפטנטים מתייחס לשאלה אם האמצאה אינה מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע, בהתחשב בידע שפורסם קודם לכן. במסגרת בחינת ההתקדמות ההמצאתית עשויה להיות רלוונטיות לשילוב של כמה פרסומים או לשילוב פרסום עם הידע הכללי בתחום, אך אין די בכך שאפשר לחבר בדיעבד את הרכיבים. צריך לבחון אם לבעל המקצוע הייתה סיבה טכנולוגית להגיע לשילוב במועד הרלוונטי, ולא רק לאחר שנחשף לפתרון של הממציא.
ההבחנה הזאת משמעותית במיוחד כשחיפוש מגלה שהרכיבים המכניים או האלקטרוניים של ההמצאה היו מוכרים בנפרד. ייתכן שהשילוב ביניהם חדש, אך עדיין צריך לבדוק אם יש בו התקדמות המצאתית. מנגד, פשטות של פתרון אינה שוללת כשלעצמה קיומו של צעד המצאתי.
להעמקה בהבחנה זו ניתן לעיין גם בנוסח חוק הפטנטים הישראלי ב־WIPO Lex ובהנחיות הבחינה של משרד הפטנטים האירופי לשנת 2026.
דוגמה מעשית: מחבר מהיר לצינור השקיה
נניח שחברה פיתחה מחבר לצינור השקיה. המחבר כולל גוף גלילי, שרוול הניתן לסיבוב ושתי לשוניות הנכנסות לתעלה היקפית בצינור כאשר מסובבים את השרוול. בנוסף, חלון קטן בדופן המחבר משנה את הסימון הגלוי מירוק לאדום כאשר המנגנון אינו נעול במלואו. לטענת המפתחים, כך אפשר לחבר את הצינור במהירות וגם לזהות מרחוק אם הנעילה הושלמה.
בתחילת הבדיקה אין להסתפק בכותרת ״מחבר מהיר״. צריך לברר מה מבין המאפיינים הוא חלק מהפתרון המבוקש: האם ההמצאה נמצאת בתנועה הסיבובית של השרוול, בסידור הלשוניות, בקשר המכני בין הלשוניות לבין החלון, או בשילוב מסוים ביניהם. התשובה משפיעה ישירות על השאילתות שנריץ ועל הפרסומים שיהיה צורך לבחון.
נניח שהחיפוש מאתר פרסום קודם המתאר מחבר עם שרוול סיבובי ושתי לשוניות, אך ללא חיווי נעילה. פרסום כזה עשוי להיות רלוונטי מאוד לחידוש של מנגנון החיבור הבסיסי. הוא אינו שולל בהכרח חידוש של תביעה הכוללת בנוסף מנגנון חיווי מסוים, אם מנגנון זה לא נחשף בו.
כעת נניח שנמצא פרסום נוסף, מתחום מחברים לציוד רפואי, ובו חלון חיווי המשתנה בהתאם למיקום של חלק נעילה. בשלב הזה עולה שאלת ההתקדמות ההמצאתית: האם בעל מקצוע בתחום המחברים היה משלב את מנגנון החיווי הידוע במחבר ההשקיה, בהתחשב בבעיה הטכנולוגית ובפתרונות שהיו מוכרים במועד הרלוונטי? האם השילוב מחייב שינוי מבני שאינו שגרתי, או שמדובר בהתאמה צפויה של רכיב מוכר?
אם הבדיקה מעלה שהשילוב הבסיסי אינו מבסס התקדמות המצאתית, אפשר לבחון שדרוג טכנולוגי מוגדר. לדוגמה, מנגנון שבו חלון החיווי מחובר ללשונית נעילה נוספת ומסוגל להציג מצב ״נעול״ רק כאשר שתי הלשוניות הגיעו לעומק הנדרש בתעלה. כדי להעריך אפשרות להגנה על שדרוג כזה צריך להבין בדיוק כיצד החלקים מחוברים ופועלים, ולהשוות גם את השדרוג עצמו לידע הקודם.
הדוגמה היפותטית בלבד. היא אינה מבוססת על קביעה שניתן לקבל פטנט על המחבר המתואר, או שמנגנוני הנעילה והחיווי המתוארים אינם מוכרים בפטנטים קיימים. מטרתה להמחיש כיצד ממצאי החיפוש עשויים לשנות את הדרך שבה מגדירים את האמצאה ואת התביעות שייכתבו בהמשך.
כיצד מגדירים את האמצאה לפני החיפוש?
השלב המקדים לחיפוש הוא בירור מדויק של הבעיה שהאמצאה פותרת, מבנה הפתרון ושלבי פעולתו. לצורך כך חשוב לזהות אילו רכיבים חיוניים, אילו מאפיינים אפשר לשנות בלי לשנות את עקרון הפעולה ומהו היתרון הטכנולוגי של השילוב. השיחה הזאת מצמצמת את הסיכון לחיפוש המתמקד בשם המסחרי של המוצר, במקום בפתרון הטכנולוגי עצמו.
בדוגמת המחבר, המילה ״השקיה״ אינה בהכרח מספקת. אותו מנגנון חיבור עשוי להופיע בצינורות אוויר, במחברים תעשייתיים, בציוד רפואי ובמערכות אחרות. אם נחפש רק מסמכים העוסקים בגינון, אנו עלולים להחמיץ פרסומים חשובים שמתארים פתרון מכני דומה בשם אחר ובתחום שימוש שונה.
לכן צריך להגדיר את האמצאה גם באמצעות מונחים המתארים את הרכיבים ואת דרך הפעולה: למשל שרוול מסתובב, לשונית נעילה, תעלה היקפית וחיווי מצב נעילה. לאחר מכן ניתן להוסיף מונחים נרדפים באנגלית ובשפות נוספות, ולבחון מונחים המשמשים בתחומים טכנולוגיים קרובים.
זו אחת מנקודות החיבור בין עבודת הממציא לעבודת עורך הפטנטים או המידען. הממציא מכיר את דרך הפעולה של הפתרון שפיתח; החיפוש המקצועי מבקש לתרגם אותה למאפיינים שאפשר לאתר בפרסומי ידע קודם, גם כאשר תוארו באמצעות מונחים אחרים.
היכן מחפשים פטנטים ופרסומים קודמים?
חיפוש פטנטביליות עשוי לשלב חיפוש בטקסטים של בקשות פטנט ופטנטים רשומים, חיפוש לפי סיווגים טכנולוגיים, בדיקת ציטוטים שבמסמכים שנמצאו וחיפוש בספרות שאינה פטנטית. לא כל המידע הרלוונטי נמצא במאגר פטנטים, ולא כל פרסום קודם הוא פטנט תקף. מדריך הפעלה של מוצר, מאמר אקדמי, תקן טכני או הדגמה פומבית עשויים להיות משמעותיים, בהתאם לתוכנם ולמועד חשיפתם.
לבדיקה ראשונית ניתן להיעזר בGoogle Patents, בEspacenet של משרד הפטנטים האירופי ובPATENTSCOPE של WIPO. כל אחד מהמאגרים מאפשר סוגי חיפוש שונים, והכיסוי והנתונים הזמינים עשויים להשתנות בין מדינות, תקופות וסוגי מסמכים.
חיפוש מקצועי אינו מוגבל למילות מפתח. הוא עשוי לכלול גם סיווגי IPC ו־CPC, חיפוש לפי בעלי בקשות וממציאים, מעקב אחר משפחות פטנטים ואיתור מסמכים המצטטים פטנטים רלוונטיים או מצוטטים על ידם. כאשר מזוהה פטנט הקרוב במיוחד לפתרון הנבחן, כדאי לבדוק את תוכנו המלא ואת מסמכי משפחתו, ולא להסתפק בכותרת ובתקציר.
במקרה של המחבר לצינור, חיפוש ראשוני עשוי לאתר מסמכים העוסקים במחברים לצנרת. לאחר מכן ניתן ללמוד מהם את מונחי החיפוש המקובלים ואת הסיווגים הרלוונטיים, ולהרחיב את החיפוש למחברים במערכות אחרות ולמנגנוני חיווי נעילה. זהו תהליך מתפתח, שבו מסמך שנמצא בסבב ראשון משנה לעיתים את אסטרטגיית החיפוש בסבב הבא.
כיצד מנתחים את הפרסומים שנמצאו?
מסמך פטנט רלוונטי צריך להיקרא כמסמך טכנולוגי שלם. התיאור והשרטוטים עשויים לחשוף פרטים שאינם מופיעים בתקציר או בתביעות. לכן, לצורך בדיקת חידוש, אין די בהשוואה בין התביעות של פטנט קודם לבין המוצר החדש. גילוי טכנולוגי שבתיאור של בקשת פטנט שפורסמה עשוי לשמש ידע קודם גם אם לא נכלל בתביעות שהתקבלו באותו פטנט.
הניתוח מתחיל בזיהוי מה בדיוק מגלה כל מסמך: המבנה, הקשרים בין הרכיבים ושלבי הפעולה. לאחר מכן בודקים האם המאפיינים המהותיים של האמצאה הנתבעת מופיעים בו והאם ניתן לבצע את האמצאה לפי הגילוי שבו. בשלב הבא מעריכים את השפעתם של כמה מסמכים, כאשר עולה שאלת ההתקדמות ההמצאתית.
בדוחות חיפוש רשמיים נהוג להשתמש בסיווגים כגון X ו־Y. סיווג X עשוי להצביע על מסמך בעל חשיבות מיוחדת כאשר הוא נבחן לבדו, וסיווג Y עשוי להצביע על מסמך הרלוונטי במיוחד כאשר משלבים אותו עם מסמך אחר לצורך בחינת התקדמות המצאתית. אלה אינם תחליף לניתוח המשפטי של תוכן המסמכים ושל התביעה הנבחנת.
כדאי לתעד לא רק את מספרי הפרסומים אלא גם את הקטעים, השרטוטים והתביעות הרלוונטיים, את מועדי הפרסום ואת הנימוק שבגינו כל פרסום נחשב משמעותי. בדרך זו אפשר להשתמש בחיפוש בהמשך ניסוח בקשת הפטנט וגם בעת קבלת הודעת בחינה מרשות הפטנטים.
האם צריך לחפש גם פטנטים שפגו או בקשות שנדחו?
כן. חיפוש פטנטביליות אינו מוגבל לפטנטים שעדיין תקפים. פרסום ישן של בקשת פטנט שנדחתה, או של פטנט שפג תוקפו, עשוי עדיין להיות חלק מהידע הקודם הרלוונטי לבדיקת החידוש וההתקדמות ההמצאתית. מה שחשוב בהקשר זה הוא הגילוי הטכנולוגי שפורסם והמועד שבו נעשה זמין לציבור, ולא רק מצבה המשפטי הנוכחי של הזכות.
לעומת זאת, כאשר מטרת החיפוש היא להעריך אם מוצר מפר פטנטים של אחרים, מצב הזכויות המשפטי נעשה מרכזי. זוהי אחת הסיבות לכך שלא נכון להשתמש באותה רשימת תוצאות כדי להסיק גם על סיכויי קבלת פטנט וגם על החופש לשווק מוצר.
יש מגבלה נוספת שחשוב להביא בחשבון: בקשות פטנט רבות מתפרסמות רק כ־18 חודשים לאחר המועד המוקדם הרלוונטי. לכן בעת ביצוע החיפוש עשויות להתקיים בקשות שכבר הוגשו אך טרם פורסמו ואינן נגישות לחיפוש הציבורי. משום כך אף חיפוש מקיף אינו מסוגל להבטיח שלא יתגלו בהמשך מסמכים בעלי משמעות.
מה ההבדל בין חיפוש פטנטביליות לבין בדיקת חופש פעולה (FTO)?
חיפוש פטנטביליות נועד להעריך אם ניתן לבקש ולקבל פטנט על האמצאה. הוא בוחן בעיקר את הידע הקודם ואת הדרישות של חידוש והתקדמות המצאתית. לעומתו, בדיקת חופש פעולה (Freedom to Operate – FTO) מיועדת להעריך האם ייצור, שימוש, יבוא או שיווק של מוצר מסוים במדינה מסוימת עלולים להפר זכויות פטנט של צדדים שלישיים.
בבדיקת FTO בוחנים, בין היתר, את תביעות הפטנטים שעשויים להיות תקפים במדינות הרלוונטיות, את מצבם המשפטי ואת הקשר בין היקף ההגנה שלהם לבין המוצר המתוכנן. לכן הבדיקה תלויה בשווקים שבהם מתכוונים לפעול ובמועד הפעילות. ייתכן בהחלט שאמצאה תהיה חדשה ובעלת התקדמות המצאתית ותהיה כשירה לקבלת פטנט משלה, אך יישומה המסחרי עדיין ייפול בגדר תביעה רחבה יותר של פטנט קודם.
לדוגמה, חברה עשויה לפתח מנגנון חיווי חדש למחבר צינור ולזכות עליו בפטנט, אך המחבר שאליו נוסף החיווי עדיין עשוי לכלול מנגנון בסיסי שמוגן בפטנט אחר. קבלת פטנט על השיפור אינה מעניקה בהכרח רשות להשתמש בטכנולוגיה המוגנת של בעל הפטנט הקודם.
השאלה כיצד לתכנן מוצר באופן שמפחית חשיפה להפרת פטנטים נדונה גם במאמר עקיפת פטנט – Patent Design Around. יש להבחין בין תכנון חלופה טכנולוגית לבין חוות דעת FTO על מוצר מוגדר, שאינה ניתנת רק על בסיס השוואת פטנטים מבחינה טכנית.
להגדרת המונח FTO ניתן לעיין גם במילון המונחים הרשמי של PATENTSCOPE ב־WIPO.
מתי כדאי לבצע חיפוש ומה הסיכון בפרסום מוקדם?
במקרים רבים עדיף לבצע בדיקת פטנטביליות לפני השקעה בניסוח ובהגשת בקשות במספר מדינות. בשלב זה אפשר עדיין לשקול האם יש בסיס לאמצאה כולה, האם נכון למקד את ההגנה בשיפור מסוים או האם יש צורך בפיתוח טכנולוגי נוסף.
עם זאת, יש לשקול את התזמון בזהירות. אם צפויה חשיפה פומבית של האמצאה, למשל בכנס, במצגת למשקיעים ללא הסדר סודיות מתאים או בפרסום באתר החברה, ההמתנה להשלמת חיפוש רחב עלולה לסכן את האפשרות לקבל הגנה במדינות מסוימות. ככלל, נכון לבחון עם עורך הפטנטים את הצורך בהגשה מוקדמת לפני חשיפה ולא להניח שתמיד ניתן יהיה לתקן את המצב לאחר הפרסום.
כאשר בקשת הפטנט כבר הוגשה והפיתוח נמשך, עשויה להיות משמעות גם לשאלת התמיכה בדין הקדימה. חומר שפותח ונוסף רק לאחר הגשת הבקשה הראשונה אינו נהנה בהכרח ממועדה המוקדם. הסוגיה מוסברת בהרחבה במאמר ריבוי דיני קדימה בבקשת פטנט.
במקרים שבהם התקציב מוגבל והחשיפה קרובה, יכול להידרש איזון בין היקף החיפוש לבין הכנת בקשת פטנט המספקת תיאור מתאים של האמצאה. אין כלל מקצועי שלפיו חייבים להשלים חיפוש מקיף לפני כל הגשה, והיעדר חיפוש אינו מונע כשלעצמו הגשת בקשה.
מה ניתן ללמוד מתוצאות הבדיקה, ומה לא?
תוצאת בדיקת פטנטביליות טובה אינה צריכה להיות הבטחה ש״אפשר לרשום פטנט״. היא צריכה להציג את הפרסומים המשמעותיים שהתגלו, את המאפיינים הטכנולוגיים שנמצאו בכל אחד מהם ואת ההבדלים שנותרו לכאורה בין הידע הקודם לבין האמצאה הנבחנת. עליה גם להבהיר אילו מסקנות הן חד־משמעיות יחסית, ואילו תלויות בפרשנות משפטית או בשאלות טכניות שטרם התבררו.
לעיתים יימצא פרסום קודם המגלה את מרבית האמצאה, אך לא שדרוג מסוים. במקרה כזה ניתן לשקול אם השדרוג יכול לשמש בסיס להגנה ממוקדת יותר, בכפוף לבדיקה נוספת של חידוש והתקדמות המצאתית. במקרה אחר החיפוש עשוי להראות שפתרון מסוים מוכר זה שנים, והמלצה מקצועית אחראית תהיה שלא להשקיע בהגשת בקשה כפי שהוגדרה.
גם תוצאה שנראית חיובית אינה מבטיחה קבלת פטנט. הבוחן עשוי למצוא פרסומים נוספים, לפרש אחרת מסמך קיים או להעלות השגות הנוגעות לתביעות, לתיאור האמצאה או לכשירות הנושא. לכן ערך החיפוש הוא בהפחתת אי־ודאות ובשיפור איכות ההחלטה, ולא ביצירת ודאות מוחלטת.
כיצד החיפוש משתלב בניסוח בקשת הפטנט?
ממצאי חיפוש הפטנטביליות עשויים להשפיע ישירות על הדרך שבה מנוסחות תביעות הפטנט ועל ההחלטה אילו חלופות ושדרוגים ראוי לפרט בבקשה. הם יכולים לסייע לעורך הפטנטים לזהות אילו מאפיינים משותפים למוצרים הקיימים ואילו מאפיינים עשויים לייחד את האמצאה של המבקש.
חשוב שהבדיקה לא תהפוך לתרגיל בניסוח מילים שונות בלבד. אם הידע הקודם מתאר מנגנון הפועל באותה דרך, שינוי שמות הרכיבים אינו יוצר חידוש טכנולוגי. לעומת זאת, כאשר פותח שינוי מבני ממשי הפותר חיסרון נוסף או משנה באופן מהותי את דרך הפעולה, הוא עשוי להצדיק בחינה עצמאית ולפעמים גם תביעה נפרדת או תלויה.
לקריאה על ניסוח הבקשה ראו איך מנסחים פטנט?.
להעמקה נוספת בדבר הגדרת האמצאה לצורך חיפוש, שימוש בסיווגים, איתור פרסומים והסקת מסקנות, ראו בספרי: י' דרורי, ״דיני פטנטים״, הוצאת פרלשטיין־גינוסר (2023), פרק עשרים וארבעה: ״חיפוש פטנטים״. מידע כללי נוסף על היקף החיפוש וההבדל בין ידע קודם לבין זכויות אכיפות ניתן למצוא בשאלות והתשובות המקצועיות של WIPO בנושא פטנטים.
