המתנגדת, חברת ENSTO OY, הגישה התנגדות לבקשה לסימן מסחר מספר 219922 שהוגשה על ידי חברת Yueqing Onesto Electric Co., Ltd. ההתנגדות נדונו ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 10.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לרישום סימן המסחר ONESTO לגבי מכשור חשמלי בסוג 9. למתנגדת סימנים רשומים בישראל ENSTO EE (מעוצב) בסוג 9 ו-ENSTO (מילולי) בסוגים 7, 9, 11. לטענת המתנגדת ישנו דמיון מטעה בין הסימן שרישומו נתבקש לבין הסימנים הרשומים.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום. נפסק כי שקלול מבחני הדמיון מביא למסקנה כי יהיה ברישום הסימן כדי להטעות ולפיכך אין הוא כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 11(9) לפקודה.
בנוסף נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות הליך זה ושכר טרחת עו"ד בסך 25,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
החלטות הטריבונל האירופי ביחס לרשם בישראל
בין הצדדים התקיים הליך התנגדות לרישום הסימן המבוקש בפני ערכאת הערעור של OHIM . ערכאת הערעור קיבלה את ההתנגדות ביום 20.9.2011. המבקשת ערערה על החלטה זו וערעורה נדחה ביום 19.3.2013.
המתנגדת ביקשה לצרף את ערכאת הערעור מיום 20.9.2011 כראיה מטעמה בהליך שבפני הרשם בישראל. הרשם התיר את הגשת ההחלטות כמשפט משווה, כך שהצדדים יוכלו לטעון בסיכומיהם באשר להשלכות ההחלטות הללו על ההליך ככל שישנן כאלה.
מחד קבע בית הדין כי מידת הדמיון במראה הסימנים הינה נמוכה ואולם קיים דמיון בצליל הסימנים, במיוחד לדוברי הצרפתית באיחוד האירופי. מאידך נקבע כי ישנה סכנת הטעיה בין הסימנים במיוחד לנוכח הזהות במוצרים ובהינתן הדמיון הצלילי האמור. הערכאות האירופיות התייחסו אף למשמעות הסימן המבוקש באיטלקית [יושר] ואולם קבעו כי לנוכח העובדה שבעיני מרבית הציבור אין לסימנים משמעות, הרי שלא ניתן להתייחס לשאלת הדמיון הקונספטואלי ביניהם.
עיון בהחלטות מעלה כי השפעתן על ההליך בישראל מצומצמת, שהרי אלה קשורות קשר הדוק לקהל הצרכנים הרלוונטי, ובמיוחד ולשפות אותן הוא דובר.
הדמיון בין הסימנים – המבחן המשולש
העילה העיקרית להתנגדות הינה כי לנוכח סימני המתנגדת הרשומים בישראל, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"), הקובע כדלקמן:
"סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
אין מחלוקת כי הסימנים אינם זהים וטענת המתנגדת היא כי דומים הם עד כדי להטעות.
כידוע, מידת הדמיון בין הסימנים נבחנת על פי המבחן המשולש, המורכב ממבחני המראה והצליל, קהל הלקוחות, סוג הטובין וצינורות השיווק, ויתר נסיבות העניין.
מבחן המראה
כלל יסוד לעניין זה הינו כי יש להשוות הסימנים בכללותם, בשים לב לזיכרונו הבלתי מושלם של הלקוח, אך יחד עם זאת לבדוק האם יש רכיבים דומיננטיים בסימנים, אשר עשויים להשליך על שאלת הדמיון ביניהם.
נפסק כי מעיון בסימנים עולה כי ישנה זהות בין האותיות המרכיבות את הסימנים ואולם סידורן שונה. זאת ועוד, הסימן המבוקש מורכב משש אותיות בעוד שהסימן הרשום (המילולי) מורכב מחמש אותיות בלבד.
אמנם יש כאמור הבדל בין מספר האותיות בכל אחד מהסימנים ואולם יש לזכור כי הצרכן אינו עורך השוואה מדוקדקת בין הסימנים כשהם מונחים זה לצד זה.
בנוסף נפסק כי הצרכן הישראלי מכיר את האלף-בית הלטיני במידה זו או אחרת, אך ברובו הינו דובר עברית. לפיכך החלפת סדר האותיות בסימן עשוי לבלבל אותם, במיוחד כאשר אין לסימנים כל משמעות בשפה המוכרת לצרכן.
נפסק כי קיים דמיון מטעה במראה הסימנים. בניגוד לפסיקת בית הדין האירופי נפסק כי השוני נובע מכך שהאלף-בית הלטיני הינו זה השגור בפי הציבור שם ולפיכך ציבור זה יזהה בנקל את החלפת האותיות האמורה.
מבחן הצליל
לעניין מבחן הצליל טוענת המבקשת כי ישנו הבדל בין מספר ההברות ולפיכך גם באופן הגיית הסימנים. הסימן המבוקש נהגה, ככל הנראה, כך: "o-nes-to" ואילו הסימן הרשום כך: "en-sto" או ens-to"".
נפסק כי אין ההבדל בין הסימנים המתבטא בהוספת תחילית לסימן הרשום וזאת לנוכח השוני הקיים בין ההברה השנייה של הסימן המבוקש להברה הראשונה של הסימן הרשום. עם זאת, הדמיון הפונטי הסימנים הינו רב. שני הסימנים מתחילים בהברות שתחילתן תנועות, כוללות את העיצור "n" ומסתיימים שניהם ב-"sto".
לפיכך הדמיון הפונטי בין הסימנים רב.
מבחן סוג הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק
נפסק כי ישנה זהות בין סוג הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
נפסק כי יש במידת אופיו המבחין של הסימן הרשום ומידת "מוכרותו" בציבור כדי להשליך על סכנת ההטעיה של הציבור. מקובל להניח כי ככל שהסימן הרשום מוכר יותר או בעל אופי מבחין רב יותר, כך תגבר סכנת ההטעיה, אם כי ישנם מקרים בהם האופי המבחין הרב של הסימן המוקדם יותר מסייע בהבחנה בין הסימנים.
בענייננו טענה המתנגדת כי סימנה מוכר היטב בישראל ואולם הראיות שהוצגו אינן מספיקות על מנת לקבל טענה זו. אמנם המתנגדת הינה חברה וותיקה בהרבה מהמבקשת ואולם שתיהן החלו לשווק מוצריהן בישראל בשנים האחרונות, כאשר המתנגדת מקדימה את המבקשת בשנתיים בלבד. המתנגדת הציגה היקפי מכירות גבוהים מאוד בעולם, במיוחד ביחס להיקפים שהציגה המבקשת. עם זאת, המתנגדת עוסקת בתחומים נוספים כגון, הולכת חשמל ופתרונות בנייה, תחומים בהם המבקשת אינה עוסקת, ככל הנראה. יש להניח כי לפחות חלק ממכירותיה של המתנגדת הינם בתחומים אלה.
לפיכך לא ניתן לקבוע כי סימנה של המתנגדת מוכר במיוחד בתחום הרלוונטי להליך זה באופן שיש בו להשליך על סכנת ההטעיה של הציבור.
נדבך חשוב נוסף במבחן זה הינו משמעות הסימן בעיני הציבור והאסוציאציות שהוא מעורר (ראה ע"א 8441/04 Unilever Plc. נ' אלי שגב (פורסמה בנבו, 23.8.2006), והשווה החלטת בית הדין האירופי T-183/02 and T-184/02 El Corte Inglés, SA v. Ohim, http://curia.europa.eu, 17/3/2004). נפסק כי בענייננו יש דווקא להעדר המשמעות של הסימנים הנבחנים, למצער בשפה המובנת למרבית הציבור, כדי לגרום להגברת סכנת ההטעיה בין הסימנים. בהעדר משמעות מילונית מובנת באף לא אחד מן הסימנים, אין לצרכן נקודת אחיזה או עוגן שיסייעו לו לזכור את הסימנים או להבחין ביניהם.
