בתאריך 26.10.2011 הגישה חברת TRAVELJIGSAW LIMITED ("המבקשת") הגישה בקשה לרישום עבור צירוף המילים "Rentalcars.com" לגבי שירותי תחבורה, נסיעות, השכרה וליסינג של כלי רכב וכד', בסוג 39. הבקשה סורבה לאור קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן בשל כך שהסימן המבוקש נוגע במישרין אל מהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד בהתאם להוראות סעיף 11(10) לפקודה.
בתשובתה להודעת מחלקת סימני המסחר, טענה המבקשת כי הסימן המבוקש הינו ייחודי ואינו תיאורי לגבי השירותים מושא הבקשה, וכן כי אינו מתייחס במישרין לשירותים שלסימונם הוא נועד, שכן הפרטה כוללת שירותים שהסימן המבוקש מתייחס אליהם רק בעקיפין.
כמו כן, טענה המבקשת כי הרכיב ".COM" הופך את הסימן המבוקש לבעל אופי מבחין ומייחד אותו.
טענה נוספת אשר העלתה המבקשת הינה כי מאחר וסימן זה רשום במדינות רבות בעולם (איטליה, יוון, רומניה) יש לרשמו, שכן הסימן המבוקש הינו מותג בינלאומי.
אופי מבחין אינהרנטי
אופי מבחין כמשמעותו בסעיף 8(א) לפקודה, יבוא לכלל ביטוי בכך שהצרכן הרואה את הסימן יוכל לדעת מהו מקור הטובין נושאי הסימן. אם הסימן משמש לטובין שונים, יוכל הצרכן לדעת שכולם באים מאותו מקור.
כב' הפוסקת ז'קלין ברכה הזכירה את ההלכה הקובעת כי סימן או שם שיש בו כדי לתאר את הטובין או השירותים אותם הוא מיועד לסמן, יזכה להגנה מצומצמת אם רכש אופי מבחין כקבוע בהוראות סעיף 8(ב) לפקודה, בעוד סימן או שם גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום.
בהחלטתה, קבעה כב' הפוסקת כי הסימן המבוקש לרישום הינו "RentalCars.Com" ובתרגום לשפה העברית "רכבים מושכרים נקודה קום" או "רכבים להשכרה נקודה קום" הינו גנרי, שכן הוא מהווה תיאור ישיר ומדויק לשירותים אותם המבקשת מספקת. לאור זאת, אין הוא יכול לרכוש אופי מבחין כתוצאה משימוש.
כמו כן, לא התקבלה טענת המבקשת כי הסיומת ".Com" היא זו שהופכת את הסימן לייחודי ומבחין, לאור ההלכה כי הסיומת ".com""הינה סיומת גנרית מקובלת וקבועה המאפיינת מוסדות מסחריים-בינלאומיים".
לעניין היותו של הסימן המסחר תיאורי, טענת הנגד של המבקשת הינה כי בפרטה כלולים גם שירותים שאינם השכרת רכב ולגביהם הסימן המבוקש אינו מתאר. לעניין זה קבעה הפוסקת כי מעיון בפרטה ניתן ללמוד כי השירות העיקרי הניתן הינו השכרת רכבים ושירותים הנלווים לו (השכרת מושבי בטיחות לרכב, השכרת גרר לרכב וכו'). דהיינו, קיים קשר ישיר בין הסימן המבוקש לרישום לבין הטובין ועל כן, טענה זו של המבקשת נדחית.
להבדיל מהדרישה היסודית כי סימן מסחר מבוקש לרישום יהא בעל אופי מבחין, שם מתחם יכול להירשם בהיותו מונח גנרי בצירוף סיומת שאף היא גנרית באופייה. אולם רישומו של צירוף כשם מתחם אינו גורר את רישומו גם כסימן מסחר, שכן יש לבחון האם שם מתחם זה הינו בעל אופי מבחין על מנת שישמש כסימן מסחר בהתאם לקבוע בפקודה.
אופי מבחין נרכש
חרף העובדה שכב' הפוסקת כבר קבעה כי הסימן "RentalCars.com" הינו גנרי וקשור באופן ישיר לשירות המוצע ועל כן אינו יכול גם לרכוש אופי מבחין כתוצאה משימוש, הפוסקת החליטה בכל זאת לבחון, ככל ותקבע כי הסימן הוא תיאורי, האם, לאור הנתונים שהובאו בפניה, רכש הסימן אופי מבחין על פי מבחני הפסיקה, היינו: משך השימוש בסימן, האופן בו פורסם הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור (ראה ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, נט(1) 873). בנוסף לנתונים ביחס למשך השימוש בסימן, ההלכה הינה כי יש לבחון אף את אופי השימוש בו, דהיינו האם הסימן מזוהה כך שבעקבותיו הציבור יקשר את המוצר נשוא הסימן המבוקש עם בעליו (ראה ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 238 (1991).
חרף התצהירים אשר הגישה המבקשת וכן מאמציה והשקעתה בפרסום, שיווק וקידום האתר, לא עמדה המבקשת בנטל ההוכחה לעניין זה והפוסקת נטתה להסברו של המלומד Kerly, הקובע כי רישום שם מתחם אינו מקים חזקת בעלות בקניין רוחני: "A domain name registration as such is not an intellectual property right: it is a contract with the registration authority."
משמעות רישום הסימן במדינות אחרות
לעניין הטענה בדבר רישום הסימן במדינות שונות והיותו סימן מסחר בינלאומי, נתברר כי במרבית המדינות נרשם הסימן המעוצב של המבקשת ובארבע מדינות בלבד נרשם הסימן המילולי.
לסיכום, לאור הקביעה כי הסימן המבוקש הינו גנרי גרידא ואינו מסוגל לרכוש אופי מבחין, ולחילופין, גם אילו נקבע כי הסימן הוא תיאורי וכי יכול היה לרכוש אופי מבחין בישראל – לא הוכח כי אכן רכש אופי מבחין שכזה, ומשני נימוקים אלו – נדחתה הבקשה לרישומו.
