בקשה לרישום סימן מסחר מספר 230160 שהוגשה על ידי חברת אורות העמקים חברה לשיווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 13.1.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
עובדות: מבקשת הסימן הגישה בקשה לסימן מסחר לא מעוצב "VOLTA" בגין התקני תאורה בסוג 11. מחלקת סימני המסחר סירבה תחילה לרשום את הסימן בשל דמיון מטעה לסימנים הרשומים "VOLTA" (סימנים 169084, 175213, מילולי ומעוצב, בהתאמה) הרשומים בגין מצברים, כולם בסוג 9, זאת בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר. לאחר שיקול דעת נוסף הודיעה המחלקה כי היא מסירה את הסירוב לרישום לפי סעיף 11(9) בשל השוני בסחורות ואולם קבעה כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(14) לפקודה, לנוכח העובדה שהסימנים המצוטטים הינם סימנים מוכרים היטב.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה. נפסק כי יש המדובר בבקשה לסימן שיש בה להטעות ביחס לסימן מסחר מוכר היטב VOLTA בתחום המצברים וזאת למרות שהסימן התבקש ביחס לנורות חשמל ובסוג אחר.
הערת DWO: המבקש לא היה מיוצג בהליך, לא הגיש ראיות כלשהן שנדרשו לצורך סתירה של השגות מחלקת סימני המסחר. יתכן אילו היה המבקש ער לפסיקה בתחום והיה מביא ראיות להוכחת טענותיו התוצאה היתה יכולה להיות שונה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימן מוכר היטב
סימן מוכר היטב הוגדר בסעיף 1 לפקודה כדלקמן:
"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק."
הקביעה כי סימן הינו מוכר היטב מעניקה לבעליו הגנה רחבה מפני רישום סימנים הדומים לו בפנקס, הגנה המשתרעת, באם הסימן רשום, גם על טובין שאינם מאותו הגדר, כעולה מסעיף 11(14) לפקודה, כדלקמן:
"(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהן מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש בסימן המבוקש."
בכך שונה סימן מוכר היטב מסימן רשום שאינו כזה, אשר ההגנה המוענקת בגינו מפני סימנים המוגשים לרישום אחריו מוגדרת בסעיף 11(9) לפקודה לטובין מאותו הגדר.
המבחנים להיות סימן מסחר סימן מוכר היטב פורטו בפסיקה. העיקרים שבהם הינם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.
הקביעה כי סימן הוא מוכר היטב הינה בדרך כלל קביעה עובדתית המבוססת על ראיות. עם זאת, ישנם מקרים בהם מגיעה הערכאה למסקנה כי סימן הוא מוכר היטב אף מבלי שהוגשו לה ראיות ובמסגרת הליך חד צדדי.
משעה שטענה המבקשת כנגד הקביעה כי יש לראות בסימן המצוטט סימן מוכר היטב, הוטל עליה הנטל להוכחת כשירותו של הסימן המבוקש לרישום. ואולם, לא הובאה מטעמה כל ראיה לסתור את השגת הבוחן בדבר היותו של הסימן המצוטט סימן מוכר היטב, או בדבר העובדה כי שני הסימנים מתקיימים זה לצד, ולפיכך לא עמדה בנטל שהוטל עליה. על כן נפסק כי הסימן הרשום הינו סימן מוכר היטב בישראל ועל כן הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 11(14) לפקודה.
סימני מסחר בסוגים שונים
לעילת הדחיה לפי סעיף 11(9) לפקודה, טענה המבקשת כי הסחורות אינן מאותו הגדר. לעניין זה הפנתה לסוגים השונים בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, אליהם הן שייכות (סוגים 11 ו-9).
לעניין זה פסק הרשם כי סיווג הסחורה הינו לצרכים אדמיניסטרטיביים בלבד ואין בו כדי להשליך על שאלת הדמיון. עובדת היות הסימנים תחת סיווגים שונים, אין בה כשלעצמה, כדי להורות כי הטובין אינם באותו הגדר.
זוהי הטענה היחידה שהעלתה המבקשת בשאלה האם ענייננו ב"טובין מאותו הגדר" כמשמעותם בסעיף 11(9) לפקודה ונפסק כי טענה זו יש לדחות. ואולם הרשם בחר לבחון גם את יתר מבחני הדמיון, ופסק כי יש סכנת הטעיה. שכן לא מן הנמנע כי הסחורות יימכרו גם באמצעות אותם צינורות שיווק ומטיבן נמכרות הן לאותם לקוחות. מבחינת ייעודם מצברים שונים מנורות חשמל, ואולם המרחק ביניהם קרוב, במיוחד לנוכח זהות הלקוחות והדמיון בצינורות השיווק. לפיכך בשקלול מכלול המבחנים, ובהתחשב בזהות המוחלטת בין הסימנים, נפסק כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימנים המצוטטים הרשומים.
תום הלב בבחירת הסימן
תום הלב בבחירת הסימן כשלעצמו אינו מבחן עצמאי לכשירות הסימן לרישום ואולם הוא רכיב במבחן השכל הישר או יתר נסיבות העניין.
נפסק כי בענייננו לא סיפקה המבקשת הסבר מניח את הדעת לבחירתה בסימן זה ואף לא טענה כי בעת הגשת הבקשה לרישום נעלם מעיניה קיומו של הסימן הרשום הזהה. בדיון טענה המבקשת כי ראתה את הסימן על גבי נורות בסין והחליטה לייבא את הנורות לישראל.
נפסק כי ניסיון לרשום סימנים מוכרים ומפורסמים שלא בידי בעליהם הינו ניסיון פסול ואין לתת לו יד, והדבר כך בין אם הסימנים המפורסמים הינם בבעלות חברות זרות ובין אם הן בבעלותן של חברות ישראליות.
