משיח נ' משיח – תקיפה עקיפה של סימן מסחר ת"א (שלום ת"א) 77545-12-20 עין גדי קוסמטיקה ופארמה בע"מ נ' ירושלים החדשה מוצרים תנכיים בע"מ (נבו, 21.10.2022)

הליך שנדון בבית משפט השלום בתל אביב, בפני סגנית הנשיא, השופטת כרמלה האפט. ביום 21.10.22 ניתן פסק הדין.

הצדדים: התובעת: עין גדי קוסמטיקה ופארמה בע"מ; הנתבעת: ירושלים החדשה מוצרים תנכיים בע"מ.

התובעת היא חברה העוסקת בייצור ושיווק של תמרוקים ובשמים בארץ ובעולם. בין היתר, התובעת מפתחת ומייצרת בשמים מעוצבים, שמנים, סבונים ייחודיים ועוד, בהשראת תקופת התנ"ך.

הנתבעת היא חברה העוסקת בייצור ושיווק של מוצרים, ובין היתר שמנים ובשמים.

העובדות: התובעת היא הבעלים של סימן מסחר מילולי מס' 169446 "משיח Messiah"הרשום בסוג 3 בפרטה הבאה: "שמני גוף ומשיחה, תכשירי משיחה ובשמים, הנכללים בסוג 3".

התובעת מייצרת ומשווקת שמני משיחה, אשר על אריזותיהם מופיע הכיתוב "Anointing Oil Messiah". מוצרי התובעת נמכרים, בין היתר, באתר אמזון ובאתר האינטרנט של התובעת.

הנתבעת משווקת באתר האינטרנט שלה ובאתר אמזון, בין היתר, שמן ובושם שעל אריזותיהם מוטבעות המילים "Messiah's Fragrance".

התובעת טענה כי מוצרי הנתבעת מפרים את סימן המסחר שלה. התובעת טענה כי הנתבעת עושה שימוש נרחב ביותר בסימן המסחר שבבעלות התובעת, לגבי טובין מאותו הגדר ותחום פעילות לגביו נרשם סימן התובעת.

התובעת טענה כי שימוש זה על ידי הנתבעת נועד כדי להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב כי מוצריה הם חלק ממוצרי התובעת, לגזול את המוניטין והלקוחות של התובעת ולהתעשר על חשבונה. היא טענה כי מדובר בהטעיה חמורה ומכוונת של הצרכנים, תוך ניסיון להיבנות מהמוניטין האדיר של התובעת ושל מוצריה, ורצון ליהנות ממערך השיווק שבנתה ומהפרסום שלה.

התובעת טענה כי בשיווק מוצרי הנתבעת יש פגיעה במוניטין של התובעת, הפרת סימן מסחר רשום, גניבת עין, התעשרות שלא כדין על חשבונה של התובעת והטעיית צרכנים. התובעת טענה כי מעשי הנתבעת גורמים לה לנזקים בלתי הפיכים, לרבות פגיעה בזכויותיה הקנייניות, אבדן רווחים עתידיים, דילול סימן המסחר שלה ופגיעה בערכו המבחין.

התובעת הגישה תובענה לפיצוי כספי בסך של 500,000 ש"ח.

תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. בית המשפט קבע כי סימן התובעת לא היה כשר לרישום מלכתחילה ולכן, יש להורות על מחיקתו מפנקס סימני המסחר. לפיכך, בית המשפט קבע כי הנתבעת לא הפרה את סימן המסחר של התובעת, לא הוכחו היסודות המגבשים את עוולת גניבת העין, לא הוכחו היסודות המגבשים את עילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט ולא הוכחו היסודות המגבשים את עוולת הגזל. על כן, אין מקום לפיכך לפסוק סעד כלשהו לטובת התובעת.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

הגנה על סימן הכולל טקסט אנגלי לצד עברי

הסוגיה העומדת להכרעה הינה האם הסימן מוגן באופן המדויק שבו הוא מופיע בנסח – המילה בשפה העברית בתוך מירכאות בצירוף המילה בשפה האנגלית בתוך מירכאות תחתיה – כטענת הנתבעת; או שמא שתי המילים, בעברית ובאנגלית, מוגנות כל אחת כשלעצמה (ולאו דווקא יחד), ללא המירכאות, שהינן בגדר תוספת טכנית בלבד – כטענת התובעת.

ב"כ התובעת טען בסיכומיו כי תקנות רשם סימני המסחר דאז חייבו ציון מירכאות בהגשת סימן טקסט וכי היה מדובר בעניין טכני לחלוטין. בית המשפט הסביר כי ב"כ התובעת לא ציין באילו תקנות מדובר וכי לא מצא תקנה הכוללת הוראה כזו. הדבר מתיישב גם עם פנקס סימני המסחר, אשר עיון בו מעלה כי בשנים 2004 ו-2005, השנים בהן הוגש הסימן לרישום ונרשם בפועל, רובם המכריע של סימני המסחר שנרשמו, גם סימנים מילוליים כסימן התובעת, נרשמו ללא מירכאות.

לפיכך, בית המשפט לא קיבל את הטענה כי תקנות רשם סימני המסחר חייבו ציון מירכאות בהגשת סימן מסחר מילולי לרישום. עם זאת, אין זה הגיוני כי כוונת התובעת היתה לרשום את המילים "משיח" ו- "Messiah" כסימן מסחר כשהן מצויות בתוך מירכאות בלבד. שימוש במילים אלו כשהן מצויות בתוך מירכאות היה משווה לסימן נופך אירוני, כאילו לא מדובר במשיח האמיתי, אלא במשהו הנחזה להיות כמותו, ואין היגיון ברישום סימן מסחר כזה. לכן, בית המשפט קיבל את טענת התובעת כי תוספת המירכאות היא עניין טכני בלבד, וכי יש להתייחס לסימנים המילוליים המצויים בתוך המירכאות בלבד. קביעה זו מקבלת משנה תוקף בשל העובדה כי הסימן שנעשה בו שימוש בפועל במוצרי התובעת הינו Messiah ללא מירכאות.

באשר לעובדה כי הסימן כולל את המילה הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית, בית המשפט לא קיבל את הטענה לפיה הופעתן של שתי המילים אחת תחת השנייה בנסח, מעידה על כך שהסימן כולל את צירוף שתי המילים יחד בלבד. בית המשפט הסביר כי יש להניח כי הסימן נרשם הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית, לאור העובדה כי מוצרי התובעת משווקים הן בישראל והן מחוצה לה. אכן, דרך מלך אשר היתה מונעת מחלוקות ואי בהירות, היתה רישום של שני סימני מסחר נפרדים – אחד בשפה העברית ואחד בשפה האנגלית. אך הרישום שנעשה בפועל, אינו מחייב שימוש בשתי המילים בשתי השפות יחד בלבד, ומגן על שימוש נפרד בהן.

כשרות סימן מסחר לרישום

סעיף 11 לפקודת סימני המסחר קובע רשימת מקרים בהם סימן אינו כשר לרישום כסימן מסחר. סעיף 11(7) קובע: "סימנים אלה אינם כשרים לרישום: … (7) סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד, או הדומה לו".

תכליתו של סעיף 11(7) לפקודה הינה מניעת פגיעה ברגשותיו של ציבור דתי. תכלית נוספת הינה הותרתם של סימנים הזהים לסמל בעל משמעות דתית, או דומים לו, בנחלת הכלל.

סמל בהגדרתו הוא "סימן המייצג דבר מה", ובהקשר של סעיף 11(7), מייצג דבר מה בעל משמעות דתית. בית המשפט הסביר כי המשיח הוא בגדר סמל בעל משמעות דתית מובהקת, בלעדית וחד משמעית, הן בדת היהודית והן בדת הנוצרית. הדבר הוא בבחינת מן המפורסמות שאין צריכות ראייה, לגביהן יש לבית המשפט ידיעה שיפוטית. "משיח" ו- "Messiah" הן מילים הזהות לסמל שהוא בעל משמעות דתית בלבד, ומשכך הן חוסות תחת סעיף 11(7) לפקודה.

כאמור, ההיגיון העומד בבסיסו של סעיף 11(7) לפקודה הינו, בנוסף לחשש לפגיעה ברגשות הציבור הדתי,  הינו הותרתם של סמלים בעלי משמעות דתית בנחלת הכלל. בית המשפט הסביר כי גם אם לא בטוח שהשימוש שנעשה במוצרי התובעת במילה "Messiah" פוגע ברגשותיו של ציבור דתי כלשהו, חל הרציונל לפיו יש להותיר בנחלת הכלל את הסמל הדתי שמייצגות המילים "משיח" ו- "Messiah".

הנתבעת צירפה לכתב ההגנה מכתב מטעם מחלקת סימני מסחר, בו הודיעה נציגת המחלקה לצד שלישי, אשר ביקש לרשום סימן מסחר הכולל את המילה "משיח", כי הסימן מקובל לרישום "בתנאי שתינתן הודעת הסתלקות לגבי המילה משיח אלא בהרכב הסימן". כמו כן, במכתב נוסף לאותו צד שלישי נכתב כי "נדרשת הודעת הסתלקות לגבי המילה 'משיח' כיוון שאחת המשמעויות המקובלות של המילה היא שם משפחה נפוץ ומילה זו אף בעלת משמעות דתית. לפיכך אנו סבורים כי לא ניתן להקנות למבקש זכות בלעדית במילה 'משיח' אלא בהרכב הסימן". בית המשפט הסביר כי מכתבים אלה מחזקים את הקביעה לפיה סימן התובעת לא היה כשר לרישום מלכתחילה.

סעיף נוסף אליו התייחס בית המשפט הוא סעיף 11(11) לפקודה: "סימנים אלה אינם כשרים לרישום: … (11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9".

בית המשפט הסביר כי סעיף זה מתייחס רק לשמות שמשמעותם הרגילה בעיני ציבור הצרכנים היא שם משפחה. כדי ששם ייחשב לשם שמשמעותו הרגילה הינה שם משפחה, יש לבחון האם נעשה שימוש שוטף בשפה המדוברת שלא בתור שם משפחה. בית המשפט הסביר כי המילה "משיח" אמנם משמשת גם כשם משפחה בשפה העברית, אך משמעותה הרגילה והעיקרית של המילה "משיח" בישראל היא משמעותה הדתית, והשימוש השוטף שנעשה במילה זו נוגע למשמעותה הדתית ולא לשם משפחה. לפיכך, בית המשפט קבע כי סעיף 11(11) לפקודה לא חל בעניין זה.

מחיקת רישומו של סימן מסחר מפנקס סימני המסחר

סעיפים 38(א) ו-39(א) לפקודה, קובעים כי אדם רשאי לעתור לרשם בבקשה לביטול סימן מסחר, בשל היותו בלתי כשיר לרישום, בתוך חמש שנים מיום רישום הסימן.

בית המשפט הסביר כי כאשר נתבע בתביעה להפרת סימן מסחר טוען כי סימן המסחר של התובע לא היה כשר לרישום מלכתחילה, עומדת בפניו האפשרות לעתור לרשם בבקשה למחיקת סימן המסחר מפנקס סימני המסחר, בתנאי שטרם חלפה תקופת ההתיישנות בת חמש השנים הקבועה בסעיף 39(א). אפשרות נוספת שעומדת בפני הנתבע, היא העלאת טענת הגנה לפיה סימן המסחר של התובע לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, למשל מכוח סעיף 11 לפקודה, ולכן יש למחוק סימן זה מפנקס סימני המסחר.

בית המשפט הסביר כי האמור עולה גם בקנה אחד עם סעיף 40 לפקודה, המכיר בסמכותו של בית המשפט להורות על תיקון פנקס סימני המסחר.

בית המשפט הסביר כי בתי המשפט סללו את דרכו של נתבע בתביעה על הפרת סימן מסחר, לעתור למחיקת הסימן כטענת הגנה ב"תקיפה עקיפה", בהיותו לא כשר לרישום מלכתחילה, וזאת מכוח האינטרס הציבורי שבטיהור פנקס סימני המסחר מסימני מסחר שאינן כשרים. כשרתו של סימן מסחר נבחנת לעתים לעומקה רק בעת תביעת ההפרה, ולכן מתחייב כי תהיה גם לבתי המשפט סמכות להורות על מחיקת סימן מסחר לא כשר מפנקס סימני המסחר.

בית המשפט הדגיש כי סעיפים 38 ו-39 לפקודה, לרבות תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 39(א), נוגעים לעתירה לביטול סימן מסחר המופנית לרשם בלבד. לפיכך, העלאת טענת הגנה על ידי הנתבע במסגרת תביעה על הפרת סימן מסחר, לפיה יש למחוק את סימן המסחר של התובע בהיותו לא כשר לרישום מלכתחילה, אינה כפופה לתקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 39(א).

בית המשפט הסביר כי אמנם בעניין ת"א (ת"א) 18306-07-10 העמותה למען חיות משק (חי משק) נ' מן הטבע בארותיים בע"מ (פורסם בנבו, 6.5.2013) בית המשפט המחוזי היה זה שהורה על מחיקת סימן המסחר, אך סמכות זו נתונה גם בידיו של בית משפט השלום. סעיף 40 לפקודה נוקט במילים "ציווה בית המשפט", להבדיל מהמילים "ציווה בית המשפט המחוזי". הפקודה מבחינה בסעיפיה השונים בין "בית המשפט המחוזי" לבין "בית משפט", ולכן השימוש במילים "בית משפט" אינו מתייחס לבית המשפט המחוזי בלבד, אלא גם לבית משפט השלום, שכן אילו כוונת המחוקק היתה לייחס סמכות זו רק לבית המשפט המחוזי, הוא היה נוקט במילים "בית המשפט המחוזי".

בית המשפט הסביר כי גם משיקולי מדיוניות משפטית, לא הגיוני שנתבע בתביעה להפרת סימן מסחר בבית המשפט המחוזי (עקב סכום התביעה), ייהנה מיתרון המאפשר לו לטעון בנוגע לכשרות סימן המסחר להירשם מלכתחילה, ונתבע בתביעה להפרת סימן מסחר בבית משפט השלום, רק בשל סכום תביעתו לא יוכל להעלות טענת אי כשרות ולא יוכל לעתור כי בית המשפט יורה על מחיקת סימן המסחר מפנקס סימני המסחר.

בית המשפט התייחס לסעיף 64 לפקודה: "בכל הליך משפטי בדבר סימן מסחר רשום תהא העובדה שפלוני רשום כבעל סימן המסחר ראיה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר ולכל העברותיו שלאחר מכן".

בית המשפט הסביר כי מסעיף זה מתחייבת המסקנה כי נטל השכנוע שהסימן לא היה כשר לרישום מלכתחילה, מונח על כתפי הטוען להיעדר הכשרות. מסקנה זו גם מאזנת את סמכותו של בית המשפט למחוק מפנקס סימני המסחר סימן מסחר שלא היה כשר מלכתחילה, ואת היעדר תחולתה של תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 39(א) לפקודה, שכן בעל סימן המסחר אינו צריך לשכנע שוב כי סימנו כשר לרישום, לאור היותו של נטל השכנוע מונח הפעם על כתפי הצד שכנגד.

בית המשפט קבע כי סימן התובעת לא היה כשר להירשם מלכתחילה, מכוח סעיף 11(7) לפקודה. לפיכך, ולאור האינטרס הציבורי המחייב את טיהור פנקס סימני המסחר מסימנים שאינם כשרים, ואת הותרתם של סימנים הזהים או דומים לסמל בעל משמעות דתית, בנחלת הכלל, יש למחוק את הסימן מפנקס סימני המסחר.

בית המשפט קבע כי הורם נטל השכנוע כי המילים "משיח" או "Messiah" הן מילים המייצגות סמל בעל משמעות דתית.

הנתבעת לא ביקשה מפורשות בכתב ההגנה או בסיכומיה כי בית המשפט יורה על מחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר. עם זאת, בית המשפט הסביר כי די בטענותיה של הנתבעת כי המילים "משיח" או "Messiah" לא יכולות להוות סימן מסחרי, וככל שנרשמו על שם התובעת כסימן מסחר, מדובר ברישום שגוי שניתן בניגוד לדין, וכן בטענותיה כי המילה "משיח" הינה מילה בעלת משמעות דתית, כדי ללמד במשתמע על כך שהנתבעת סבורה כי יש למחוק את הסימן מפנקס סימני המסחר, בהיותו לא כשר לרישום מלכתחילה.

בית המשפט קבע כי דין הסימן להימחק מפנקס סימני המסחר.

האם הנתבעת הפרה את סימן המסחר

בית המשפט הסביר כי למען שלמות התמונה, הוא דן גם בסוגיות ההפרה והסעדים שהתבקשו בגינה (כאילו היה הסימן כשיר לרישום).

סעיף 1 לפקודה מגדיר מהי הפרה: "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר; (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;"

באשר לאופן בחינת הדמיון בין שני סימני מסחר שאינם זהים, נקבע בפסיקה כי לא כל דמיון יספיק על מנת לפסול רישומו של סימן מסחר. רק כאשר הדמיון עלול לגרום להטעיה בין שני הסימנים, הסימן המבוקש לא יהיה כשיר לרישום. כלומר, המבחן הינו מבחן "הדמיון המטעה" – התובע נדרש להוכיח כי הסימן האחד דומה לאחר עד כדי הטעיית הציבור. הבחינה תיעשה ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438).

 בעניין טעם טבע בית המשפט העליון סיכם את המבחנים העיקריים לצורך הכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה, הידועים בכינוי "המבחן המשולש":

  • מבחן המראה והצליל – מהותו של מבחן זה הינה השוואת החזות והצליל של שני הסימנים לצורך בחינת הדמיון ביניהם. קביעת קיומו או היעדרו של דמיון תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם. לא מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד. יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש על כך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם.
  • מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות – מבחן סוג הסחורות אינו מתמצה רק בשאלת הדמיון בין המוצרים, אלא עוסק גם בהשפעת סוג המוצרים על מידת הסכנה להטעיה. כך למשל, כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה או בשירותים בעלי חשיבות, ייטו הצרכנים לערוך בדיקה מעמיקה יחסית לפני ביצוע העסקה, ולכן, הסיכוי להטעיה קטן יותר. גם מבחן חוג הלקוחות מורכב משני עניינים משלימים: האחד, האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות; והשני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר הבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה.
  • מבחן יתר נסיבות העניין – זהו מבחן לוואי המאגד את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים. כך למשל, נקבע בפסיקה כי בעת דיון בהתנגדות לרישומו של סימן מסחר ישנה חשיבות למידת הפרסום שממנה נהנה הסימן לו מתנגדים.

כמו כן, בעניין טעם טבע נקבע כי הדמיון בין אריזות המוצרים שעל גביהם מופיעים שני הסימנים, וחזות המוצרים עצמם, אשר הינם שיקולים משמעותיים בעת בחינת קיומו של דמיון מטעה בעוולת גניבת בעין, הינם שיקולים בעלי משקל נמוך משמעותית, בעת בחינת קיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר.

בית המשפט בחן את שאלת קיומו של דמיון מטעה בין שני הסימנים: "Messiah" ו- "Messiah's Fragrance", על פי "המבחן המשולש".

מבחן המראה והצליל – בית המשפט הסביר כי השוואה בין שני הסימנים בשלמותם מלמדת כי הם בעלי מילה משותפת זהה כמעט לחלוטין – המילה "Messiah", כאשר על מוצרי הנתבעת היא מופיעה עם סיומת המייצגת שייכות בשפה האנגלית "Messiah's. בין שני הסימנים "Messiah" ו- "Messiah's" קיים דמיון מטעה, לפחות בקרב קהל צרכנים הדובר עברית ברובו, הן במראה והן בצליל. ההבדל בין שני הסימנים נעוץ המילה הנוספת המופיעה על מוצרי הנתבעת – Fragrance"" שפירושה בעברית הוא "ניחוח". כלומר, על מוצרי הנתבעת מופיע הצירוף "Messiah's Fragrance", ובתרגום לעברית "ניחוח המשיח", ואילו על מוצרי התובעת מופיעה המילה "Messiah's", ובתרגום לעברית "משיח".

בית המשפט קבע כי על פי הרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים, הן במראה והן בצליל, תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם, יש בין הסימנים דמיון מטעה, מכיוון שהרכיב הדומיננטי בשניהם הוא המילה "Messiah", הזהה כמעט בשני הסימנים.

האמור מקבל משנה תוקף בשל העובדה שהמילה Fragrance"" שצורפה לסימן המופיע על מוצרי הנתבעת היא מילה תיאורית, המתארת את הטובין שעליהם היא מתנוססת (שמני משיחה), אינה מאבחנת בין שני הסימנים ואינה מקנה לסימן המופיע על מוצרי הנתבעת צליל או מראה המבדילים אותו באופן מובהק מסימן התובעת. תוספת זו עשויה להתפרש כשקופה בעיני הלקוח, אשר שימת ליבו תמוקד כולה או מרביתה ברכיב הדומיננטי "Messiah's", אשר דומה עד כדי הטעיה למילה "Messiah" המופיעה על מוצרי התובעת.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות – מוצרי התובעת ומוצרי הנתבעת, שהם בעיקר שמני משיחה, הנם מסוג דומה. גם חוג הלקוחות אליו פונים מוצרי התובעת ומוצרי הנתבעת הינו דומה. כמו כן, צינורות השיווק באמצעותם משווקים מוצרי התובעת והנתבעת הינם דומים, בהיותם משווקים גם באמצעות האינטרנט. מוצרי התובעת והנתבעת משווקים גם באתר האינטרנט של כל אחת מהן וגם באתר אמזון.

לפיכך, בית המשפט קבע כי לפי מבחן המראה והצליל ולפי מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, הכיתוב על גבי מוצרי הנתבעת דומה מספיק לסימן התובעת, על מנת לקבוע כי קיים דמיון מטעה. זאת, מבלי להידרש ל"יתר נסיבות העניין", ככל שאלה קיימות.

בית המשפט הבהיר כי אכן אריזות מוצרי התובעת וחזות מוצריה שונות מאריזות מוצרי הנתבעת וחזות מוצריה, מבחינת צבעם, הכיתוב והאיורים המופיעים עליהן. כך גם האופן בו מופיע הכיתוב "Messiah" על גבי מוצרי התובעת שונה מהאופן בו הכיתוב "Messiah's Fragrance" מופיע על גבי מוצרי הנתבעת – מבחינת הגופן, גודל וצבע הטקסט, מיקומו של הטקסט על גבי המוצר, אריזתו ועוד. עם זאת, שיקולים אלה הם בעלי משקל נמוך מאוד כאשר דנים בשאלת קיומו של דמיון מטעה או היעדרו, בעילת הפרת סימן מסחר.

ב"כ הנתבעת הפנה לעניין ע"א 5066-10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 30.5.2013) וטען כי הנסיבות באותו עניין, בו נקבע כי אין הפרת סימן מסחר בשל היעדר דמיון מטעה, דומות לנסיבות בעניין זה. בעניין אנג'ל היה מדובר בשני סימני מסחר בתחום הלחמים האחד "עינן", והשני "ברמן לענין", ונקבע כי הסימנים אינם דומים עד כדי הטעיה ולכן אין הפרת סימן מסחר.

בית המשפט הסביר כי בעניין זה, בשונה מעניין אנג'ל, קיים רכיב משותף כמעט זהה לחלוטין בין הסימנים, והרכיב שנוסף למוצרי הנתבעת הנו תיאורי ולכן שקוף בעיני הצרכן. לעומת זאת, בעניין אנג'ל הרכיב המשותף לכאורה בין שני הסימנים אמנם דומה, אך אינו זהה או קרוב לזהה. כמו כן, הרכיב הנוסף על המוצר המפר לכאורה, הנו המילה "ברמן", שהוא שם החברה שמייצרת ומשווקת אותו, ולא מדובר ברכיב תיאורי או שקוף כמו בעניין זה. לפיכך, לא ניתן להקיש מעניין אנג'ל לעניין זה, בשל השוני בנסיבות.

לפיכך, בית המשפט הסביר כי אם הסימן היה תקף וכשר, היה נקבע כי הנתבעת הפרה את סימן התובעת.

הגנת תום הלב

הפקודה אינה כוללת הוראה לפיה שימוש בתום לב בסימן רשום מבסס טענת הגנה מפני תביעה על הפרת סימן מסחר. עם זאת, מסעיף 30(א) לפקודה, הקובע כי "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם", ניתן לגזור טענת הגנה מפני תביעה בגין הפרת סימן מסחר, לפיה השימוש בסימן זהה או דומה לסימן רשום נעשה בתום לב.

כדי שתתקבל טענת תום הלב בתביעה על הפרת סימן מסחר, יש צורך באלמנט נוסף לחיזוק, אשר בדרך כלל יימצא באופיו המבחין המולד החלש של הסימן הרשום, אשר הוביל את הנתבע להאמין בכנות ובתום לב שהסימן שבו השתמש אינו מוגן כסימן מסחר. טענה לפיה הנתבע לא התכוון להפר את הסימן הרשום לא תקים טענת הגנת רק בשל העובדה שהנתבע לא היה מודע לקיומו של הסימן הרשום. הנתבע נדרש להוכיח בראיות אובייקטיביות שלא עלה בדעתו שהמילה החלשה נרשמה כסימן המסחר של המתחרה העסקי והופקעה מרשות הכלל. הנטל להוכיח שהשימוש בסימן הרשום נעשה בתום לב מוטל כל כתפו של הנתבע. טענת תום לב תתקבל במקרים חריגים בהם יוכיח המפר כי מבחינה אובייקטיבית לא ניתן היה להבין את המונופולין הנובע מהסימן הרשום בשל אופיו המבחין המולד החלש.

בית המשפט קבע כי הנתבעת לא הוכיחה כי השימוש שעשתה בסימן היה שימוש בתום לב. הנתבעת לא הוכיחה חוסר מודעות אובייקטיבית (וגם לא סובייקטיבית) לרישומו של הסימן, ואף לא טענה בדבר היותו של הסימן בעל אופי מבחין מולד חלש. לפיכך אין תחולה להגנת תום הלב.  

שיהוי בהגשת תביעה

הנתבעת טענה כי התובעת פנתה אליה לראשונה בטענה להפרת סימן מסחר רק בשנת 2020, למרות שמוצרי הנתבעת משווקים החל משנת 2014, מה שמהווה שיהוי ניכר.

העדה מטעם התובעת ציינה בעדותה כי התובעת פנתה לראשונה לנתבעת בגין הפרת הסימן בשנת 2020, עת גילתה לראשונה אודות ההפרה הנטענת.

לכתב ההגנה צורף מכתב התראה משנת 2015, במסגרתו טענה התובעת כלפי הנתבעת טענות שונות הנוגעות להיעדר התוויה, הסדרה, רישיון ופיקוח של מוצרי הנתבעת. בית המשפט הסביר כי מכתב ההתראה לא כלל כל טענה בתחום הקניין הרוחני, והוא אינו מלמד על כך שהתובעת ידעה באותה עת על קיומה של עילת הפרת סימן מסחר.

העד מטעם הנתבעת העיד כי בשנת 2004 הציג בתערוכה מוצרים עם הכיתוב "Messiah's fragrance", בהם הבחינה עדת התובעת אשר השתתפה בתערוכה. כמו כן, הנתבעת טענה כי החל משנת 2016 השתתפה בתערוכות, בהן השתתפה גם התובעת, תוך שנציגי התובעת התייצבו בכל פעם בדוכן הנתבעת. בעדותה, אישרה עדת התובעת כי השתתפה מעת לעת בתערוכות, אך ציינה כי מעולם לא הבחינה באותה עת בשימוש במילה "Messiah".

בע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (2003), נקבעו העקרונות המנחים בנוגע לקבלתה או דחייתה של טענת השיהוי. נקבע כי בשל ההשלכות הנובעות מקבלת טענת השיהוי, התנאים לקבלתה הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות. לצורך טענת השיהוי יש להוכיח כי בנסיבות המקרה זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. הנטל להוכיח תנאים אלו מוטל על הטוען לכך – הנתבע. איחור בהגשת תביעה כשלעצמו אינו מעיד על ויתורו של התובע על זכות התביעה. השתהות בתחום תקופת ההתיישנות הינה זכותו של המתדיין, והיא עשויה לעתים לשמש אמצעי חשוב לפתרון המחלוקת מחוץ לערכאות, לפיכך קיימת דרישה לקיום מצג ברור מצד התובע על ויתור מצדו על זכות התביעה. טענה בדבר ויתור על זכות תביעה מחייבת רמת הוכחה כבדה על הטוען לה. התנאי בדבר שינוי מצבו לרעה של הנתבע אחוז ושלוב בדרישה כי שינוי כזה ינבע מהתנהגותו הבלתי ראויה של התובע. ככל שמדובר בתביעת זכות בעלת משקל רב יותר, כך יירתע בית המשפט מחסימתה בטענת שיהוי.

בעניין חי משק בית המשפט הבהיר כי ההלכה בתחום הקניין הרוחני היא כי בעל זכות קניין רוחני המגלה שתיקה ממושכת לנוכח הפרה מתמשכת של זכותו, עלול להיות מנוע מלתבוע בגין הפרה זו, אם התנהגותו עולה כדי ויתור על הזכות. זאת בתנאי שמעבר לשיהוי ולידיעה על ההפרה, היה מצג של בעל הזכות, באמירה או בהתנהגות, לפיו מעשי הנתבע אינם מהווים בעיניו הפרה, או שהוא לא מתנגד להפרה, והוכח שהנתבע הסתמך על מצג זה ופעל לפיו. טענת שיהוי תתקבל רק כאשר השיהוי מבטא בצורה ברורה השלמה עם ההפרה.

בית המשפט קבע כי הנתבעת לא הוכיחה כי התובעת היתה מודעת לשימוש שנעשה בסימן "Messiah's fragrance" לפני שנת 2020. כמו כן, הנתבעת לא הוכיחה כי התובעת הציגה בפניה מצג של ויתור על זכות התביעה שלה, ולא הוכיחה כי שינתה את מצבה לרעה בעקבות ויתור זה. משכך, לא הצליחה הנתבעת להרים את נטל ההוכחה המונח על כתפיה בעניין זה ואין לקבל את טענתה לשיהוי.

גניבת עין

על פי ההלכה הפסוקה, על מנת להוכיח את עוולת גניבת עין, יש להוכיח שני יסודות מצטברים: יסוד ההטעיה ויסוד המוניטין.

יסוד ההטעיה

בחינת קיומה או היעדרה של הטעיה, נעשית באמצעות "המבחן המשולש": (א) המראה והצליל; (ב) סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ו- (ג) יתר נסיבות העניין. למרות שהמבחן המשולש זהה בשמו בעילה של הפרת סימן מסחר ובעילה של גניבת עין, הוא שונה במהותו, שכן בהפרת סימן מסחר הבחינה תחומה לדמיון בין הסימנים עצמם בלבד, בעוד שבגניבת עין נבדק המוצר בכללותו והאם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר. למרות שיסודות המבחן המשולש משולבים, מבחן החזות והצליל הוא המבחן העיקרי.

לאחר שהתרשם מאריזות המוצרים ומתמונות המוצרים, בית המשפט קבע כי מראה מוצרי התובעת שונה באופן מובהק ממוצרי הנתבעת: (א) צבע האריזות של מוצרי התובעת (שמנת וכחול), שונים לחלוטין מצבעי האריזה של מוצר הנתבעת (חום); (ב) צבע, גודל וסוג הגופנים על מוצרי התובעת שונים מצבע, גודל וסוג הגופנים על מוצר הנתבעת; (ג) האיורים המופיעים על אריזות מוצרי התובעת שונים מהאיורים המופיעים על מוצר הנתבעת; (ד) תוכן הכיתוב על אריזות מוצרי התובעת שונה מתוכן הכיתוב על מוצר הנתבעת.

בנוסף, ניתן להתרשם כי מדובר במוצרים בעלי חזות שונה לחלוטין, ללא מידה קלה של דמיון ביניהם.

באשר למבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, בית המשפט הסביר כי הדיון זהה לדיון שנערך לגבי הפרת סימן מסחר. מאחר שמבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי, בית המשפט קבע כי לא קיים דמיון מטעה בין מוצרי התובעת לבין מוצרי הנתבעת.

יסוד המוניטין

 המושג מוניטין מתייחס לתדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר בזכותה קיים שוק של לקוחות-בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו (רע"א 371/89 ליבוביץ' נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309 (1990)).

בעניין אנג'ל נקבע כי על מנת להוכיח קיומו של מוניטין, על התובע להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורתו של התובע.

בית המשפט קבע כי התובעת הוכיחה קיומו של מוניטין. עם זאת, לאור קביעתו כי יסוד ההטעיה לא מתקיים בעניין זה, בית המשפט אינו נדרש להכריע בשאלת קיומו או היעדרו של מוניטין.

בית המשפט דחה את טענת התובעת בדבר גניבת עין.

עשיית עושר ולא במשפט

על פי הפסיקה, על מנת שתתגבש עילת עשיית עושר ולא במשפט, יש להוכיח שלושה יסודות: (1) התעשרות; (2) על חשבון המזכה; (3) שלא כדין.

כמו כן, בע"א 5768/94, 5614/95 ו- 993/96 א.ש.י.ר. יבוא יצוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נ"ב (4), 289 נקבע כי לשם החלת עילה בעשיית עושר ולא במשפט, נדרש "יסוד נוסף". היסוד הנוסף חייב להיות בעל עוצמה ניכרת. בפסיקה נקבעו שני סימנים חלופיים לזיהויו של "יסוד נוסף" במערכת עובדות נתונה. סימן אחד הוא התנהגות פסולה ובלתי הוגנת של המתחרה, לרבות התנהגות נטולת תום לב. סימן שני הוא נסיבות אחרות שהופכות את ההתעשרות לבלתי צודקת.

בית המשפט קבע כי טענת התובעת לעשיית עושר ולא במשפט נטענה בעלמא. לא הוכחה התעשרות שלא כדין על חשבון התובעת מצד הנתבעת, ואף לא הוכח קיומו של "יסוד נוסף". לכן, לא מדובר באותם מקרים חריגים ונדירים בהם יוחלו דיני עשיית עושר ולא במשפט, כאשר נדחתה עילת תביעה מכוח דיני הקניין הרוחני. בית המשפט דחה את טענות התובעת בעניין זה.

עוולת הגזל

בית המשפט קבע כי התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת עושה שימוש במוניטין התובעת, ולא הוכיחה קיומו של "יסוד נוסף" ההופך את השימוש במוניטין למנוגד לדין. לפיכך בית המשפט דחה את טענת התובעת בדבר התגבשות יסודות עוולת הגזל.

הסעדים

בית המשפט הסביר כי לאור קביעתו כי יש למחוק את סימן התובעת מפנקס סימני המסחר, אין ליתן לתובעת סעד של צו מניעה, צו השמדה וצו למתן חשבונות, ואין מקום לפסוק פיצוי כלשהו לטובת התובעת.

בית המשפט הוסיף כי אף אם היה קובע שהסימן תקף וכי הופר על ידי הנתבעת, לא היה מקום לפסוק פיצוי כלשהו לטובת התובעת. סעיף 59(א) לפקודה מאפשר לפסוק לטובת תובע בתביעה להפרת סימן מסחר "דמי נזק", כלומר, פיצוי נזיקי הטעון הוכחה. במסגרת הוכחת נזקיו, התובע נדרש להוכיח כי ספג הפסדים המתבטאים באובדן פלח שוק מסוים או בתדמיתו.

בית המשפט קבע כי התובעת לא פירטה מהם הנזקים שנגרמו לה בפועל כתוצאה מהתנהלות הנתבעת, ולא הוכיחה נזקים אלה, ולכן אינה זכאית לפיצוי מכוח הפקודה. מכל מקום, ספק אם נגרם לתובעת בפועל נזק כלשהו בגין מוצרי התובעת, ואם אלמוני טעה ורכש מוצר של הנתבעת למרות שהתכוון לרכוש מוצר של התובעת, ובזאת בשים לב להיותה של התובעת חברה גדולה ומוכרת, והיותה של הנתבעת חברה קטנה ונישתית; וכן לאור הבדל הניכר בחזותם של מוצרי הנתבעת למול מוצרי התובעת.

בית המשפט קבע כי אין מקום לפסוק פיצוי כלשהו לטובת הנתבעת.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>