פיינה נ' אוטמגזין – הפרת סימן מסחר תא (שלום ת"א) 70999-02-20 רן פיינה נ' רוזה אוטמגזין (נבו, 01.10.2022)

הליך שנדון בבית משפט השלום בחדרה, בפני השופטת יפעת אונגר ביטון. ביום 01.10.22 ניתן פסק הדין.

הצדדים: התובע: רן פיינה; הנתבעת: רוזה אוטמגזין.

העובדות: עם תחילת פעילותו העסקית של התובע, נרשם התובע כעוסק מורשה, לפי הכינוי המסחרי – "הקונטיינר". בחודש ינואר 2013 הגיש התובע בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב והבקשה אושרה וסימן המסחר נרשם לגבי סחורות מסוג 35, המתייחס לשיווק ומכירה של מוצרי חשמל, ציוד חשמלאי, כלי בית ומוצרי נוי. סימן המסחר נושא את המילים "הקונטיינר מהיצרן לצרכן" כשלצידו איור של מכולה בצבע אדום:

עם הרחבת פעילותו, בתחילת שנת 2014, ייסד את חברת הקונטיינר רן פיינה בע"מ ("החברה"), המאגדת, לטענתו, את כל פעילותו העסקית. התובע טען כי כבעלים היחיד של סימן המסחר, העניק לחברה את הרשות והזכות הבלעדית לעשות שימוש בסימן המסחר. הוא טען לזכות מוחלטת בינו לבין החברה.

בשנת 2018 הגיש התובע בקשה נוספת לרישום סימן מסחר זהה לענפים או שירותים נוספים. גם בקשה זו אושרה וסימן המסחר נרשם.

הנתבעת היא בעלת חנות ביישוב שלומי, למכירת מוצרים צריכה חד פעמיים, צעצועים, כלי כתיבה , פרסים ומתנות, הפועלת ומפרסמת את העסק שלה תוך שימוש בשם: הקונטיינר סטוק שלומי מהיבואן לצרכן – צעצועים, כלי בית, כלים חד פעמיים, מתנות…" ("הלוגו"):

התובע טען כי בחודש ינואר 2021 נודע לו כי הנתבעת עושה שימוש בסימן המסחר, לרבות בפרסומים נרחבים ברשתות החברתיות תוך שהיא פוגעת בזכויות הקניין ובמוניטין שלו.

הנתבעת הגישה בקשה לרישום הלוגו כסימן מסחר. בקשתה נדחתה על ידי רשם סימני המסחר משום שרשום סימן מסחר, הדומה לסימן המסחר המבוקש. הנתבעת ציינה כי בחודש מאי 2022 הודיעה כב' הפוסקת לסימני המסחר כי בכוונתה לבחון את האפשרות של הפעלת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר, המאפשר רישום מקביל של סימני מסחר דומים.

תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. נקבע כי הנתבעת לא הפרה את סימן המסחר של התובע. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

העדר יריבות

הנתבעת טענה להעדר יריבות ברמיזה בלבד בכתב ההגנה, כאשר טענה כי "ככל שפעילותו המסחרית של התובע נעשית באמצעות החברה שבבעלותו, אזי שכל טענותיו האישיות של בעל הדין התובע בדבר 'מוניטין של בית העסק' חסרות בסיס".

הנתבעת טענה כי לפי סעיף 50(ב) לפקודת סימני המסחר, הענקת רשות שימוש מחייבת רישום ואם לא נרשמה היא חסרת תוקף.

בית המשפט הסביר כי טענת הנתבעת אינה משרתת אותה, כנימוק הראשון להעדר יריבות. לשיטת הנתבעת התובע, הרשום כבעל הסימן, לא העניק רישיון שימוש בסימן המסחר לחברה, מכיוון שלא נרשמה רשות כזו. העיון בנסחים אכן מעלה שלא מצוינת רשות שימוש בסימנים לאיש. לכן, הרשות הנטענת, גם אם הוענקה, חסרת נפקות. כלומר, אם החברה עושה שימוש בסימני המסחר, היא עושה זאת תוך הפרה לכאורה של זכויות התובע. עם זאת, בית המשפט הסביר כי אין בכך כדי לסייע לנתבעת, משכיוון שבהעדר רשות רשומה, אין רשות והזכות נשארת בידי בעל הסימן, וזאת על פי סעיף 46(א) לפקודה.

הנימוק השני להעדר יריבות נעוץ באישיות המשפטית הנפרדת של התובע ושל החברה. הנתבעת טענה שאין לתובע יריבות עמה, וממילא לא יהיה זכאי לסעד כספי, משום שבמישור סימני המסחר, הפקודה (והדין) אינם מכירים בפיצוי ללא הוכחת נזק, כפי שדרש התובע בכתב התביעה. ואילו במישור העוולות המסחריות, ככל שקיימת הפרה, הרי עילת התביעה נתונה לחברה המקיימת את העסק ולא לתובע שאינו מקיים את העסק, אלא באמצעות החברה. התובע לא יכול להישען על הטיעון כי הוא והחברה הם אותו הדבר. מכיוון שהחברה לא הגישה תביעה, התובע אינו יכול לזכות בפיצוי במקומה.

בית המשפט קבע כי יש לערוך הפרדה בין הסעדים. התובע עתק לפיצויים חלופיים – פיצוי בסף 300,000 ₪ ("תמלוגים") המהווים לטענתו את שווי ההנאה שהפיקה הנתבעת כתוצאה מההפרה לכאורה. לחילופין, פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ₪. בית המשפט הסביר כי אכן הפקודה לא מכירה בסעד של פיצוי ללא הוכחת נזק ולכן לתובע אין עילה לסעד זה. לעומת זאת, סעיף 59א לפקודה מכיל רשימת סעדים שבית המשפט מוסמך להעניק מלבד צו מניעה ודמי נזק, וביניהם: "(2) אם ביקש זאת התובע – על העברת הבעלות בנכסים לידיו, בתמורה לתשלום שווים, כערכם אלמלא ביצוע ההפרה". לכן, בית המשפט קיבל את טענת העדר היריבות בחלקה, ביחס לסעד החלופי בלבד.

עוולת גניבת עין

סעיף 1(א) לחוק קובע: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".

בית המשפט הסביר כי בעניין אנג'ל (ע"א 5066/10 שלמה א.אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (פורסם בנבו, 30.5.13)) נקבע כי על מנת לטעון לקיומה של עוולת גניבת עין, המבקש נדרש להוכיח שני יסודות מצטברים: המוניטין שרכש היצרן; והחשש הסביר להטעיה של הציבור, כי השירות או הנכס שמציע הנתבע הם למעשה שירות או נכס של התובע.

הוכחת יסוד המוניטין

כמו כן, בעניין אנג'ל נקבע כי על מנת להוכיח מוניטין, התובע נדרש להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורותיו של התובע. ככל שהייחודית של המוצר קטנה יותר, נרד שימוש נרחב יותר כדי לגבש מוניטין. כאשר מדובר במוצר עממי המשמש את הציבור הרחב, נטל ההוכחה אינו קל. מצד שני, ככל שמדובר במוצר ייחודי הפונה לקהל לקוחות מצומצם, ניתן להסתפק בשימוש פחות נרחב וממושך. שימוש נרחב יכול להוכיח רכישת מוניטין, ולרוב הוא מהווה תנאי נדרש, אף הוא אינו תנאי מספיק. מהותו של השימוש שנעשה היא החשובה ועל התובע להוכיח כי נעשה שימוש לפיו הקונה בשוק מזהה את הסחורה כסחורתו שלו.

בית המשפט הסביר כי בעניין זה, הצדק עם הנתבעת, אשר טענה כי התובע לא פירט, קל וחומר הוכיח, קיומו של מוניטין. התובע טען למוניטין רב, ללא פירוט, ביסוס או סימוכין, המראה כי יש לו קהל לקוחות שמזוהה איתו דווקא. מדובר בעסק בעל סל מוצרים נרחב – מוצרי חשמל, ציוד חשמלאי, כלי בית, מוצרי נוי, משחרים וצעצועים, דברי הלבשה והנעלה, מוצרי בד לבית, רהיטים, מכלים ואחסון וכיו"ב. כלומר, מדובר בעסק המוכר מגוון רחב של פריטים, ולכן הוא בעל ייחודיות קטנה ביותר. בנוסף התובע מוכר מוצרים עממיים, מכל וכל, כאשר הוא לא מייצר את המוצרים, אלא יצרנים אחרים והתובע משמש מעין "מתווך" בין היצרן לבין הצרכן.

על פי הלכת אנג'ל יש להוכיח כי הקונה מזהה את הסחורה כסחורה של התובע. בית המשפט הסביר כי בעניין זה הסחורה איה של התובע, אלא של יצרנים אחרים, והתובע הוא עסק אחד מני רבים אשר מוכר סחורה זו. לכן, לא ברור האם התובע בנה לעצמו קהל לקוחות שרוכש ממנו דווקא, משום שמדובר בעסק הספציפי, או שמדובר בלקוחות שעשו "סקר שוק" והגיעו אל התובע מאחר והוא מוכר את הסחורה במחיר הזול ביותר. בכל מקרה, בית המשפט קבע כי התובע כלל לא הוכיח קיומו של קהל לקוחות כזה או אחר, ולכן לא הוכח קיומו של מוניטין. בהעדר אלמנט זה, התובע א עמד שהוכחת גניבת עין.

בית המשפט הסביר כי גם טענת העדר היריבות שהעלתה הנתבעת מחזקת מסקנה זו. סעיף 1 לחוק עוסק בשני עוסקים: "לא יגרום עוסק…ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר". התובע הינו הבעלי של סימן המסחר, אך "העוסקת" היא החברה שבבעלותו, אשר הינו ישות משפטית נפרדת. לפיכך, גם אם היה התובע מוכיח קיומו של מוניטין, לעניין גניבת עין, ולפי הגדרת החוק, היריבות היא בין החברה לבין הנתבעת, וגם מטעם זה דין הטענה לגניבת עין להידחות.

הפרת סימני מסחר

בסעיף ההגדרות שבפקודת סימני המסחר, סימן מסחר רשום הוגדר כסימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר. בית המשפט הסביר כי סימני המסחר של התובע הם סימנים הרשומים בפנקס, ולכן מדובר בסימני מסחר רשומים בהתאם לפקודה.

בסעיף ההגדרות שבפקודת סימני המסחר, הפרה הוגדרה כ"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –  (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו גדר; (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום הטובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו גדר". בית המשפט לא קיבל את טענת התובע, לפיה הפרתה של הנתבעת היא כפולה (לפי שני הסעיפים הקטנים הנ"ל).

הפרה בשימוש בסימן זהה

כדי להראות כי מתקיימת הפרה לפי סעיף קטן (2), יש להצביע על כך שהנתבע עשה שימוש בסימן המסחר הרשום. בית המשפט הסביר כי הלוגו שבו השתמשה הנתבעת אינו הסימן המסחרי הרשום. השימוש המפר צריך להיות שימוש כולל הסימן המסחר המוגן, ולא בחלק מחלקיו. כמו כן, השימוש במילה קונטיינר במנותק מיתר רכיבי סימן המסחר שרשם התובע, אינו מהווה עילת הפרה על פי הפקודה. ניתן ללמוד זאת מלשון הפקודה המתייחסת לשימוש בידי מי שאינו זכאי "בסימן מסחרי רשום". הגנתו של סימן מסחר נובעת מרישומו ככזה. ההגנה אינה חלה, למעט חריגים, על סימן מסחר שאינו רשום. כלומר, רק האופן שבו נרשם הסימן מקנה לו את ההגנה. ההגנה אינה מוענקת לחלק ממנו שאינו רשום בנפרד. לכן, השימוש של הנתבעת בלוגו, שאינן סימן המסחר של התובע כפי שנרשם, אינו שימוש מפר לפי הפקודה.

הפרה בשימוש בסימן דומה

לעניין הטענה כי מדובר בסימן דומה,  בית המשפט הסביר כי לצורך הבחינה האם התקיימה הפרה, נקבע בפסיקה "המבחן המשולש" הבוחן דמיון מטעה בין הסימן הרשום לבין הסימן המפר.

המבחן הראשון הוא מבחן המראה והצליל – מהותו של מבחן זה הינה השוואת החזות והצליל של שני הסימנים לצורך בחינת מידת הדמיון ביניהם. קביעת קיומו או העדרו של דמיון תעשה תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם. לא מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד. יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם.

יש לתת משקל יחסי להיבט החזותי לעומת הצליל, על פי הנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. כך למשל, יש להבחין בין מוצרים שהצרכן רוכש באופן חופשי לבין מוצרים שיש צורך להיעזר במוכר כדי לקבל אותם – כאשר מוצר שיש צורך לגשת למוכר כדי לקבל את המוצר הנדרש, יושם דגש על הצליל שבו משתמש הצרכן, כיוון ששני סימני מסחר דומים בצלילם עשויים לגרום לבלבול. דוגמא נוספת היא דרך פרסום המוצר – למשל כאשר מדובר במוצרי טבק, אשר הינם אסורים בפרסום בטלוויזיה וברדיו ומותרים לפרסום רק בעיתונות הכתובה,  נפנה את עיקר תשומת הלב אל המראה של סימן המסחר.

המבחן השני הוא מבחן סוג הסחורות – מבחן זה עוסק בהשפעת סוג המוצרים הנדונים על מידת הסכמה להטעיה. כך למשל נקבע בפסיקה כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה ובשירותים בעלי חשיבות גבוהה, ייטו הצרכנים לערוך בדיקה מעמיקה יחסית טרם ביצוע העסקה. לכן, הסיכוי לטעות קטן יותר. מבחן סוג הלקוחות מורכב משני מבחנים משלימים: האחד – האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות; השני – כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר הבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה.

מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות הוא מבחן המחולק לשני תתי מבחנים: יש לבחון הן את סוג הסחורות – האם יש דמיון בין המוצרים והשפעת סוג המוצרים על מידת הסיכון להטעיה, וכן לבחון את סוג הלקוחות, האם המוצרים פונים לאותם לקוחות והשפעת זהות הלקוחות על הסיכוי להטעיה.

המבחן השלישי הוא מבחן יתר הנסיבות – מבחן זה הוא מבחן לווי המאגד בתוכו את הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים. כך למשל נקבע בפסיקה כי בעת דיון בהתנגדות לרישום סימן מסחר ישנה חשיבות למידת הפרסום שממנו נהנה הסימן המהווה עילה להתנגדות.

בעניין זה התובע טען כי מדובר במראה וצליל כמעט זהים לחלוטין, מכיוון שהנתבעת עושה חיקוי מושלם של השם המסחרי של התובע "הקונטיינר מהיצרן לצרכן" בצירוף ציור גראפי של משאית עם קונטיינר. הנתבעת טענה כי התובע לא הציג ראשית ראיה בדבר דמיון עיצובי בין סימני המסחר לבין הלוגו בו עושה הנתבעת שימוש וכי בפועל סימני המסחר של התובע אינם דומים ללוגו של נתבעת. כמו כן, הנתבעת טענה כי אין כל דמיון גם בין התיבות הלשוניות מכיוון שסימני המסחר נושאים את השם "הקונטיינר מהיצרן לצרכן", ואילו הלוגו של הנתבעת נושא את השם "הקונטיינר סטוק שלומי".

בית המשפט קבע כי לא מתקיים מבחן המראה והצליל. סימן המסחר של התובע נושא את הכותרת "הקונטיינר מהיצרן לצרכן", כשלצידו מכולה בצבע אדום. הלוגו של הנתבעת נושא את הכותרת "הקונטיינר סטוק ישירות מהיבואן לצרכן" או הקונטיינר סטוק – שלומי". הכותרת הראשונה מוצגת על גבי משאית, כשבצידה התחתון של המשאית איור של דובון עם בלונים. הרקע של המשאית בצבע כחול והכיתוב בצבעי צהוב ולבן, והדובי מחזיר בלונים צבעוניים. הכותרת של עמוד הפייסבוק של הנתבעת נושא את הכותרת הקונטיינר סטוק – שלומי", אך זהו אינו הלוגו שלה אלא כותרת העמוד.

בית המשפט קבע כי התובע שגה שטענותיו כי מדובר במראה וצליל זהים כמעט לחלוטין. יש להתבונן בסימן בשלמותו, כלומר גם בטקסט וגם באיורים, לרבות הגופן והצבע. בבחינה זו ניתן לראות בקלות את ההבדלים בין הסימן של התובע לבין הלוגו של הנתבעת. אכן, מבחינת הצליל, קיים דמיון לא מבוטל בין השניים, אך מדובר בשני עסקים המשווקים ומציגים עצמם בעיקר באמצאות האינטרנט והרשתות החברתיות, בצורות הבאות לידי ביטוי בעיקר באופן חזותי ולא שמיעתי. לכן ההבדלים הניכרים במראה, הן מבחינת הצורה והן מבחינת הצבעים, עולים על הדמיון בצליל.

בית המשפט הסביר כי המילה "קונטיינר" היא מילה תיאורית, ולא סביר כי לרוח שייחשף לסימן התובע וללוגו הנתבעת יטעה בעניין הקשר בין שני העסקים, רק בגלל השימוש במילה זו.

בעניין מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות, התובע טען כי סימני המסחר נרשמו לסחורות ו/או שירותים מסוג 11, 20, 24, 25, 28 ו-35, המתייחסים לשיווק ומכירה של מוצרי חשמל, ציוד חשמלי, כלי בית, ומוצרי נוי, משחקים וצעצועים, דברי הלבשה והנעלה, כלים ומכלים לבית ולמטבח, מוצרי בד או פלסטיק לבית, ועוד. התובע טען כי מדובר באותם מוצרים אותם מוכרת ומשווקת הנתבעת. כמו כן, הצורים אשר נמכרים על ידי התובע (ולמעשה על ידי החברה) משווקים באמצעות חנות אינטרנטית, בכל הארץ, לרבות בצפון שם טען כי יש לו חוג לקוחות נאמן. לעומת זאת, הנתבעת טענה כי הצדדים משווקים סחורות שונות לחלוטין – התובע משווק מוצרי חשמל, ואילו היא משוורת פריטים מוזלים וציוד חד פעמי. כמו כן חוג הלקוחות שלהם שונה לחלוטין, כאשר התובע משווק בכל הארץ, באמצעות האינטרנט, והנתבעת משוורת לציבור לקוחות מזדמנים, בעיר שלומי בלבד.

בית המשפט הגיע למסקנה כי הצדק עם הנתבעת. הנתבעת הציגה תמונות מתוך אתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק של התובע, מהן עולה כי עיקר הטובין המשווקים שם הם מוצרי חשמל וציוד ספורט. לעומת זאת, הנתבעת טענה כי היא מוכרת צעצועים, כלים חד פעמיים, פרסים ועוד. בעוד שהמוצרים שנמכרים על ידי החברה הוא מוצרים יחסית יקרי ערך, המוצרים שנמכרים על ידי הנתבעת הם בעיקר מוצרי פנאי ושעשוע זולים ביותר. בעוד שהתובע מכוון לציבור בכל הארץ, הנתבעת פונה לקהל מצומצם באזור גיאוגרפי קטן. לא סביר שלקוח שמעוניין לרכוש מקרר יפנה אל הנתבעת, כפי שלא סביר שלקוח פוטנציאלי שמעוניין בכלים חד פעמיים יפנה אל התובע. עיקר הטובין הנמכרים על ידי התובע, שונים באופן מהותי מעיקר הטובין הנמכרים על ידי הנתבעת. סוג והלקוחות של התובע שונה מסוג הלקוחות של הנתבעת. כך, הסיכון להטעיה פוחת באופן משמעותי.

בית המשפט קבע כי גם יתר נסיבות העניין מובילות למסקנה שהנתבעת לא הפרה את סימני המסחר. ההבדלים בגודל העסקים, פלטפורמות הפרסום, ותפוצת הפרסום מביאים לתוצאה לפיה סיכון ההטעיה קטן עד כדי לא קיים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>