חברת יונה אברך בע"מ הגישה בקשה למחיקת סימן המסחר שהוגש על ידי גור אריה סליס ודניאל סליס. ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 1.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: מבקשת המחיקה הגישה שתי בקשות לרישום סימן המסחר "Buy the Way" מעוצב ומילולי, שמספריהן 258617 ו-258618, בהתאמה. הבקשות הוגשו בסוגים 35 ו-43. הבקשות הוגשו לאחר שהתברר למבקשת המחיקה כי נרשם בפנקס הסימן המעוצב Buy the Way"" (סימן 202841) בסוג 35 .
מבקשת המחיקה הגישה בקשה למחיקת הסימן הרשום. ובטרם הוגשו ראיות הצדדים בהליך הודיעו הצדדים כי הושג ביניהם הסכם לרישום של סימני מבקשת המחיקה לצד הסימן הרשום, תוך הגבלת הפרטות הן של הסימן הרשום והן של סימני המבקשת.
הרשמת הורתה לצדדים להגיש טענות וראיות שיהא בהן כדי לשכנע כי לא יהיה ברישום המקביל כדי להטעות.
תוצאות ההליך: ההסכם שהוגש לא אושר. נפסק כי לנוכח העדר הראיות מטעם בעלי הסימן, אין לאשר את ההסכם כפי שהוגש. ניתן יהיה לאשר רישום מקביל של הסימנים בתנאים הבאים:
א. פרטת הסימן הרשום תצומצם כדלקמן: שיווק והפצה מקוונים של מוצרים, למעט מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו ומוצרי עישון וטבק; הנכללים כולם בסוג 35;
ב. פרטת הסימנים המבוקשים תצומצם כדלקמן: שיווק קמעונאי בחנויות, לרבות חנויות נוחות, כלבו, מרכולים, מינימרקטים וקיוסקים, של מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו, מוצרי עישון וטבק; ניהול והפעלה של חנויות אלה; הנכללים כולם בסוג 35.
בנוסף נפסק כי הצדדים יגישו פרטות מתוקנות (באנגלית ובעברית) בהתאם להחלטה זו תוך שבעה ימים. לא תוגשנה פרטות כאמור, ייקבע מועד לשמיעת טענות הצדדים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
רישום מקביל של סימני מסחר דומים
נפסק כי הסכם בין הצדדים לרישום מקביל של סימנים זהים או דומים עד כדי להטעות אינו חזות הכל וכפוף הוא לאישור הרשם בהתאם לשיקול דעתו. הכללים המתווים שיקול דעת זה קבועים בסעיף 30 לפקודת סימני מסחר.
כאמור בסעיף 30 לפקודה תנאי לאישור הסכם כאמור הינו כי שני הצדדים השתמשו בסימניהם בתום לב. ראה גם החלטת הרשם (כתוארו אז) בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 95267, 100851 "Complete" ו-"Complete System" Allegran Inc. נ' קונטקט נילסן (ישראל) בע"מ (פורסמה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, 19.11.2003 בעמוד 12 להחלטה):
"המבחנים להוכחת הזכות לשימוש מקביל באותו הסימן הם זהים בעיקרם למבחנים המשמשים להוכחת זכות העדיפות בסימן לפי סעיף 29. לשון הסעיף מקנה משקל מכריע ליסוד תום הלב."
מתצהירו של מר אברך עולה כי עשה שימוש בסימנו באופן רציף במשך שנים לא מעטות ואף היה בבעלותו סימן מסחר רשום. השימוש נעשה בחנויות נוחות ובבתי הקפה שבבעלות מבקשת המחיקה. לא נעשה שימוש בסימן בחנויות מקוונות.
בעלי הסימן לא הגישו תצהיר מטעמם לתמיכה בהסכם ובהעדר תצהיר בדבר אופן בחירת הסימן והשימוש שנעשה בו יקשה לקבוע מהו היקף השימוש וכי שימוש זה היה בתום לב. מר אברך ציין כי לולא פעלו בעלי הסימן בתום לב לא היה מסכים לרישום מקביל של הסימנים. הרשמת קיבלה את הטענה כי אכן בעלי הסימן בחרו בסימן מבלי שידעו על קיומה של המבקשת ועל השימוש שהיא עושה בסימן.
אשר להיקף השימוש שנעשה בידי בעלי הסימן, הראיה היחידה שהוגשה לשימוש בצירוף buy the way ובסימן הרשום על ידי בעלי הסימן צורפה לתצהירו של מר אברך בדמות תדפיס מאתר האינטרנט www.buytheway.co.il שבבעלות מר דניאל סליס. על פי התדפיס האמור נמכרים באתר מוצרי צריכה שונים.
מר אברך טען בתצהירו כי לא ידוע לו על טעויות של צרכנים הנובעות מהדמיון בין הסימנים. בשל העדר ראיות מטעם בעלי הסימן, לא ניתן לדעת האם לא אירעה טעות בשל אי שימוש בסימן על ידי בעלי הסימן או למרות שימוש כאמור.
הרשמת סברה כי בהינתן שוני בין סוגי הסחורות הנמכרות וצינורות השיווק ובשל העיצוב השונה של הסימנים, סביר כי תימנע הטעייה של הצרכנים. עם זאת, נפסק כי הפרטות המתוקנות שהוגשו אינן משקפות בידול כאמור.
הפרטות של הסימנים המבוקשים כוללות שיווק מקוון, למרות שלא נעשה שימוש בשיווק כזה על ידי המבקשת. זאת ועוד, אחד מן הסימנים המבוקשים הינו מילולי ולפיכך מעניק הגנה לכל עיצוב. הסכמת הצדדים כי לא יעשו שימוש בעיצובים דומים אינה באה לידי ביטוי בסימנים ובהסכם שהוגש.
הפרטה המוצעת של הסימן הרשום כוללת שיווק באמצעים שאינם מקוונים, למרות שלא הוכח כל שימוש בסימן לשיווק בחנויות, ולמעשה הוכח שימוש מועט ביותר בסימן.