ארבע עשרה בקשות לרישום סימני מסחר מילוליים, אשר הוגשו על ידי חברת Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated וחברת Russian Standard Intellectual Property Holding. התיק נדון, באופן חוזר, ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 23.12.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימנים המבוקשים בטענה כי אינם בעלי אופי מבחין (כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר); מפאת היות המילה Russian שם גיאוגרפי (בהתאם לסעיף 11(11) לפקודה); תנאי לשימוש במילה Standard הוא מתן היתר ממשרד התעשייה והמסחר לשימוש במילה וזאת בהתאם לסעיפים 13(א) ו-14 לחוק התקנים, תשי"ג-1953.
כנגד חלק מהסימנים נקבע גם כי הם דומים לסימנים רשומים אחרים ועל כן אינם כשירים (בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה) – רישום כפול.
ההחלטה הראשונה של רשם סימני המסחר: ביום 8.9.2013 ניתנה ההחלטה הראשונה בתיק על ידי סגנית רשם סימני המסחר, בה נקבע כי הבקשות לרישום הסימנים נדחות. הסימנים אינם בעלי אופי מבחין ולא ניתן לבצע רישום כפול ביחס לחלק מהסימנים.
ערעור: על ההחלטה הראשונה הוגש ערעור (עש"א 13653-10-13), במהלך דיון שהתקיים בערעור הועלתה הצעה, לפיה יגישו המערערות מסמך ולפיו הבעלות בסימני המסחר המבוקשים ובמספר סימנים רשומים תהיה בידי אישיות משפטית אחת. משהגישו המבקשות מסמכים המעידים לשיטתן על העברת הזכויות הקיימות למבקשת 1 בבקשות לרישום סימני המסחר וכן במספר סימנים רשומים נוספים, לשם המבקשת 2, הוחזר הדיון בבקשות אל רשם סימני המסחר.
תוצאות הליך זה: נקבע כי בקשות לרישום סימני מסחר 227464 ו-227465 נדחות (בטענת רישום כפול). בקשות אלו הינן לרישום הסימנים חרף קיומם של סימנים זהים הרשומים בפנקס סימני המסחר על שם המבקשת 2 בשמה הקודם בגין אותן טובין (להלן: "הסימנים הכפולים").
בנוסף נפסק כי ככל שתושלם העברת הזכויות בבקשות הסימנים, באופן בו תהא בעלת הזכויות זהה לבעלת הזכויות בסימנים הרשומים בחו"ל על בסיסם הוגשו בקשות אלו, יקובלו סימנים 227494, 227493, 227487, 227485,227481, 227477, 227459, 227457, 227453, 227452, 227450, 227449 לרישום בהתאם לסעיף 16 לפקודה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
אופן בחינת סימנים בישראל אשר נרשמו בחו"ל במועד קודם
בהחלטה הראשונה, נקבע כי בכל הנוגע לסוגים שאינם 33, הסימנים אינם כשירים להירשם כסימני מסחר מפאת היותם חסרי אופי מבחין כדרישת סעיף 8 לפקודת סימני מסחר. עוד צוין כי בקשתן של המערערות לרשום את הסימנים על בסיס סעיף 16 לפקודה נזנחה על ידן עוד במהלך הליך הבחינה של מחלקת סימני מסחר. זאת, לאחר שהודיעה להן המחלקה כי לא ניתן לבחון את הבקשה בהתאם לסעיף 16 לפקודה בשל העדר זהות בין בעליהם של הסימנים המצוטטים לבין הסימנים המבוקשים.
בדיון חזר בא כוח המבקשת וביקש לבחון את רישום הסימנים בהתאם לסעיף 16 לפקודה. לפיכך יש לבחון כעת האם יהיה בהעברת הבעלות כאמור לעיל בכדי לסייע למבקשות ברישום סימני המסחר המבוקשים, וזאת בהתאם לסעיף 16 לפקודה.
סעיף 16 לפקודה מקל על בעל סימן מסחר רשום בחו"ל בבואו לרשום את סימנו בישראל. בסעיף זה נקבע, כי תנאי הכשירות לרישום סימן הקבועים בסעיפים 8 ו-11 לפקודה לא יחולו על בקשה שכזו. חלף התנאים הרגילים, קובע ס"ק (א)(2) של אותו הסעיף רף נמוך יותר של אופי מבחין המספיק לצורך רישום הסימן. כקבוע באותו הסעיף, די במידה כלשהי העושה את הסימן לבעל אופי מבחין בכדי לקיים דרישה זו.
נפסק כי בענייננו מקיימים הסימנים המבוקשים דרישה זו. הצירוף המבוקש, בין שהוא כתוב באותיות אנגליות ובין כשהוא כתוב באותיות קיריליות, הנו בעל מידה כלשהי של אופי מבחין. בהעברת הבעלות שהוצעה, ככל שזו תבוצע בפועל, יהיה גם בכדי להתגבר על התנאי הקבוע בסעיף 16(1) ולפיו יסורב סימן לרישום ככל שרישומו יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר. אי לכך, מתאפשר רישומם של סימנים אלו, למעט הסימנים המבוקשים בסוג 33.
רישום כפול
טענה נוספת שהעלו המבקשות הנה, כי החלטה שלא לאפשר רישום כפול מפלה אותן לרעה ביחס לנוהג שהתבסס ברשות הפטנטים בעבר, ולפיו התאפשר רישום כפול של סימנים. לשיטתן, אין לגזור גזירה שווה מהחלטת הרשם בעניין בקשות לרישום סימני מסחר מספר 227640, 227647 (בקשה לביטול קיבול) TKS s.a. נ' Gilmer S.p.A (פורסם באתר רשות הפטנטים, 2.4.12) (להלן: "עניין אייסברג") לענייננו. ב"כ המבקשות סבור כי בעניין אייסברג נעשה נסיון להתגבר באמצעות רישום כפול על טענת העדר שימוש בסימנים קודמים ואילו בענייננו אין נטענה טענה כזו. פרשנות זו של החלטת הרשם אינה נראית לי. באותו עניין קבע כב' הרשם כי אין לאפשר רישום כפול של סימן מסחר בפנקס וכי רישום כזה מהווה למעשה טעות בפנקס שיש לתקנה וזאת ללא קשר לשאלה מדוע נתבקש הרישום הכפול.
לעניין טענת ההפליה, הרי שטענות כאלו כבר נדחו לא אחת על ידי ערכאה זו (ר' למשל: בקשה לרישום סימן מסחר מספר 151581 מייפל שיווק וביגוד בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 17.11.03), בקשה לרישום סימן מסחר 235163 עין גדי קוסמטיקס בע"מ, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.5.13)). בחינת כשירותו של סימן מסחר נבחנת לגופה ולא ביחס לסימנים אחרים. לא יכול להיות חולק כי עצם רישומו של סימן אשר יתכן, למשל, כי נרשם בשגגה, אינו יכול להכשיר רישומו של סימן בלתי כשיר נוסף. בחינת סימן מסחר אינה מתבצעת ביחס לרישום בפנקס אלא בהתאם להוראות הדין, תוך שקילת שיקולים הנוגעים לנסיבות המסוימות של אותו המקרה.
באשר לטענה לנוהג שהיה קיים בעבר ואיפשר רישום כפול, סבורה סגנית הרשם כי גם דינה של טענה זו להידחות. מבלי להכריע דבר בדבר קיומו של נוהג כזה, שינוי מדיניות הנו דבר שבסמכותה של רשות הפטנטים כרשות מנהלית לשם הגשמת תכלית החקיקה.
זאת ועוד, ככל שמדובר בשינוי, הרי שזה לא אירע בעת האחרונה, כפי שעולה אף מן ההחלטה בעניין אייסברג, שניתנה לפני למעלה משנתיים וחצי. מדיניות זו באה לידי ביטוי גם בהוראות העבודה של מחלקת סימני המסחר, כדלקמן:
"אם במהלך החיפוש נמצא סימן זהה רשום הכולל רשימת סחורות/שירותים זהה ובבעלות המבקשים הנוכחיים, יציין הבוחן כי בהתאם לאמור בהחלטת הרשם מיום 2.4.12 בנוגע לבקשות לרישום סימני מסחר מס' 227640 ו-227647, לא ניתן לרשום בפנקס שני סימנים זהים. אם הוגשה בקשה בינלאומית זהה לסימן לאומי של אותם מבקשים, ניתן לרשום אותן זו לצד זה (שכן ישנה אפשרות עתידית להמיר את הבקשה הלאומית בבקשה הבינלאומית)." (הוראות עבודה מחלקת סימני מסחר, בחינה ראשונה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר, סעיף 12.3)
סגנית הרשמת קיבלה את הטענה כי זיהוי מקור הטובין, להבדיל מזיהוי בעלי הסימן, מקיימת את תכלית דיני סימני המסחר. ואולם אין בכך כדי לסייע למבקשות בבקשתן לרישום כפול של הסימנים. רישום כפול שכזה – אף אם נעשה בתום לב, מכביד ומעמיס על הציבור. לרישום כזה השלכות שליליות, כגון יצירת חשש בקרב הציבור מפני התמודדות עם גוף שלו סימני מסחר רבים, אף שאין כך הדבר בפועל וחשש מפני מכירה של סימני מסחר זהים או רישיונות שימוש בהם לגופים שונים ויצירת חוסר ודאות והטעיה.
על כן נפסק כי אין לאפשר רישום כפול של סימני מסחר.
