הקדמה – Due Diligence for IP
בימינו, בעולם שמונע ע"י טכנולוגיה וקידמה, כוחה של חברה עשוי להימדד דווקא על בסיס הקניין הרוחני שבבעלותה. חברות נקנות ונמכרות מדי יום, כאשר לצד האינטרס הכלכלי שבהגשמת עסקת המכר, עומד אינטרס של השגת מקסימום רווחים דווקא מהקניין הרוחני.
חקירה ובדיקת נאותות של הקניין הרוחני של החברה, בין אם נעשית על ידי חברה חיצונית ובין אם על ידי החברה עצמה, עשויה ליצור פוטנציאל לרווח כלכלי גבוה בהרבה מהמצופה, למנוע לקיחת אחריות וסיכונים מיותרים ולאפשר קבלת החלטות מודעת ומושכלת יותר.
מהי "בדיקת נאותות"?
בדיקת נאותות בתחום הקניין הרוחני הינה בדיקה הנעשית ע"י גורם מקצועי מיומן, בה הוא מגדיר, בוחן ומנתח את "תיק הקניין הרוחני"(IP Portfolio) של החברה.
יש בדיקות שנעשות באופן "התקפתי", במקרים בהם יש כוונה לקנות חברה, להשקיע בחברה, לקנות רישיון או מוצר מהחברה. מנגד, קיימות גם בדיקות "הגנתיות" במקרים בהם החברה מתכוונת להימכר, להציע רישיון למכירה, להתמזג עם חברה אחרת או כאשר יש כוונה של חברה לצאת להנפקה.
על פי רב, המטרה המרכזית של הבדיקה הינה לבדוק את הסיכון ושווי הנכסים הרוחניים של חברה בטרם כניסה לעסקה מאחד הסוגים האמורים לעיל, ובהם:
- הפטנטים של החברה,
- סימני המסחר,
- זכויות היוצרים,
- הסודות המסחריים
- או כל שילוב שביניהם.
ככל שהנכסים הרוחניים מהווים חלק משמעותי יותר מהעסקה המיועדת, כך בדיקת הנאותות תסקור באופן מקיף ועמוק יותר את מהותם, הבעלות עליהם, הפוטנציאל הכלכלי שהם מגלמים בחובם וכן הלאה.
הסיכונים באי-ביצוע בדיקת נאותות
כאשר חברה או בעלים של קניין רוחני נמנעים מלבצע בדיקת נאותות ישנם מספר סיכונים איתם הם עשויים להתמודד בהמשך:
- הפחתת שווי העסקה – גם במקרים בהם המשא ומתן בין הצדדים התקדם והתמורה ו/או התנאים הכלכליים של העסקה כבר הוגדרו והוסכמו, פגמים שנתגלו בבדיקת נאותות מאוחרת עשויים להוביל לפתיחת המשא ומתן בין הצדדים מחדש, אולם מעמדה נחותה יותר.
- העסקה עלולה להידחות עד ל"תיקון הפגמים" – דחיית ביצוע העסקה עשויה להיות קצרת מועד, אולם היא עשויה אף להימשך שנים (לדוגמא, במידה ונתגלה כי הקניין הרוחני באחד הנכסים הינו בבעלות משותפת והגורם השלישי אינו בנמצא או שאינו מעוניין למכור). דחייה ארוכה שכזו עלולה לגרום לרוכש הפוטנציאלי לאבד עניין בעסקה.
- יצירת משא ומתן נוסף – במידה ונתגלו "בעלים משותפים" בקניין הרוחני של אחד הנכסים, החברה או הבעלים עשויים למצוא עצמם מנהלים משא ומתן מקביל עם אותו גורם חדש, אשר עשוי "להקפיץ את המחיר" בשל המצוקה אליה נקלעו.
- נתגלו פגמים המבטלים את העסקה בכללותה.
ברור כי אף צד לא מעוניין להעמיד עצמו בעמדה המאלצת אותו להתמודד עם סיכונים שכאלה ולכן, לשם הקטנת הסיכונים, לא רק שמומלץ לבצע בדיקת נאותות בטרם כניסה לעסקה מסחרית כלשהי, אלא שמומלץ אף לקיימה באופן עצמאי, בכדי לגלות בטרם עת את כל "הנקודות החלשות" העשויות להתעורר, לזהות אותן ולתקן אותן מבעוד מועד.
יתרון נוסף וחשוב לא פחות לקיומה של בדיקת נאותות מראש הינו יצירת "מפת הקניין הרוחני" (להלן: IP Map).
IP Map הינה מסמך אשר:
- מזהה כל רכיב/מוצר/שירות בקניין הרוחני;
- מזהה את הממציא/היוצר של כל רכיב/מוצר/שירות;
- מזהה את הבעלים הנוכחים של כל רכיב/מוצר/שירות;
- מפנה לכל מסמך אשר תומך או מאשר כל גורם בין הממציא עד לבעלים, כגון: הסכמי שיתוף, העסקה, הרשאות שימוש, הסכם יעוץ, הסכם בעלות משותפת וכד'.
כאמור לעיל, ברגע שיצרנו לעצמנו IP Map יצרנו לעצמנו מסמך המזהה את כל הפערים והפגמים הקיימים בקניין הרוחני ונתנו לעצמנו אורח רוח וזמן לתקן אותם כראוי. בנוסף, ניתן יהיה להציג את המסמך הזה בפני הקונה/המשקיע/המורשה הפוטנציאלי, כאשר אנו ערים לכל הנקודות האפשריות העשויות להתעורר במהלך המשא ומתן – דבר אשר מקצר את התהליך באופן משמעותי. כמעט לא קיימת בדיקת נאותות אשר לא מעלה איזשהו פער ו/או פגם במהלכה.
שיטת שלושת השלבים
על אף האמור לעיל, בדיקת נאותות הינה פרוצדורה אשר לוקחת זמן וככזו היא לא בהכרח נדרשת או מוצדקת לפני כל פעולה עסקית. עם זאת, כאשר חברה עומדת בפני עסקה מסחרית מהותית מומלץ מאד לקיים בדיקת נאותות כלשהי, ובמיוחד על בסיס שיטת שלושת השלבים. שיטה זו מחלקת את הבדיקה לשלושה שלבים עיקריים: 1.יצירת סדר עדיפויות. 2.החקירה. 3.ניתוח התוצאות.
ניתוח השלבים בסדר זה מאפשר לעורך הדין ולמנהלי החברה ליצור מבט-על – במקום להתמקד בכל נכס ונכס בקניין הרוחני, הם מסוגלים לראות את השווי הכלכלי המקסימאלי של כלל הקניין הרוחני שברשותם וכן, זה מציב אותם בעמדה המאפשרת להם למקסם את המטרות הכלכליות והעסקיות של העסקה:
1. שלב א: יצירת סדר עדיפויות – בטרם מתחילים בדיקת נאותות, עורך הדין חייב לזהות את סדרי העדיפויות של מנהלי החברה. בדרך זו הוא ידע לזהות את תפקיד וחשיבותו של הקניין הרוחני בעסקה המיועדת. כאמור, ככל שהקניין הרוחני יהווה חלק משמעותי יותר מהעסקה, כך יעמיק וירחיב עורך הדין בבדיקה. לשם כך, עורך הדין יעלה שאלות כגון: האם הקניין הרוחני הוא אלמנט מרכזי או משני בעסקה? אילו חברות מתעניינות בטכנולוגיה המוצעת? האם הרישוי בתחום הוא הליך שגרתי? מהו סוג העסקה המיועדת? מהם היעדים המרכזיים בעסקה? איך כל אחד מהנכסים הרוחניים משרת את המטרה העסקית של כל צד בעסקה?
כאשר הבדיקה היא "הגנתית" השאלות יכולות בכיוון מעט שונה, כגון: האם המוצרים, התוכנות ו/או השירות כלולים במסגרת הקניין הרוחני של החברה? האם הפטנט המרכזי רשום על שם החברה? מה לגבי פטנטים נלווים? האם כל השירותים/המוצרים שברשות החברה עבירים? וכן הלאה.
2. שלב ב: החקירה – שלב החקירה הינו השלב המרכזי של הבדיקה המהותית. על פי רב הוא יתחיל בשתי שאלות מרכזיות:
- מהם המוצרים ו/או השירותים המעורבים בעסקה העתידית?
- האם אותם מוצרים ו/או שירותים מכוסים על ידי הקניין הרוחני של החברה?
לכל אורך סקירת הקניין הרוחני המיועד, עורך החקירה שומר לנגד עיניו את מטרות ויעדי העסקה בכללותה. לאחר "קטלוג" המוצרים והשירותים על בסיס השאלות הללו, החקירה עוברת להתמקד במספר אלמנטים נוספים:
- "החופש לפעול" – בדיקה האם לקונה, לאחר הרכישה, תהיה אפשרות להשתמש ו/או למכור את השירותים ו/או המוצרים מבלי להפר זכויות של צדדים שלישיים.
- היקף וכשרות – בדיקת היקף ההגנה וחוזקם של הנכסים הרוחניים של החברה. בדיקת הכשרות מוודאת כי קיים אלמנט חדשנות בנכסים הרוחניים של החברה (אם נדרש), כמו גם התקדמות המצאתית ועמידה בכל שאר הדרישות הפורמאליות לרישום פטנטים. ככל שעולות בעיות בכשרותם של נכסים רוחניים, או שמתעוררות "נורות אדומות" הנוגעות לבעלות החברה באותם נכסים, שווי העסקה עשוי לרדת משמעותית ואף לגרום לסיום המגעים בין הצדדים.
- בעלות – בדיקת הבעלות בנכסים הרוחניים הינה רכיב מרכזי וקריטי בבדיקה המהותית ולכן עורך הדין יברר מספר סוגיות מרכזיות בכדי לוודא מהן הזכויות הקנייניות של חברת היעד בנכסים הרוחניים והאם הן נקיות משעבודים וחופשיות להעברה. לדוג': מיהם הממציאים? האם הממציאים העבירו את הזכויות הקנייניות כראוי לחברת היעד? מהן זכויות חברת-היעד בהעברת הזכויות הללו? האם היו טענות כלשהן על ידי גורם שלישי כנגד זכויות אלו? וכן הלאה. התשובות לשאלות ראשוניות אלו תאפשרנה לעורך הדין לזהות היכן נדרשת חקירה מעמיקה יותר.
3. שלב ג: ניתוח תוצאות הבדיקה – זהו השלב השלישי והאחרון של בדיקת הנאותות. בשלב זה מאחדים בין הסיכונים והיתרונות שעלו במהלך שלב החקירה ומאזנים אותם אל מול המטרה שעמדה לנגד עינינו בעשיית בדיקת הנאותות, וזאת, תוך לקיחה בחשבון את ממצאי שלב א – יצירת סדר עדיפויות. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי הבדיקה עשויה ללקות בחוסרים מסוימים, הנובעים ממסירת אינפורמציה חלקית על ידי חברת היעד או מגבלת זמן אשר מנעה בדיקה מלאה ומושלמת. חישוב כלל הגורמים יחד יאפשר לעורך הדין לתת המלצה סופית ללקוח בקלות. התוצאה עשויה להיות מגולמת בעצה כלכלית – להפחית/להעלות את סך שווי העסקה או בעצה אסטרטגית – לשנות עמדה באופן כלשהו ביחס לקניין הרוחני.
ניתוח מכלול הסיכונים, היתרונות, הגבולות ומגבלות הקניין הרוחני יעשה לרב בטבלה המכילה את מכלול הנתונים עבור כל מוצר ו/או שירות. בדרך זאת, ניתן לראות ולנתח בנקל את הנתונים העובדתיים וליצור מעין "גוף מידע" שמבהיר בצורה חד משמעית לכל צד מה עומד להימכר/להירכש. גוף מידע זה עשוי לשנות תנאי משא ומתן, לאפשר שיערוך, להגדיר ולהבהיר סוגיות נוספות לדיון. בסיכומו של דבר, בדיקת הנאותות מאפשרת ליצור כלי לאיסוף ידע והערכת מכלול הקניין הרוחני – שני אלמנטים מהותיים כאשר עומדים בפני לקיחת החלטות אשר יש בהם אלמנטים של לקיחת סיכונים.
לסיכום, חברות וארגונים אשר יבחרו שלא לקיים בדיקת נאותות לוקחים על עצמם את הסיכון כי הליך סגירת העסקה יימשך הרבה יותר זמן, יתעכב, ייזנח או שהמשא ומתן ייפתח מחדש עקב פגמים שיתגלו בשלב מאוחר יותר.
מאידך, חברות וארגונים אשר יבחרו לקיים בדיקת נאותות באופן עצמאי ואף להכין IP Map מבעוד מועד, ינהלו את הליך סגירת העסקאות באופן מהיר ויעיל יותר וכן יפחיתו משמעותית את הסיכונים שבעיכוב העסקאות, זניחת המשא ומתן או בפתיחתו מחדש.
למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il
למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.
למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.
