הליך בין עוף עוז נ' עוף טנא אשר נדון ברשות סימני המסחר, בפני הפוסקת יערה שושני כספי (בקשה לביטול סימן מסחר מס' 169322).
ביום 20-2-2011 ניתנה ההחלטה בתיק.
תחום: בקשה לביטול סימן מסחר בשל היעדר שימוש נושאים: מי ראשי להגיש בקשה לביטול סימן בשל היעדר שימוש, ביטול סימן בשל היעדר שימוש, נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן, שימוש בסימן במסגרת שם החברה, שימוש בסימן באמצעות מבקשת הביטול ללא רישום רישיון, נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את הרישום, נסיבות חריגות המצדיקות הפעלת שיקול דעת הרשם
עובדות:
בקשה לביטול סימן מסחר מעוצב "עוף טנא" בגין העדר שימוש לפי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972. משנת 1991 בעלת הסימן אינה פעילה בתחום העופות. במסגרת הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים, ניתן למבקשת רישיון בלתי ייחודי לעשות שימוש בשם המותג "עוף טנא" בכל הקשור במכירת עופות שישחטו או יעובדו במפעל ואולם רישיון זה לא נרשם ברשם סימני המסחר.
נפסק:
בעלת הסימן לא עשתה כל שימוש בסימן בתקופה הקובעת, הן בעצמה והן באמצעות מבקשת הביטול, לצורך סימון הטובין (מוצרי עוף ובשר) בגינם נרשם הסימן. בעלת הסימן אף לא הצביעה על נסיבות מיוחדות במסחר שיסבירו את אי השימוש בסימן. בנוסף, לא קיימות נסיבות חריגות אחרות אשר יהוו צידוק ראוי בגינו יוותר רישום הסימן בפנקס סימני המסחר. אי לכך, מקבלת את הבקשה והרשם הורה על ביטולו של סימן מסחר מס' 169322. למבקשת נפסקו הוצאות בסך 10,000 ₪.
נקודות מרכזיות:
מי ראשי להגיש בקשה לביטול סימן בשל היעדר שימוש
סעיף 41 לפקודה מטרתו העיקרית היא טיהור הפנקס מסימנים שלא נעשה בהם שימוש בפועל ושאין כוונה לעשות בהם שימוש. זאת בשונה מסעיף 39 לפקודה, המעניק זכות לבקש מחיקת סימן אך ורק ל"צד נפגע". סעיף 41 מתייחס לכל אדם המעוניין בדבר ביטול הרישום, ואין נפקא מינא אם מעוניין הוא בסימן שביטולו נתבקש, אם לאו. לפיכך, נפסק כי לא מוטלת בספק מעמדה של המבקשת כמי שרשאית להגיש בקשה לביטול הסימן הרשום על שם בעלת הסימן.
ביטול סימן בשל היעדר שימוש
סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן: "41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן אם יוכח כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שלגביהם הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול.
במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה, על היושב בדין לבחון שלוש שאלות (בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS נ' פרמינגר, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975) (להלן: "פס"ד פרמינגר")): "השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן".
נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן
נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן מסחר רשום רובץ לפתחו של מבקש הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית – היינו, העדר שימוש בסימן הרשום במשך שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול – כדי לשנות את הכלל דלעיל. על מבקש ביטולו של סימן, להניח לפחות ראשית ראיה לטענותיו, או-אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן. ראה: בג"ץ 296/86 MOORGATE TOBACCO CO. LTD. נ' PHILIP MORRIS INC. פ"ד מ"א(1) 485.
בענייננו, המבקשת הוכיחה כי משנת 1991 חדלה בעלת הסימן לעשות בעצמה שימוש בסימן הרשום בכל הקשור לתחום שיווק וייצור עופות. הנה כי כן, עלה בידי מבקשת המחיקה להניח ראשית ראיה לטענותיה בדבר העדר שימוש בסימן הרשום בתקופה הרלבנטית. לפיכך, עבר נטל הראיה לבעלת הסימן, להפריך את טענות המבקשת ולהראות כי עשתה שימוש בסימן הרשום על שמה או לחילופין כי קיימות נסיבות מיוחדות במסחר בעטיין לא עשתה שימוש בסימנה.
שימוש בסימן במסגרת שם החברה
הרשם דחה את טענות בעלת הסימן לפיהן השימוש בסימן כשם החברה מהווה שימוש כהגדרתו בדין. אכן נכון, כבר נקבע לא אחת כי לא בנקל יבוטל סימן מסחר אשר נרשם כדין, וכי יש ליתן פרשנות רחבה למונח "שימוש" בסימן מסחר. כך, שימוש בסימן רשום במסגרת שם חברה עשוי להיחשב כשימוש מספיק לצורך דרישת סעיף 41, ובלבד ששם החברה מוטבע על גבי מוצר או שירות הנכללים בפרטת הסימן הרשום.
בענייננו, עיקר הראיות שהובאו על ידי בעלת הסימן לעניין הוכחת השימוש היו חשבוניות המס שהוצאו מטעמה בגין תשלום דמי השכירות ע"י המבקשת עבור השימוש במושכר. לא הובאו כל ראיות לפיהן עשתה בעלת הסימן שימוש בשם החברה לצורך מסחר בטובין הכלולים בפרטת הסחורות של הסימן הרשום (היינו: מוצרי בשר ועופות). בנוסף, הכיתוב המופיע על גבי חשבוניות אלו הוא שמה של בעלת הסימן (השם) באותיות דפוס בלבד ולא הלוגו המעוצב אשר ביטולו נתבקש דכאן. אי לכך, לא ניתן לזקוף את השימוש שעשתה בעלת הסימן בסימן במסגרת ציון שם החברה על גבי חשבוניות המס, או יתר מסמכיה לצורך העניין, כשימוש לפי הוראת סעיף 41 לפקודה.
שימוש בסימן באמצעות מבקשת הביטול ללא רישום רישיון
הוראות הסעיפים הרלבנטיים לענייננו מצויות בסעיף 41(ו)(2) ובסעיף 50 לפקודה. סעיף 41(ו)(2) קובע כדלקמן: "ו) בסעיף זה, "שימוש", בסימן מסחר, לרבות – (1) …… (2) שימוש על ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בתנאי ששימוש זה נעשה בכפוף לפיקוח בעל הסימן".
סעיף 50 לפקודה קובע כדלקמן: "50.(א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר (בפקודה זו – בעל רשות) להשתמש בסימנו לענין הטובין שלגביהם רשום הסימן, כולם או מקצתם. (ב) לא יהיה תוקף לרשות אלא אם נרשמה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשם לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו. (ג) כל עוד בעל רשות משתמש בסימן לענין הטובין במהלך עסקו בהתאם לרשות ובכפוף לתנאים או להגבלות שבה, יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן".
בהסתמך על שני סעיפים אלו נקבעה הלכה על ידי ביהמ"ש העליון לפיה שימוש בסימן רשום ע"י מי שקיבל רשות שימוש בו, מבלי שנרשמה הרשות בפנקס סימני המסחר, לא יחשב כשימוש על ידי בעלי הסימן הרשום. ראו: דברי כב' השופט י' דנצינגר בע"א 2209/08 GIGIESSE CONFEZIONI S.P.A נ' ואמפום בע"מ (פורסם ב"נבו", 23.3.10).
בענייננו, לא נרשמה על שם המבקשת רשות שימוש בסימן הרשום. לפיכך, לא ניתן ליחס לטובת בעלת הסימן, את השימוש שעשתה המבקשת בסימן בתקופה הקובעת.
יודגש כי ייתכנו נסיבות בהן שימוש בסימן רשום על ידי חברה שאינה בעלת הסימן ייזקף לזכות בעל הסימן, אף אם לא נרשמה רשות שימוש. זאת, במידה וניתן להוכיח כי המדובר בחברות הקשורות זו לזו באופן אשר כל הפרדה ביניהן תהא בלתי משמעותית או מלאכותית.
נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את הרישום
התנאים המצטברים בסעיף 41(ב) לפקודה הם כדלקמן: התנאי הראשון הוא קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש מבעל הסימן. התנאי השני הוא כי לבעל הסימן כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר. יודגש כי כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר רלבנטית רק ככל שמקיימות נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש בסימן המסחר.
בעלת הסימן לא טענה, ומשכך אף לא הוכיחה, כי בעטיין של נסיבות מיוחדות במסחר נמנע ממנה השימוש בסימנה. לא זו אף זו, בעלת הסימן הדגישה כי רישיון השימוש בסימן שהוענק למבקשת היה רישיון בלתי ייחודי. כלומר, בעלת הסימן יכולה הייתה לעשות שימוש עצמאי בסימנה בהקשר לטובין נשוא הסימן, אך בחרה שלא לעשות כן.
נסיבות חריגות המצדיקות הפעלת שיקול דעת הרשם
כאמור בפס"ד פרמינגר, אף אם לא נעשה שימוש בסימן במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה לביטולו ולא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמצדיקות את חוסר השימוש בסימן, עדיין מסור לרשם סימני המסחר שיקול הדעת שלא להורות על ביטול הסימן הרשום. בבואו להפעיל את שיקול דעתו על הרשם לאזן בין נסיבות חריגות, ככל שימצאו, אשר עשויות להצביע על קושי להורות על ביטול הסימן, לבין מטרת סעיף 41 לפקודה. מטרת הסעיף היא לאפשר לכלל הסוחרים בתחום מסוים לעשות שימוש בסימנים אשר נותרו רשומים בפנקס סימני המסחר על אף שלא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואף לא קיימת כל כוונה להשתמש בהם.
הרשם פסק כי מקרה בו מבקש הביטול הוא בר רשות בסימן רשום, ועתה לאחר שנתגלע סכסוך בין הצדדים והגיעו לסיום היחסים העסקיים בינהם, מבקש הוא את ביטול הסימן בטענה כי לא נרשמה רשות השימוש על שמו, עשוי במקרים מסוימים להיחשב כנסיבה חריגה לצורך הפעלת שיקול הדעת המסור לרשם.
עם זאת, אין המקרה שלפנינו בבחינת "נסיבה חריגה". כפי שכבר נקבע לעיל, מתוך החומר המצוי בתיק, קיים ספק אם עלה בידי בעלת הסימן להוכיח כי המבקשת עשתה שימוש בסימן הרשום במתכונת המעוצבת בה הוא מופיע בפנקס סימני המסחר. לפיכך, אף אם הייתה נרשמת רשות שימוש על שם המבקשת, קיים ספק לו השימוש שעשתה המבקשת בסימן נזקף היה לטובת בעלת הסימן עצמה.
