יהלומי לילי ביקש לבטל את סימן המסחר של חברת ROLEX SA, ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ההחלטה ניתנה ביום 30.12.2015.
העובדות: בקשה לביטול רישום סימן המסחר " ORCHID" (הרשום בסוג 14) בטענה לאי שימוש. הבקשה הוגשה בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר.
מבקשת הביטול עותרת בבקשה זו למחיקת הרישום ביחס לכל הסחורות שבפרטה, למעט ביחס לפריט "שעוני יד". לטענת מבקשת הביטול לא נעשה בסימן שימוש כלשהו בישראל ולמצער לא נעשה בו שימוש בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול ביחס לחלק גדול מהפרטה.
יובהר כי הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר בגין: משקולות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים אטומים, מיכלים גליליים (לייצור שעונים ושעוני יד), קופסאות מתכת יקרה למחטים, צמידים (תכשיטים) פריפות (תכשיטים), אבזמים ממתכת יקרה, נרתיקים לייצור שעונים ושעוני יד, נרתקים לשעונים (תצוגה), שרשראות (תכשיטים), קמיעות (תכשיטים), כרונוגרפים (שעונים), מכשירים כרונומטריים, נרתיקי שעונים, מחוגים (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים ושעוני יד חשמליים, שעוני בקרה (שעונים ראשיים), חפתים, חוגות (לייצור שעונים ושעוני-יד), יהלומים, עגלים, תכשיטים העשויים ממתכת יקרה, תכשיטים, מדליונים (תכשיטים), מנגנונים לשעונים ושעוני יד, ענקים (תכשיטים), נרתיקי מחטים העשויים מתכת יקרה, מחטים העשויים מתכת יקרה, סיכות נוי, קישוטים (תכשיטים), פנינים (תכשיטים), מטוטלות (לייצור שעונים ושעוני יד), סיכות (תכשיטים), אבנים טובות, טבעות (תכשיטים), אבנים טובות למחצה, קישוטי כסף, שעוני שמש, חוטים ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני נוכחות (שעונים ראשיים), תכשיטים זולים (תכשיטים), רצועות שעוני יד, נרתיקי שעוני יד, שרשראות שעוני יד, זגוגיות שעוני יד, קפיצי שעוני יד, שעוני יד, תיילים ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני זרוע; הכל כלול בסוג 14.
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, סגנית הרשם הורתה על ביטול רישום הסימן ביחס לכל הסחורות שברשימת הסחורות, למעט הסחורות הבאות: משקולות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים אטומים, מיכלים גליליים (לייצור שעונים ושעוני יד), נרתיקים לייצור שעונים ושעוני יד, נרתקים לשעונים (תצוגה), כרונוגרפים (שעונים), נרתיקי שעונים, מחוגים (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים ושעוני יד חשמליים, חוגות (לייצור שעונים ושעוני-יד), מנגנונים לשעונים ושעוני יד, מטוטלות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעוני שמש, שעוני נוכחות (שעונים ראשיים), רצועות שעוני יד, נרתיקי שעוני יד, שרשראות שעוני יד, זגוגיות שעוני יד, קפיצי שעוני יד, שעוני יד, שעוני זרוע.
נפסק כי בעלת הסימן תישא בהוצאות מבקשת הביטול בסך 2,500 ₪ ובשכר טרחת עורך דינה בסך 2,500 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
ביטול סימן בטענה לאי שימוש
סעיף 41 לפקודה קובע כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
הסעיף ממשיך וקובע מהם אותם שימושים שאין לראותם כמספיקים כדי להדוף טענת העדר שימוש, כגון שימוש בפרסומת בלבד.
בהעדר סמכות לרשם לבטל סימנים מיוזמתו הוא, וכאשר הפקודה אינה מחייבת שימוש בסימן טרם רישומו, למעט בנסיבות המנויות בסעיף 29 לפקודה, קיימת חשיבות רבה לאפשרות הנתונה לציבור לנקות את פנקס סימני המסחר מסימנים שלא נעשה בהם שימוש במשך תקופה ממושכת.
נפסק כי שעה שעסקינן בזכות קניין רשומה, לא ניתן לבטלה במחי יד ומבלי לבדוק האם אכן איבדה בעלת הסימן את זכותה בסימנה הרשום בשל אי שימוש בו.
מבקשת הביטול הגישה בתמיכה לבקשתה את תצהיר החוקר, מר יוסי גלאור. המצהיר העיד כי ביקר בחנויות הקשורות לרולקס ולא מצא בהן מוצרים הנושאים את הסימן.
חיפוש במנוע החיפוש Google של הצירוף "Rolex Orchid" מעלה תמונות של שעונים, ככל הנראה של בעלת הסימן, על גביהם מוטבעים שם החברה והסימן הרשום. עוד מגלה החיפוש כי שעוני יד הנושאים את הסימנים נמכרים בשוק המשני באתרי מכירות במרשתת.
ממצאי החיפוש מובילים למסקנה כי יוצרו ונמכרו בעבר שעוני יד הנושאים את הסימן הרשום וכי כיום ניתן לרכוש פריטים אלה בשוק המשני. מכאן שיש להכריע בשאלה האם שימוש בסימן רשום בשוק המשני, דהיינו על ידי הציבור ולא בשיווק ישיר של בעלת הסימן, עשוי להוות שימוש מספיק כדי למנוע את ביטול רישומו בהתאם לסעיף 41 לפקודה.
סעיף 1 לפקודה מגדיר סימן מסחר מהו וכולל – "סימן המשמש … לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם."
בעניין בקשה לביטול סימן מסחר 138834 Миг ("מיג" בשפה הרוסית) מיגדור בע"מ נ' בוריס גייל ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 16.7.2007) סבר כב' הרשם (כתוארו אז) כי יש לאמץ פרשנות רחבה של המונח "שימוש" בהקשר של סעיף 41 לפקודה.
בע"א 471/70 י. ר. גייגי ס. א. נגד פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705, 708 קבע כב' השופט ויתקון כי אין לראות ביבוא מקביל של מוצרים תוך שימוש בסימן המסחר של יצרן המוצרים כהפרת סימן המסחר, אף אם הייבוא נעשה שלא ברשות בעל הסימן.
באותו עניין סברו כל שופטי בית המשפט העליון שלא ניתן ליתן לבעל הסימן סעד בעילה של הפרה של סימן מסחר. הוסיף השופט ח' כהן והציע להשתמש בעילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. ואולם לא הייתה מחלוקת באותו עניין כי היה שימוש בסימן המסחר.
אך גם אם ניתן לראות בהצעה למכירה באתרים ברשת כשימוש בסימן מסחר, עולה השאלה האם לא נדרש כי השימוש יהיה בישראל. על כך עונה א. ח. זליגסון בחיוב בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (תשל"ג – 1973), בעמ' 12: "השימוש בסימן צריך להיות בארץ ולא בחו"ל".
עם זאת מוסיף זליגסון (בעמ' 15 לספרו לעיל) ומונה שיקולים התומכים להכיר בשימוש מחוץ לישראל כשימוש המונע את ביטול רישום הסימן, בין היתר, על מנת למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים, במיוחד כאשר מאמץ יצרן ישראלי סימן מוכר היטב מחו"ל שלא נעשה בו שימוש בישראל. נזכור, כי בעת כתיבת ספרו טרם תוקנה הפקודה באופן שתכלול גם הגנה על סימנים מוכרים היטב. לבסוף מציע זליגסון את הגדרת השימוש הבאה: "לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסויים בישראל יכול להיווכח שסימן פלוני קשור לסחורה אלמונית וכי סחורה זו קיימת ועלולה להתקבל."
על כן נפסק כי במטרה למנוע הטעית צרכנים מוצדק לעתים להותיר על כנו רישום של סימן אף אם היצרן איבד בו עניין מסחרי והפסיק לייצר מוצרים הנושאים אותו. הסיבה לכך נעוצה במוניטין הרב שדבק בסימן אשר לא נעלם לחלוטין, בין היתר, בשל היות המוצר הנושא את הסימן בעל משך חיים ארוך. ברי כי העובדה כי הציבור עודנו מייחס את הסימן ליצרן בשל אותו מוניטין דורשת הוכחה.
בענייננו נפסק כי לא הובאו, כאמור, ראיות על ידי בעלת הסימן. מאידך, אף לא נתבקש ביטול הסימן ביחס לשעוני יד, אך נתבקש ביטולו ביחס לסחורות המיוצרות יחד או עבור שעוני יד. נראה כי הותרת הרישום על כנו ביחס לשעוני יד מחייבת אף את הותרתו ביחס לאותן סחורות הקשורות לכך.
