תביעה (ותביעה שכנגד) שהוגשה על ידי חברת ס.ה.ל. – אלובין בע"מ כנגד חברת אקסטל בע"מ. התיק נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופטת ר. למלשטריך- לטר. ביום 29.12.2015 ניתן פסק דין בתיק.
העובדות: תביעה בה התבקש בית המשפט לקבוע כי הנתבעת מפרה את זכויותיה של התובעת במדגם (מדגם מס' 53151 בעבור פרופיל אלומיניום), ואילו בתביעה שכנגד שהוגשה על ידי הנתבעת נתבקש ביטול רישום המדגם מטעמים שונים וקביעה כי הוא חסר כל תוקף.
תוצאות ההליך: בית המשפט קיבל את התביעה שכנגד (בכל הקשור לביטול המדגם) והורה על ביטול רישום המדגם מס' 53151. בנוסף נפסק כי הנתבעת שכנגד תשא בהוצאות התובעת שכנגד ובשכר טרחת בא כוחה בסכום כולל של 35,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הגדרת המדגם
סעיף 2 בפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן "הפקודה") מגדיר מדגם כדלקמן –
"'מדגם' אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני".
הסיפא של ס' 2 מלמדת כי מנוסחת בסעיף דרישה נגטיבית, השוללת את הגנת המדגם מצורה שאינה אלא פונקציונאלית.
תנאים לרישום מדגם
סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים, קובע:
"הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים, וטוען כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי, שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, יכול הרשם לרשום את המדגם על פי חלק זה"
מנוסחו של סעיף 30 עולה, כי שלושה הם התנאים המוקדמים לרישומו של מדגם:
(1) המבקש הינו הבעלים של המדגם.
(2)המדגם הינו חדש או מקורי.
(3) המדגם לא נתפרסם בישראל קודם להגשת הבקשה.
בנוסף, לענין מבחני הכשירות לרישומו של מדגם, יש להוסיף לסעיפים אלו את הדרישות (המופיעות בס' 2 לפקודה) כי המדגם יכלול עיצוב חיצוני הבולט לעין במוצר הסופי, אין מדובר במוצר שעיצובו נגזר מהתכלית שאותה הוא בא למלא (העדר פונקציונליות) וכן את הדרישה שהחפץ מיוצר בסדרות.
מבחן החדשנות או מקוריות במדגם
בדרישה שהמדגם יהיה "חדש או מקורי" הושם הדגש על כך שההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקלוט ואין הגנה לחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על פי תפקידו. הדגש במדגם הוא על משיכת העין, כאשר אין לראות במוצר כמושך את העין אם משיכה זו מופנית להתאמה התפקודית.
חידוש פונקציונאלי אינו עונה על דרישת החידוש לרישום מדגם
נפסק כי ברישום מדגם 53151 אין למעשה כל חידוש, למעט החידוש הדרוש לצורך התפקוד הפונקציונלי. אומנם מדובר בפרופיל שבו "האמבטיה" גדולה יותר, באמצעות הארכת צלעות הפרופיל, אך גם אם מהווה הפרופיל פרופיל חדש (במובן NEW ) איננו מהווה חידוש, (במובן RENOVATION). ברישום מדגמים לא נרשמות מידות הצורה, אלא הצורה עצמה. לכן גם לא נרשמות המידות של הצלעות, וניתן לאמר שהצורה הכללית של הפרופיל הינה אותה צורה, למעט הגדלת האמבטיה מטעמים פונקציונליים.
בית המשפט דחה את טענות התובעת כי מדובר בצורך אסתטי כלשהו, שיש בו חידוש. בית המשפט הפנה בעניין זה לעדות מנהל הפיתוח בחברת אלובין , אשר נשאל בחקירתו מה החידוש שבין פרופיל 10963 לעומת 2222 וציין כי החידוש הוא שמדובר בפרופיל גובה יותר שיכול להתמודד עם עומסי רוח, מים ואויר. זאת, ותו לא.
של מי העין במבחן העין?
בית המשפט קיבל את הגישה של הנתבעת כי "מבחן העין" יתבצע על ידי הצרכן הממוצע או הצרכן הסביר של המוצר. לטענתו, אותו צרכן הוא היצרן, דהיינו הלקוח המקצועי הרוכש את הפרופיל שיבחין כי מדובר בפרופיל חדש.
ואולם נפסק כי לא יכולה להתקבל טענה כי יצרן, שהוא הלקוח המקצועי, ירכוש את הפרופיל נשוא המדגם בשל האסתטיות של רוחב הפרופיל. כידוע, הגנת המדגם נשללת מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על פי תפקידו.
פונקציונליות במדגם
בע.א 430/67 שרנוע בע"מ נ. תנובה מרכז [פורסם בנבו] (29.1.68) נקבע כי כאשר הצורה מוכתבת כל כולה על ידי התפקיד שהחפץ אמור למלא, ולא ידועה דרך אחרת היעילה באותה מידה להשגת המטרה הפונקציונלית, לא תקום זכאות לרישום מדגם.
נפסק כי לאחר שמיעת הראיות עולה כי "מתיחת האמבטיה" או הארכת זרועות הפרופיל נעשתה אך ורק על מנת לבצע את המטרה התועלתית של עצירת המים והרוח ואפשרות ניקוז טובה. למעשה לא הוכח במהלך שמיעת הראיות עיצוב אחר אפשרי המשרת את אותה המטרה.
נפסק כי הגבהת האמבטיה הינה הדרך היחידה להתאים את הפרופיל המקורי לעמוד ברמה E , ולפיכך עיצוב האמבטיה מוכתב בשל אילוץ טכני.
פרסום קודם במדגם
הנתבעת (התובעת שכנגד) טענה כי במהלך חודש יוני 2012 (לפני מועד הגשת המדגם) קבלה הזמנה מלקוח לייצר פרופיל 2222 תוך הגדלת "האמבטיה" על ידי הגדלת הצלעות, שרטטה את הפרופיל כבר ביום 2.8.12.
נפסק כי אין בעדות יחידה זו כדי ללמד על כך שהיה פרסום קודם של פרופיל הנתבעת (התובעת שכנגד). אין ראיה לכך שהשרטוט הוצא מחוץ למשרדי החברה, או נמסר ללקוח כלשהו, ועיסוק פנימי במסגרת משרדי החברה איננו מהווה פרסום לצורך החוק.
פרסום מוקדם יכול שיעשה בשתי דרכים מרכזיות : שימוש קודם במדגם הנעשה תוך מכירתו או הצגתו לציבור. או – פרסומים שונים על גבי נייר שהגיעו לידי הציבור (ראו דרורי ואורלנד "דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי" הוצאת פרלשטיין גינוסר, עמ' 165).
לפיכך, נפסק כי התובעת שכנגד לא הוכיחה פרסום קודם שלה לגבי פרופיל מסוג זה שהוא מושא הדיון.
