חברת Japan Tobacco (להלן: TJ) וחברת Philip Morris (להלן PMP) הגישובקשות לרישום סימני המסחר. הבקשות נדונו כבקשות מתחרות וזאת בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 30.9.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר לגבי הבקשות המתחרות (הנראות בתמונה לעיל).
תוצאות ההליך: בקשות 236442 ו- 238943 ל חברת Japan Tobacco יועברו להמשך בחינה במחלקת סימני מסחר. בקשה 235858 של חברת Philip Morris נדחית. נפסק כי יש בתום לבה שלJT בבחירת הסימן ובהעדר נסיבות אשר יש בהן להסביר את בחירתה שלPMP בסימן המבוקש, כמו גם עדיפותה של JT בזמן וכן תרומתו המסוימת של השימוש הגלובאלי שעשתה בסימן, כדי לשכנע ליתן לבקשותיה של JT עדיפות על פני אלה של PMP.
בנוסף נפסק כי הצדדים רשאים להגיש טענות לעניין הוצאותיהם.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הליך לבקשות מתחרות
לשון סעיף 29 לפקודה קובעת:
"29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."
נפסק כי קביעת עדיפות סימן אחד על פני האחר על פי סעיף 29 לפקודה תעשה על פי שלושת המבחנים שנקבעו לשם כך ברבות השנים:
א. מבחן מועד הגשתן של בקשות הרישום;
ב. מבחן היקף השימוש שעשה כל צד בישראל עד להגשת הבקשה וממועד ההגשה;
ג. ומבחן תום הלב בבחירת הסימן המבוקש.
מבין שלושת המבחנים, נתפסים מבחן היקף השימוש ומבחן תום הלב כמבחנים המרכזיים.
נטל ההוכחה בהליך לפי סעיף 29 לפקודה מוטל על שני הצדדים באופן שווה. כן נפסק, כי צד אשר לא הוכיח טענותיו העובדתיות אינו יכול לזכות בעדיפות במסגרת הליך מסוג זה. כמתואר להלן, מקרה זה יוכרע על פי מידת הראיות שהובאו על ידי כל צד על מנת לשכנע בעמידתו במבחנים האמורים.
מועד הגשת הבקשות לרישום
הרשם פסק כי רק במקרים חריגים יוענק משקל מכריע למועדי הגשת הבקשות המתחרות.
נפסק כי על אף שמועד הגשת בקשתה של JT קודם בזמן, הרשם מצא כי אין די בהפרש של חודש ימים בלבד כדי להעניק עדיפות מכרעת בקבלת הבקשה ויש לבחון את הסימנים בהתאם למבחנים האחרים.
היקף השימוש
נפסק כי שאלת היקף השימוש תיסוב אחר מי שיוכל לבסס שימוש קודם משמעותי ולאו דווקא שימוש קודם כלשהו. ניתן להיעזר במבחן השימוש אשר הביא את הציבור לזהות את מבקש הסימן כעומד מאחורי השירותים המוצעים. ודוק, לעניין הליך בקשות מתחרות על פי סעיף 29 לפקודה אין המדובר בהכרח בשימוש ממושך לצורך מבחן זה ולא כל שכן אין המדובר בקביעת מסמרות לעניין רכישת אופי מבחין, אלא בשאלה של יצירת עדיפות משמעותית לאחד מן הצדדים על פני משנהו.
נפסק כי PMP לא הציגה כל נתונים לגבי שימוש בסימן בישראל או בעולם. לעומתה, JT הציגה ראיות בדבר היקף שימוש ופרסום. בנוסף JP טענה כי PMP לא השיקה עדיין כל מוצר הנושא את המילה "ACTIVATE" ובפרט את הסימן שבבקשה 858' – נפסק כי הצהרות אלה לא נסתרו על ידי PMP.
על כן פסק הרשם כי במבחן זה עדיפות בקשותיה של JT על אלה של PMP.
תום הלב בבחירת הסימן
עניינו של תום הלב הינו בשאלה האם היה בבחירת איזה מן הסימנים המתחרים על ידי בעליהם כדי להיבנות מהמוניטין שרכש יריבו באותו הסימן, או כדי לפגוע במוניטין זה. לכן מתמקד המבחן בשני שלבים: שלב בחירת הסימן; ושלב השימוש בסימן לאחר השלמת בחירתו.
לטענת JT היא היתה הראשונה שטבעה את המונח "ACTIVATE" בקשר עם מוצרי טבק וכן עיצבה אריזת מוצר כדוגמת הסימן שבבקשה 943' בו לטעמו המלה "ACTIVATE" היא מרכיב דומיננטי. דברים אלה לא נסתרו.
PMP לא הביאה כל הסבר מדוע בחרה לרשום סימניה הכוללים את המלה "ACTIVATE". נפסק כי אין בפיה של PMP הסבר מניח את הדעת מדוע בחרה לרשום את הסימן המבוקש ומדוע יש לאפשר לה לעשות בו שימוש בעוד שבפועל היא עושה שימוש בסימנים אחרים.
על כן נפסק כי נראה כי גם במבחן זה יתרונה של JT גובר ביחס לזה של PMP.
