הבדלים בהגדר בין סימנים השוללים חשש להטעיה התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר 244357 - "R RADO" (מעוצב)

הליך התנגדות לסימן מסחר שהוגש על ידי חברת RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd) (MONTRES RADO S.A). כנגד חברת ראדו יבוא ושיווק בע"מ. ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 29.6.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.

העובדות: מבקשת הסימן הגישה בקשה לרישום סימן מסחר "R RADO" (מעוצב), בסוג 25 לגבי "דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש". על שם המתנגדת, רשום בישראל הסימן 79906 "RADO" מעוצב לגבי שעונים וחלקיהם הנכללים בסוג 14. בנוסף, רשומים בישראל על שם המתנגדת הסימנים המעוצבים 79907 לגבי "RADO DIASTAR", 86719 לגבי "RADO FLORENCE", 103811 לגבי "RADO", 234320 לגבי "RADO D-STAR" ו-235706 לגבי "RADO jubilé", כולם בגין פרטות שתכנן נכלל בסוג 14.

המתנגדת טענה שהזכויות בסימן "RADO" בין היתר בסוג 25, שייכות לה ומזוהות עמה בלבד. לכן אין הסימן המבוקש כשיר לרישום מהטעמים הבאים: הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה בהיותו זהה או דומה עד כדי להטעות לסימנה הרשום של המתנגדת; הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהיותו זהה או דומה עד כדי להטעות לסימנה המוכר היטב הרשום של המתנגדת לפי סעיף 11(14) לפקודה; הבקשה לרישום הסימן פוגעת בתקנת הציבור ולכן הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(5) לפקודה; הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה שכן עלול להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר; הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 12 לפקודה שכן הוא דומה לשם עסק המתנגדת; וכי הבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב.

תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחתה בשל שני נימוקים עיקריים: האחד, בשל ההבדל בהגדר בין הסימנים (שעונים למול מוצרי הלבשה) והשני, של שמבקשת הסימן פועלת מזה שנים תחת הסימן.

הרשם הורה על רישומו של סימן 244357.

בנוסף נפסק כי המתנגדת תישא בהוצאות משפט של המבקשת בסך כולל של  5,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 20,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

עילת ההתנגדות לפי סעיף 11(9), עיקרה שאלת החשש להטעיה בין סימן שרישומו מבוקש לבין סימן אשר כבר רשום בפנקס.

המבחן המשולש הינו צרור מבחנים פרי הפסיקה המשמשים לבחינת מידת הדמיון בין הסימנים ואת פוטנציאל הטעיית הציבור בעקבותיו: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין.  אל מבחנים אלה נוסף מבחן השכל הישר.

כלל ידוע הוא שלצורך בחינת מידת הדמיון בין הסימנים לעניין מבחן זה, על ההשוואה להיעשות בין שני הסימנים בשלמותם, תוך התחשבות בעובדה שזכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם. מאידך, לא פעם נקבע שבעת הפעלת מבחן זה יש ליתן את הדעת לרכיב הדומיננטי בסימנים – כרעיון המרכזי בסימן כפי שמונח זה נדון בין היתר בעניין Uniliver.

מהשוואה בין הסימן המבוקש והסימן הרשום של המתנגדת עולה כי חזותם דומה במידה רבה.

ניכר כי רכיב המלה "RADO" הנו הרכיב הדומיננטי במראה הסימנים. למרות ההבדלים שבין העיטורים שמעל למלה, לא סבר הרשם כי יש בהבדלים אלה כדי לגרום לבידול ואבחנת סימן אחד ממשנהו בעיני הציבור, שעה שאף בעת השוואת הסימנים בשלמותם זה לצד זה חזותם דומה. לא כל שכן כאשר נעסוק בזיכרון הבלתי נעזר של הצרכן.

מבחינה פונטית, הרי ששני הסימנים נהגים באופן זהה מבלי משים לרכיב העיטור הנוסף.

מכאן שבהפעלת מבחן המראה והצליל הסימן המבוקש דומה לסימנה של המתנגדת.

באשר לטענת המבקשת בדבר חוג לקוחותיה, לא פעם נקבע שככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן כך פוחתת סכנת ההטעיה. אין חולק שהן המבקשת והן המתנגדת פעילות בשוק מזה שנים רבות. על פי סוג הטובין, הן בסוג 14 והן בסוג 25, אין המדובר בחוג לקוחות מצומצם אלא בציבור הרחב העשוי להתעניין במוצרי הנעלה, אופנה וכיוצא באלה. עם זאת, לאור סוג הסחורות כפי שנדון להלן אין בכך להכריע לשאלת ההטעיה.

כאמור, הפרטה לגביה מתייחס הסימן המבוקש כוללת דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש בסוג 25. זאת בעוד שסימן המתנגדת נרשם לגבי שעונים וחלקיהם הנכללים בסוג 14.

אמנם על פניו סימני המתנגדת רשומים בסוג אחר מהסוג המבוקש. כלומר, אין חפיפה בין פרטת הסחורות של הסימנים ולכאורה אינם כוללים את אותם הטובין. אך עדיין נדרשת הבדיקה האם מדובר ב"טובין מאותו הגדר" כמצוות סעיף 11(9) לפקודה.

סוגיית הגדר הטובין נדונה על ידי בית המשפט העליון ב-ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873, 893 שם נקבע כי טובין מ"אותו הגדר" אינם מצומצמים לטובין המסווגים באותו סוג, אלא כוללים טובין הקרובים במהותם, לרבות מוצר ושירות הקרובים במהותם. בהחלטות נוספות אף פורטו מספר קריטריונים אשר בידם לסייע לקביעה האם הטובין הם מאותו הגדר: אופי הטובין והרכבם, המטרות שלשמן משמשים הטובין, ערוצי ואופני השיווק ומידת התחרות השוררת בין הטובין.

לעניין זה, נפסק כי לא עלה בידי המתנגדת להוכיח שמגמת השילוב בין ענף השעונים וענף האופנה לרבות תחום ההנעלה בו עוסקת המבקשת, אכן קיימת במידה אשר יש בה להביא למסקנה שבמישור המהותי מוצרי ההנעלה הפכו לטובין מאותו ההגדר של מוצרי השעונים כנדרש בסעיף 11(9) לפקודה. באשר למגמת השילוב, יש בראיות המתנגדת, אשר מתייחסות לנתח ספציפי מהחברות בשוק בלבד, כדי לענות לכל היותר על דרישות מבחן אחד מבין אלה המנויים בעניין לעיל. שעוני המתנגדת ונעלי המבקשת משמשים למטרה דומה וישנה חפיפה בין אופני שיווקם אך אינם משווקים באותן חנויות. מכאן שאכן ישנה קירבה מסוימת בין שני הענפים והגדרי הטובין, אך הרשם לא מצא שזו עולה כדי היותם טובין מאותו ההגדר.

לעניין זה יוער שאין ברישומים שבבעלות המתנגדת בסוג 25 בחו"ל לסייע לה לעניין זה, שכן הבחינה לעניין סעיף 11(9) לפקודה נוגעת לסימנים הרישומים על שמה בישראל.

צליל המלה הערבית יהא רשום באותיות לטיניות "RADU" ולא "RADO". עם זאת, לאחר שימוש של כ-20 שנים בסימן המבוקש, מהן כ-10 בידיעת המתנגדת, ספק אם יש להעניק משקל יתר לשאלת נסיבות בחירת הסימן לפני זמן כה רב.

לפיכך, אמנם הסימנים דומים עד מאוד מבחינת חזותם וצלילם, אך משום היותם בהגדרים שונים ובהעדר טעם נוסף הנגזר מיתר נסיבות העניין לא מצא הרשם שבמקרה זה ישנו חשש להטעיה בין הסימנים לצרכי סעיף 11(9) לפקודה.

סעיף 11(14) לפקודה עוסק בסימן מוכר היטב רשום וזו לשונו:

"סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."

קני המידה לעניין סימן המוכר היטב הקבועים בסעיף 1 לפקודה פורטו ב-ע"א 9191/03 V& S Vin Spirt Aktiebolag  נ' אבסולוט שוז בע"מ (פורסם בנבו, 19.7.2004)(להלן: "עניין אבסולוט"):

"לענין קביעתו של סימן מסחר מוכר היטב בישראל – יילקחו בחשבון בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לדבר, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק". ודוק: המדובר בסימן מוכר היטב בישראל – קרי, על תנאי ההכרה להיות כאלה המתקיימים בישראל; דהיינו, שבחוגים הנוגעים לכך בישראל הוא מוכר, ואין די בהיותו מוכר בארצות אחרות."

מבחני העזר לבחינת מעמדו של סימן מסחר כמוכר היטב בישראל, הם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסום הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום רישום ואכיפה; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן; אופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים (שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין בסימן אינו שייך למי מהם); מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.

נפסק כי למתנגדות נוכחות דומיננטית בתחום השעונים בארץ ובעולם. באשר להיקף השימוש בסימן וטיבו, הסימן מופיע באופן ברור ובולט לעין על כל מוצרי המתנגדת לרבות מוצרים אחרים משעונים, שהם בבחינת מוצרי קידום מכירות כמו כובעים, חולצות וצמידים.

בישראל, משווקים שעוני המתנגדת במספר רב של חנויות ברחבי הארץ. כמו כן, מר הולנדר הצהיר על מכירותיה של המתנגדת, לרבות פירוט פלח המכירות עבור כל מוצר שכפי הנראה נושא את סימניה. בישראל עמדו מכירותיה בשנים 2011 ו-2012 על 11 ו-13 מיליון ₪, בהתאמה.

במסגרת מאמצי השיווק, לפי הצהרת מר הולנדר השקעת המתנגדת בפרסום בישראל בשנת 2012 עמדה על 2 מיליון ₪. בנוסף, צורפו ראיות לגבי עשרות פרסומים בעיתונים מגזינים וירחונים ישראליים רבים שיוצאים לאור בשפות שונות (עברית, ערבית ורוסית) וכן לגבי פרסומים שלא דרך אמצעי התקשורת, לרבות פרסומים על גבי שלטי חנויות ובתוך קניונים ומתחמים מסחריים. כלל ועיקר פרסומים אלה נעשו לגבי השעונים של המתנגדת.

נוסף על כך, בהתחשב בזהירות שיש לייחס להשפעות הגלובליות של פעולות בשווקים בינלאומיים, יש מקום לתת משקל מסויים לשימוש הנרחב שעושה המתנגדת בסימן ברחבי העולם כגון באירועי ספורט כגון טורנירי הטניס US Champion משנת 2011 וה- Tennis Kremlin Cup משנת-2012 או באירועי תרבות מסוגים שונים, והכל בהקשרם של שעוני המתנגדת.

כל האמור לעיל מוביל למסקנה כי סימן המתנגדת הינו בבחינת סימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לתחום השעונים.

כפי שמצאנו לעיל אין הטובין לגביהם מבוקש רישום של הסימן המבוקש באותו הגדר כטובין של המתנגדת. ברם, תחולתו של סעיף 11(14) לפקודה רחבה מתחולתו של סעיף 11(9) לפקודת המצטמצם לטובין מאותו הגדר. סימן מוכר היטב רשום יכול לחול אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, שאז יידרשו שני תנאים להחלתו:

א. אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום;

ב. והאם בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

על משמעות שני תנאים אלה עומדת כב' השופטת ברלינר בעניין Unilever תוך הפניה לפסקה י"ב לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין בעניין אבסולוט:

"ובאשר לשני התנאים שבפקודה, הקשר והפגיעה, קשר לטעמנו אינו רחוק מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה, והמחוקק הבדיל בהגדרותיו. רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח. ובאשר לפגיעה, יש צורך להניח תשתית של ממש לאפשרות זו".

בענייננו, נפסק כי לא הניחה המתנגדת די כדי לבסס תשתית של ממש לפגיעה כאמור. לא הוצגו נתונים באשר לפגיעה מסתברת במתנגדת כתוצאה מפעילותה של המבקשת בתחום הנעליים. מצטרפת לכך עובדת אי העלאת טענה כלשהי כלפי המבקשת במשך 10 שנים מעת שידעה המתנגדת על קיומה ופעילותה תחת השם האמור.

בנוסף נפסק כי לעניין הקשר – likelihood of association הנדון בעניין אבסולוט (עמודים 883 – 884) שאמנם מצוי ברף נמוך מהטעיה  אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח – לא הביאה המתנגדת די כדי לשכנע. כפי שעמד על כך כב' השופט רובינשטיין בעניין אבסולוט, יש לשקול כל מקרה לגופו באשר להתקיימות התנאים המנויים בסעיף 11(14) לפקודה (בעמוד 885). בנסיבות עניין אבסולוט שנגע לוודקה מצד אחד ונעליים מצד שני, קבע, בעמוד 886:

"אם השימוש שעשתה המשיבה עשוי להצביע על קשר בין הטובין שלה, הנעליים, לבין המערערות? חוששני שהתשובה לכך אינה חיובית, גם ברף נמוך מרף ההטעיה. נעליים רחוקות מוודקה וממשקאות משכרים, ולא הרי צורכי פיו של אדם כהרי צורכי כפות רגליו. "

ניכר אמנם שפער המרחק בין וודקה ובין נעליים גדול מזה המצוי בין שעונים ובין נעליים ששניהם טובין בתחום האופנה. עם זאת, תחום האופנה הינו תחום נרחב ביותר והיה על המתנגדת להצביע על נסיבות קונקרטיות מהן ניתן היה ללמוד על קרבה רבה ממנה היה ניתן ללמוד על קישור אותו היה הציבור עושה בין הטובין של המבקשת ובין אלה של המתנגדת.

נפסק כי לא נמצא שהמתנגדת עמדה בנטל כדי לשכנע כי המבקשת כיוונה צעדיה כדי לרכב על מוניטין זה שנצבר למתנגדת (ר' ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, פ"ד נב(3) 276). נוסף על כך שהמתנגדת לא הביאה ראיות בדבר התנהגותה וכוונותיה של המבקשת הרי שגם תחת חקירה נגדית של העד מטעם המבקשת לא צלחה המתנגדת להראות כי התכוון ליהנות מהמוניטין שצברה המתנגדת בשם "RADO". מכאן שלא מתקיימים הקריטריונים שנקבעו בפסיקה לשם קיומו של טעם שלא לרשום סימן לאור הוראות סעיף 11(6) לפקודה.