פקודת סימני המסחר קובעת שסימן מסחר לא יהיה כשיר ברישום אם אין בו כדי להבחין בין הסחורות של המבקש לבין אלו של מתחריו.
סימן מסחר יכול להיות בעל אופי מבחין מולד אשר נגזר מתוך הסימן עצמו. סימן מסחר בעל אופי תיאורי או גנרי הנעדר אופי מבחין מולד, יכול לרכוש אופי מבחין כאשר קהל הלקוחות יזהה את הסימן התיאורי עם בעלי הסימן לאחר שימוש ממושך למשל.
לפיכך, סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, קובע: "הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."
מכוחו של סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר, נוצרו מספר מבחנים לצורך הוכחת האופי המבחין הנרכש של הסימן המבוקש.
מבחן היקף השימוש: ככל שהיקף השימוש בסימן המבוקש טרם הגשת הבקשה לרישום הסימן, גדול יותר כך, סביר יותר שייקבע שהסימן המבוקש רכש אופי מבחין.
מבחן היקף השימוש אינו נסוב סביב אורך תקופת השימוש בלבד אלא גם במהות השימוש. כך, ככל שהמבקש יוכיח שימוש ארוך בסימן המבוקש, לא בהכרח יהיה זכאי לרשום את הסימן שלו. במובן זה, יש לתת דגש על מהות השימוש, אם למשל השימוש לא היה נגיש לצרכן הישראלי, או אם השימוש היה צר וזניח, לא יעלה בידי המבקש לרשום את הסימן המבוקש.
מבחן השיווק והמכירות: זהו מבחן נוסף אשר מבקש הסימן יכול להישען עליו במסעו להוכחת האופי המבחין הנרכש. באמצעות מבחנים אלו, המבקש יציג בפני הרשם מסמכים וראיות בקשר לנתוני המכירות ולהוצאות השיווק והפרסום של המוצרים נשוא הסימן המבוקש.
יחד עם זאת, אין די בהצגת נתונים מרשימים לגבי מכירות המוצר ולגבי הוצאות הפרסום שלו. בנוסף להצגת נתונים אלו, על מבקש הסימן להוכיח שמכירות המוצר נובעים דווקא מכך שקהל הצרכנים מזהה את המוצר באמצעות הסימן המבוקש ובקרה של הוצאות פרסום, יש להוכיח שהפרסום הרחב אכן הצליח לנחיל את הסימן המבוקש בראשיהם של קהל הלקוחות הרלוונטי.
סקרי דעת קהל: לעיתים, בעלי הדין יבצעו סקרים כדי להוכיח את טענותיהם בהליך של התנגדות או השגה לרישום סימן מסחר. בין היתר, ייתכנו סקרים אשר נועדו להוכיח או לשלול את האופי המבחין הנרכש של סימן המסחר המבוקש. ראה לעניין זה, דברי בית המשפט בע"א 8778/08 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל:
ייתכן, כי לו ערכה המערערת סקר ממנו היה משתמע, שרוב רובו של צרכני מוצרי החלב רואה ב"אשל" סוג של מוצר, היה בכך כדי להשליך על המסקנה עליה הגעתי. [..] על סקרים כאינדיקציה אמרו חכמים "פוק חזי מאי עמא דבר", "צא וראה כיצד נוהג העם" (בבלי ברכות, מ"ה א'). סקר אינו חזות הכל אך ניתן ללמוד אף הימנו (שם, פסקה כ"א)".
כלי זה יכול להעיד על מידת ההכרה וההוקרה של הסימן המבוקש אצל קהל הלקוחות הרלוונטי הישר מפי הצרכנים. יחד עם זאת, כלי סקרי דעת קהל מאוד פגיע ורגיש להטיות מכוונות של בעלי הדין. הדבר יכול להיגזר על פי סוג השאלות בסקר, מאפייני הקהל הנשאל ומגורמים הנובעים ממדעי הסטטיסטיקה. לפיכך, יש מקרים שבהם הרשם ידחה את תוצאות הסקר ויבסס את החלטתו על מבחנים אחרים.
לפרטים אודות רישום סימן מסחר ורישום סימני מסחר במשרדנו ראו את המאמר הבא.
