תביעה שהגישה חברת חסין אש כנגד חברת קוניאל. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט אליהו בכר. ביום 20.2.2011 ניתן פסק הדין בתיק.
ענינה של התובענה דנא נסב אודות שאלת הפרתם של אמצאות חסין אש המוגנות בפטנטים רשומים, ברעף המתאפיין בעמידות רבה יותר ובתהליך ייצור הכרוך באחוזי פסולת נמוכים תוך הקטנת עלויות הייצור. לאחר שפניה בכתב לנתבעת לא הועילה, הוגשה תובענה זו בעילה של הפרת הפטנטים הרשומים, עוולת גניבת עין, גזל מוניטין ועשית עושר שלא במשפט.
התובעת עתרה לסעד של מתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת להפר את הפטנטים הרשומים על שמה ולסעד של פיצויים, לרבות פיצוי עונשי ופיצוי ללא הוכחת נזק בסכום שלא יפחת מ- 100,000 ₪ בגין כל עוולה, כשלצרכי אגרה העמידה תביעתה על הסך של 1 מליון ₪. לאחרונה גם עתרה לתיקון תביעתה ולהגדלת הסעד הכספי העולה ממנה לעשרים מליון ₪.
נפסק כי לאחר שלא הוכחה הפרתם של פטנטים דינה של התובענה להידחות. בנוסף נפסק כי התובעת תשא בהוצאות ושכ"ט עו"ד הנתבעת בסכום כולל של 75,000₪.
על פסק דין זה הוגש ערעור שנדון בע"א 2626/11 חסין אש נ' קוניאל אנטוניו.
הערת DWO: בפסק הדין יש חוסר בהירות לגבי המשפט הבא שבפסק הדין "המסקנה כי הפטנט אינו מופר. זאת, שכן תביעה מספר 1 קובעת כי רעף המערערת מיוצר מתערובת של חרסיות בעוד רעף המשיבה מכיל גם בזלת", פסיקה זו מנוגדת למושכלות ראשונים בדיני פטנטים לפיו הוספה של רכיב (להבדיל מהחלפה של רכיב) אינה יכולה למלט מפר מהפרת פטנט.
נקודות מרכזיות שנדונות במסגרת פסק הדין:
המונופול בפטנט
התשתית הנורמטיבית המאפשרת לבעל דין למנוע מגורם אחר זולתו לעשות שימוש בפטנט הרשום על שמו מעוגנת בסעיף 49(א) לחוק הפטנטים, הקובע כדלהלן: "(א)בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה)."
הסעיף דלעיל יוצר הגנה משפטית המוענקת לפטנט הרשום, אשר מכונה בעגה המשפטית "תחום המונופולין של הפטנט" ונקבעת על ידי תביעות הפטנט.
בחינת ההפרה: עיקר האמצאה
ביחס לפרשנות המשפטית הנדרשת בפני בית המשפט בבאו לבחון הפרה נטענת של פטנט יש לפרש את תביעות הפטנט ולבחון האם המוצר החדש מפר את 'עיקר האמצאה' המתוארת במסגרת תביעות הפטנט. פרשנות התביעות הינה פרשנות תכליתית. את בקשת הפטנט יש לקרוא כמסמך שלם. תביעות הפטנט יפורשו תוך עיון במידת הצורך, בתיאור ובשירטוטים המצורפים לבקשת הפטנט. המטרה הסופית הניצבת בפני ערכאת השיפוט, הינה התחקות אחר כוונת הממציא או בעל הפטנט. הפרה של פטנט יכולה להיות הפרה מילולית או הפרה של 'עיקר האמצאה'. הפרה מילולית תתבצע, כאשר המפר יעתיק את התביעות כלשונן, אף אם ישנה במקצת את מאפייניה החיצוניים של האמצאה. הפרה של מהות האמצאה תתבצע, כאשר המפר ישתמש באלמנטים המהותיים הכלולים בתביעות הפטנט (פרידמן, עמ' 679).
עילות הגנה: הפטנט לא היה כשיר לרישום
חוק הפטנטים מעניק לנתבע בגין הפרת הפטנט אפשרות לטעון כנגד רישומו כפטנט מלכתחילה. סעיף 182(א) לחוק הפטנטים קובע כי : "182(א) עילה שניתן על פיה להתנגד למתן פטנט תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרה; קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, לפי הענין."
העילות אשר במסגרתן ניתן להתנגד למתן פטנט מעוגנות בסעיף 31 לחוק הפטנטים הקובע כדלהלן: "ואלה עילות ההתנגדות למתן פטנט: (1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט; (2) האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4(2); (3) המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה".
מהסעיף דלעיל ניתן להסיק, כי נתבע בתובענה שעילתה הפרת פטנט רשום יכול להתגונן מפני התובענה על בסיסה של כל עילה אשר בגינה מוסמך היה רשם הפטנטים שלא לאשר את הפטנט לרישום.
עילה אשר בגינה ניתן היה להתנגד לרישום הפטנט מלכתחילה כאמור בסעיף 31(1), יכול ותהיה קשורה לכשרות רישומה של האמצאה המוגנת בפטנט.
חוק הפטנטים קובע בסעיף 3 לחוק הפטנטים מהי אמצאה כשירה פטנט כך: "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."
מהאמור לעיל יש להסיק כי העילות אשר בגינן מוסמך רשם הפטנטים שלא לאשר את הפטנט לרישום מלכתחילה בגין אי כשרות הפטנט לרישום , ושבגינם ניתן להתגונן בגין הפרת פטנט, מנויות בסעיף 3 דלעיל והינם: העדר חדשנות, העדר תועלת והעדר התקדמות המצאתית.
בספרו של עו"ד עמיר פרידמן, פטנטים דין, פסיקה ומשפט משווה (שם) 461 מוסבר הרציונל באפשרות המוענקת לנתבע בגין הפרת פטנט להתנגד לכשרות רישומו של הפטנט לרישום מלכתחילה: "חלקן הארי של הבקשות לביטול פטנט מתייחסות לכשרות רישומה של האמצאה המוגנת בפטנט. הליכי הרישום אינם מבטיחים, באופן אבסולוטי שלא יוקנה מונופול בגין אמצאה שאינה עונה על תנאי הכשרות לרישום כפטנט. לעיתים, חומקת מבעד למסננת הרישום אמצאה שאיננה עונה על הדרישות הבסיסיות לכשרות רישומה כפטנט" ובהמשך: "העילות שעל יסודן תוגש, בדרך כלל, בקשה לביטול פטנט שנרשם כדין, יהיו העילות על פיהן האמצאה המוגנת בפטנט לא היתה 'חדשה' או לא היתה בה 'התקדמות אמצאתית' וככזו לא היתה כשירה לרישום כפטנט. עילות אלו יורדות לעצם כשרותה של האמצאה לזכות בהגנה פטנטיאלית. עילות אלו מגנות על האינטרס הציבורי הדוגל בכך שלא יוענק פטנט בגין אמצאה שאיננה כשירה לרישום כפטנט. … הזכות לתקוף את הפטנט ולדרוש את ביטולו, בהתבסס על שאלת כשרות האמצאה לרישום כפטנט או על שאלת הבעלות האמיתית באמצאה, נובעת מהאינטרס הציבורי הניצב ביסודה של שיטת הפטנטים. האינטרס הציבורי דוגל בעידוד אמצאות וחידושים המועילים לחברה."
טענה בדבר אי כשרותו של פטנט יכול ותדור בכפיפה אחת עם טענה בדבר הפרתו של פטנט הגם שהינו כשיר לרישום. ואולם ההסדר המקובל הינו לבדוק תחילה האם אכן הוכחה הפרתו של הפטנט, ורק במידה והוכחה ההפרה הנטענת יש מקום להידרש לטענות בקשר לאי כשרות רישומו של הפטנט מלכתחילה.
למרות האמור, קבעה הפסיקה כי בנסיבות המתאימות ההסדר אינו מחייב וניתן להידרש קודם לשאלת כשרות הפטנט (ע"א 47/87 חסם נ' בחרי, פ"ד מה (5)196 (19991)).
עוד נקבע, כי למרות היות שאלת הפרת הפטנט כרוכה בשאלת תוקפו של הפטנט, הרי שככול שהדבר נוגע לסוגית נטל ההוכחה, קיים הבדל בין השתיים.
בחסם נ' בחרי נקבע בהקשר זה כך: "אכן, על-אף היות השאלה של הפרת הפטנט כרוכה בשאלה אם יש בפטנט חידוש או התקדמות המצאתית, קיים הבדל בין שתי השאלות מבחינת נטל ההוכחה. בעוד שלגבי תוקפו של הפטנט עצם מתן הפטנט משמש ראיה לכאורה לתקפותו (ע"א 700/78 [2], בעמ' 763), ועל הנתבע הטוען להיעדר תוקף לפטנט רובץ הנטל להוכיח זאת, הרי בשאלה אם הופר הפטנט נטל ההוכחה רובץ על התובע (בעל הפטנט) (ע"א 345/87 [3], בעמ' 102)."
נטל ההוכחה
עמידה בנטל ההוכחה מחייב את התובעת להוכיח במאזן הסתברויות כי בנסיבות, הרכב הרעף אותו הינה מייצרת זהה במרכיביו ובשיעור חומרי הגלם שבו (באזלת וחרסית) לרעף הנתבעת. החובה המוטלת על בעל פטנט להוכיח את הפרתו הינה חובה מובנית בהיות בעל הפטנט ה"מוציא מחברו". יחד עם זאת יצוין, כי ההגנה המסורה לבעל פטנט מחייבת את בעל הפטנט להוכיח את טענותיו בראיות שתהיינה בעלות משקל ומובהקות כזו שלא תשלול מהאחר הזכות להתחרות בפטנט מטעמים שאינם קשורים בהגנה עליו.
כמות הראיות ורצינותן
כידוע הגנת הפטנט יוצרת מונופולין בתחום בו היא ניתנה. פגיעת המונופולין הינה למעשה פגיעה רעה בתחרות ויש להמעיט בה ככל הניתן ולהעניקה רק בהתקיים התנאים לכך בחוק הפטנטים שסיבותיו טובות כשלעצמן. כך למשל, הכיר חוק הפטנטים בזמניותו של הפטנט (ר' סעיף 52 לחוק הפטנטים) על מנת לאפשר העברתו להנאת הציבור בכללותו עם סיום התקופה לגביה נמסר לרישום.
מאחר ומדובר בזכות חזקה מחד ופגיעה לא פחות חזקה במתחרים פוטנציאליים מאידך, נדמה, כי יש צורך כי כמות הראיות ורצינותן תעדנה באופן מובהק על הטיית מאזן ההסתברויות לטובת התובעת. (ר' לעניין זה לדוגמא ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות,פ"ד לט(2) 225 בו קובע ביהמ"ש העליון מפי הנשיא שמגר כי: "כגודל הזכות כך גם גודלה ועוצמתה של הראיה המשמשת יסוד להחלטה בדבר הפחתתה של הזכות…" ור' גם בג"צ 4146/95 עיזבון דנקנר נ' רשות העתיקות, פ"ד נב(4)800 שם קבע ביהמ"ש העליון מפי כב' הש' זמיר כי:"… ההבדל בין זכות לזכות, לפי המעמד והחשיבות של הזכות, עשוי להשפיע גם על רמת הראיות הנדרשות כדי להכשיר פגיעה בזכות. הכיצד? אפשר שלצורך פגיעה בזכות אחת יידרשו, לפי המעמד והחשיבות של הזכות, ראיות חזקות במיוחד להוכחת הפגיעה בשלום הציבור או באינטרס ציבורי אחר, ואילו לצורך פגיעה בזכות שנייה יספיקו ראיות חלשות יותר…."). לחילופין, על התובעת להוכיח, כי ככול שקיים הבדל מזערי ביחס שבין חומרי הגלם ברעפים השונים, כי אז עסקינן בהבדל מזערי וחסר משמעות שאין בו בכדי להוכיח שהנתבעת לא הפרה את הפטנט וכפי שציינה התובעת בסיכומיה כי כפי הידוע, במקרי ספק על הספק לפעול לטובת בעל הפטנט (סעיף 6.6 לסיכומים).
בחינת שאלת ההפרה
בענייננו, הגדרת הפטנט וחדשנותו נובעת משילובם של שני האלמנטים העיקריים הקבועים בו- חומרי הגלם, ותהליך הייצור. בכל הקשור עם הפרתו של פטנט 826 הרי שהשוני בין חומרי הגלם המשמשים בתהליך יצור רעפי התובעת מהליך ייצור רעפי הנתבעת מחייב את המסקנה כי הפטנט אינו מופר. בכל הקשור עם פטנט 765 סוגית הפרתו של הפטנט או תוקפו צריכה להיבחן לפי עיקר האמצאה אשר כולל כאמור לעיל שילובם של שני אלמנטים גם יחד, היינו שימוש בחומרי גלם בהרכב מסוים בתהליך סנטור הקובע טווח טמפרטורות ייחודי – תביעה מס' 2 ותביעה מס' 5 לפטנט. נפסק כי בחינת חומר הראיות מעלה, כי התובעת אינה מרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח את עצם הפרת הפטנט. רעף הנתבעת אינו מפר פטנט 765 באשר יחס החומרים שבו – באזלת וחרסית ממשית – אינה מגעת לזו המוגנת בפטנט ואף אינה מתקרבת אליו בשוליים. נהפוך הוא, פטנט 765 מכיל למעלה מ-50% יותר בזלת בתערובת מרעפי הנתבעת. בהיות היחס בין הכמויות אלמנט חשוב ואקוטי בפטנט לפי דעת מומחי שני הצדדים, כי אז אין לומר שרעפי הנתבעת מפירים פטנט 765 כאמור.
(להרחבה נוספת ראו בספר: י' דרורי, "דיני פטנטים", הוצאת פרלשטיין גינוסר (2023)).
