התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Xmultiple Technologies כנגד Alan L. Pocrass. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני, רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 4.1.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233310 "XMULTIPLE" בסוג 9 בפרטה דוגמת מחברים אלקטרוניים וכיוצ"ב. המתנגדת טענתה, כי ייצרה ושיווקה בהיקפים גדולים מגוון רחב של מוצרי זיווד, מחברים ומתאמים לתעשיית האלקטרוניקה תחת סימן המסחר XMULTIPLE, שהינו סימן מסחר רשום בסין ובטאיוואן. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש הינו בעצם בבעלותה שלה וכי המבקש מפר את זכויותיה בסימן זה, בין היתר בדרך של רישום הסימן במדינות שונות וביניהן ישראל.
המתנגדת טוענת כי הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיפים 11(5), 11(6), 11(13), 12 לפקודת סימני מסחר. המתנגדת טוענת כי הסימן נעדר אופי מבחין ולכן אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 8(א) לפקודה.
לטענת המבקש היחסים העסקיים בין הצדדים החלו לאחר שהמבקש חיפש בטאיוואן יצרן למוצרים המבוססים על הפטנט שבבעלותו. המבקש טוען כי הוא בעל המוניטין בסימן ולא המתנגדת.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית, נפסק כי יושלם רישומו של סימן מסחר 233310. בנוסף נפסק כי הצדדים יוכלו להידרש לסוגיית פסיקת הוצאות בהתאם להוראות חוזר רשם מ.נ. 80.
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:
משקל להחלטות של טריבונלים זרים בעניינים מקבילים
ככלל לא יינתן משקל להחלטות של טריבונלים זרים בעניינים מקבילים (ר' התנגדות לרישום סימן מסחר 163024, 163025, 163026 "INDEX אינדקס" מרטין רפפורט נ' INDEX ONLINE SA (פורסם בנבו, 2007); וכן התנגדות לרישום סימן מסחר 231956 "INSFOCUS" INFORMATION BUILDERS, INC. נ' אינספוקוס סיסטמס בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 20.7.2014)).
מוניטין בסימן ושימוש ראשוני בסימן
המשותף לעילות ההתנגדות דנן הוא כי לשם ביסוסן יש להוכיח מוניטין בסימן אחר או קיים. לפיכך, על המתנגדת להראות כי קיים לה מוניטין כלשהו, כזה אשר יש בו למנוע את רישום הסימן המבוקש. במידה ותוכיח עניין זה על המבקש להראות כי הסימן המבוקש כשיר לרישום.
נפסק כי אין חולק שקודם להיכרות בין הצדדים ולשיתוף הפעולה העסקי שנרקם בשנת 1999 המבקש היה בעלים של החברה האמריקאית Xmultiple Technologies Inc. וכן, בזמן שהכירו מר Chiu היה בעל השליטה בחברת DnovA. כך גם אין חולק כי החברה הטאיוואנית (המתנגדת) הוקמה על ידי מר Chiu בשנת 2001, כשנתיים לאחר תחילת ההיכרות.
מלבד שם החברה האמריקאית, המבקש עשה שימוש בסימן גם באמצעות אתר אינטרנט שהוקם על ידו בשנת 1999.
המתנגדת טוענת כי בבעלותה סימנים רשומים לשם XMULTIPLE, הן בסין והן בטאיוואן. בנספחים 7-8 לתצהירו, מר Chiu מצרף ראיות לעניין רישום הסימנים כאמור. הסימנים נרשמו בשנים 2010 ו- 2011. היינו, לאחר שהיחסים בין הצדדים עלו על שרטון. להבדיל, המבקש הינו בעלים של סימן מסחר מס' 2563256 XMULTIPLE בארה"ב מיום 23.4.2002.
כל אלה מלמדים כי השימוש הראשוני בסימן נעשה על ידי המבקש.
לטענת המבקש הוא פנה למצוא יצרן באסיה למוצרים שייוצרו תחת הסימן המבוקש. עולה כי המבקש פנה למר Chiu לשם מציאת יצרן. אמנם הצדדים לא מביאים ראיה להתכתבות ביניהם לעניין זה אך נראה כי אכן התבצעה פנייה מטעם המבקש ליצרן טאיוואני אחר, Chung Yi Enterprises. המתנגדת לא הסבירה עניין זה באופן שיניח את הדעת או שיתמוך בגרסה שונה מזו שהוצעה על ידי המבקש.
לסיכום המחלוקות העובדתיות, הרשם סבר כי גרסתו של המבקש מתיישבת יותר עם חומר הראיות שהוצג. לפיכך נפסק כי מערכת היחסים העסקית שבין הצדדים אכן הייתה מערכת יחסים שבין בעל זכויות בסימן ובמוצר המזמין שירותים ובין יצרן המספק מוצר על פי הזמנה.
הבעלות במוניטין בסימן
לאור מערכת יחסים זו נפסק כי יש לבחון את שאלת הבעלות במוניטין כפי שזו נדונה למשל ב-ע"א 5207/08 World ORT נ' אורט ישראל (פורסם בנבו, 1.2.2011):
"בעית הבעלות במוניטין נחלקת לשתי בעיות-משנה: ראשית, יש לברר את זהות הבעלים ה"מקורי" במוניטין, עם היווצרו; שנית, יש לבדוק האם המוניטין נותר בידי הבעלים, או הועבר לידיים אחרות"
ובהמשך:
"בסוגיית זהותו של הבעלים ה"מקורי" במוניטין, נוטה הפסיקה להתייחס לשני מבחנים נפרדים, שאינם עולים, בהכרח, בקנה אחד… מבחן אחד הוא, מי יצר את המוניטין: "הבעלות במוניטין שייכת למי שיוצר את המוניטין, לגורם שאפשר לראות בו את המקור למוניטין שיש למוצר…מבחן אחר הוא, מיהו הגורם שהציבור קושר את המוניטין אליו: "על התובע להוכיח, כי רכש מוניטין בטובין, באופן שהציבור מזהה את תדמיתם החיובית של הטובין עם התובע."
סימני המסחר נועדו, בין היתר, לשמש לזיהוי מקור הטובין. לשם הגשמת מטרה זו, אין צורך כי הצרכן יזהה במדויק את זהות מקור הטובין אלא די שיוכל לקשר את המוצרים למקור מסוים (ר' ע"א 11487/03 August Strock KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (פורסם בנבו, 23.3.2008)).
לאור האמור לעיל, לא השתכנע הרשם כי המוניטין של הסימן המבוקש מזוהה בהכרח עם המתנגדת או בהכרח עם מוצריה, כיצרנית או בעלת זכויות באופן אשר יהא בו משום חשש להטעיית הציבור.
כאמור, המתנגדת הסתייעה בסילרם כמפיצה מקומית. כפי שעולה מחומר הראיות, מר ארדיטי הכיר את המבקש ואף חתם על מסמך ממנו עולה הכרה במוניטין של המבקש. מאידך, לא הוכחו היקפי מכירות בארץ מטעם המתנגדת (לעניין הקריטריונים להוכחת מוניטין ר' ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישאליים פניציה בע"מ נ' Les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3) 224 (פורסם בנבו, 23.4.1991)). יוער כי קטלוג המוצרים שהוצג מטעם המתנגדת אינו מעיד על כל שימוש בפועל במילה XMULTIPLE אלא כולל פירוט מספרים קטלוגיים בלבד ואין בו כדי להעיד על מוניטין של המתנגדת או מוצריה בישראל.
נפסק כי המתנגדת לא הצליחה להראות כי המוניטין בקשר עם הסימן המבוקש היה שלה או כי הציבור בישראל מזהה אותו עמה.
