סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, קובע שאין סימן מסחר כשר לרישום אלא אם יש בו להבחין בין המוצרים של בעל הסימן המבוקש לבין מוצרים של אחרים.
ישנם סימנים אשר כבר נולדים בעלי אופי מבחין. המדובר בסימנים דמיוניים כדוגמת גוגל אשר הציבור מסוגל להבחין באמצעותם את הסחורות של בעל המבקש ולהבין שמקור המוצר הוא דווקא מבעל הסימן ולא מהמתחרה שלו.
אך מה הדין לגבי סימנים אשר לא נולדו עם אופי מבחין? האומנם בעל סימן בעל אופי תיאורי אשר שמו נועד לתאר את המוצר עצמו או תכונה שלו, כלל לא יוכל לרשום את הסימן שלו במרשם סימני המסחר? התשובה לכך היא שלילית.
סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, קובע: "הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."
שם אחר למונח "אופי מבחין נרכש" הוא "המשמעות המשנית של הסימן". מונח זה ממחיש עוד יותר את המשמעות של המונחים. כאשר סימן בעל אופי תיאורי המתאר את המוצר עצמו ובכך נעדר אופי מבחין מטבעו, רוכש "משמעות משנית", משמעות הסימן בעיני הצרכנים משתנה וכעת איננה עוד תכונת המוצר עצמו. לאחר רכישת המשמעות המשנית, הסימן התיאורי הופך להיות מזוהה אצל הצרכנים באופן ספציפי עם בעלי הסימן המבוקש וכעת, הופך לסימן הכשר ברישום.
רשם סימני המסחר רשאי לשמוע (בראיות) עד כמה השימוש בסימן המבוקש הפך את הסימן לבעל אופי מבחין. במילים אחרות, סימן שלא נולד עם אופי מבחין יכול לרכוש אופי מבחין. במובן זה המונח "אופי מבחין נרכש" דומה במהותו למונח "מוניטין" ולכן הדרכים להוכחתו גם הן דומות. יש לציין שהדמיון למונח מוניטין קיים בהבדלים מחויבים כאשר, להבדיל ממוניטין, להוכחת האופי המבחין הנרכש אין צורך להוכיח את מידת "ההוקרה" שהצרכן רוכש לסימן אלא רק את מידת "ההכרה" של הציבור את סימן המבוקש.
הפסיקה מתווה מספר מבחנים ומפרטת מספר סוגי ראיות לצורך הוכחת האופי המבחין הנרכש של הסימן המבוקש כאשר יפה הכלל שכל מקרה יבחן לגופו ולכן אין להגביל את המבקש באופן הוכחת האופי המבחין. ראה לעניין זה את דברי השופט מלץ בע"א 634/89 ריין נ' Fuji Electronics Mfg Co, פ"ד מה(4) 837, 849: "לדידי אין להגביל מראש את התובע, המבקש להוכיח את קיומו של מוניטין , לסוגים מסוימים של דרכי הוכחה." והדברים יפים גם לצורך הוכחת קיומו של האופי המבחין הנרכש.
להלן רשימה קצרה של המבחנים הנהוגים בפסיקה להוכחת האופי המבחין הנרכש והמשמעות השנייה של הסימן המבוקש:
- מבחן היקף השימוש;
- מבחן הפרסום והמכירות;
- חיקוי והעתקה כראייה לאופי מבחין;
- סקרי דעת קהל וחוות דעת מומחים.
חשוב לציין, כי לא בכל מצב יישום המבחנים שלעיל יביא לתוצאה זהה. נטל ההוכחה יהיה גבוה יותר ככל שהסימן המבוקש יהיה בעל אופי תיאורי מובהק יותר. ראה לעניין זה את דברי בית המשפט העליון בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 ,887:
"ככל שהייחודיות העובדתית של שם המסחר קטנה יותר – היינו ככל ששם המסחר דומה לשם השגור בתחום – כך גדל משקל הראיות הנדרשות לשם ביסוס המובחנות לצורך רישומו כסימן מסחר."
