בקשה לביטול או מחיקת סימן סימן מסחר שהוגשה על ידי Hot Tuna IP Limited כנגד בעלת הסימן בון ספורט. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 3.4.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה למחיקה או ביטול של סימן מסחר מספר 168906 "HOT TUNA" מעוצב הרשום לגבי "הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25", שבבעלות בון ספורט.
מבקשת הביטול טוענת כי לא נעשה שימוש בסימן ועל כן יש להורות על ביטול הסימן מכוח סעיף 39 לפקודת סימני מסחר או מחיקה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר.
תוצאות ההליך: בקשת הביטול והמחיקה נדחית. נפסק כי לאור התנהלות בעלת הסימן לאורה התארכו ההליכים מעבר לצורך, לא ניתן צו להוצאות.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
מחיקת סימן מסחר בשל הגשתו בחוסר תום לב
סעיף 39(א) לפקודה מגביל לחמש שנים ממועד הרישום את התקופה בתוכה ניתן להעלות טענות למחיקתו של סימן מסחר רשום בעילת העדר כשירות או תחרות בלתי הוגנת בישראל וכמאמרו:
"בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28".
זאת בעוד שסעיף 39(א1ׂ) לפקודה קובע שבקשה למחיקה בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, ניתן להגיש בכל עת וכמאמרו:
"על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת".
נפסק כי במועד התחלת הליך זה בשנת 2012 חלפו יותר מחמש שנים ממועד מתן תעודת רישום הסימן בשנת 2005. מכאן שלאור הוראות סעיף 39 לפקודה מצומצמות טענות המחיקה שיכולה המבקשת להעלות, לטענות למחיקתו של הסימן בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב.
נפסק כי במסכת ראיות המבקשת אין בדל ראיה המתייחס לשאלת תום לבה של בעלת הסימן בעת הגשתו לרישום.
לטענת מבקשת המחיקה בעלת הסימן לא הכחישה טענה זו בכתב הטענות. הרשם דחה טענה זו ופסק כי בניגוד להוראות תקנות סדרה הדין האזרחי ביחס לכתב הגנה, בהליכים בפני רשם סימני המסחר קבע מתקין התקנות כלל אחר מזה שנקבע בסדר הדין האזרחי – בצד נימוקים על יסודם חולק בעל הסימן על בקשת המחיקה, על בעל הסימן חובה לפרט את העובדות בהן הוא מודה ואינו חייב לפרט במפורש את העובדות אותן הוא מכחיש.
על כן נפסק כי לא הרימה המבקשת את הנטל הדרוש לתמיכה בבקשה למחיקת סימן לפי סעיף 39(א1) לפקודה.
ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש
אחת העילות לביטול סימן מסחר היא כי לא נעשה בו שימוש בתום לב בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול לאור הוראות סעיף 41 לפקודה:
"41. … רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
לצורך בחינת שאלת הביטול יש להיזקק לשלוש שאלות מרכזיות, כפי שפורט ב-בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS Ltd. נ' ניסן פרמינגר בע"מ פ"ד כ"ט (1) 676) (להלן: "עניין ניקולס"):
"השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן."
בטרם בחינת שאלות אלה יש להבהיר כי כפי שנקבע ב-ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TES (פורסם בנבו, 11.03.2007) (להלן: "עניין מיס אל") נטל ההוכחה כנגד זכות רשומה נח בבקשת ביטולה תחילה על כתפי מבקשת הביטול. במידה ותצליח המבקשת לעורר דבר מה מעבר לספק יעבור הנטל לבעלת הסימן:
"…אכן, נטל ההוכחה בבקשה לביטול רישום סימן מסחר מוטל על מבקש הביטול. בהקשר זה ראוי להדגיש, כי ספק – מקום בו הוא קיים – ראוי ברגיל, ובהתחשב בנטל השכנוע, שיפעל לטובת בעלת הסימן, שהרי מדובר בנטילת זכות קניין רוחני שבעלת הסימן החזיק בה." (בפסקא 7 לפסק הדין)
נפסק כי המבקשת ערכה בסך הכל ארבעה ביקורים בריכוזי חנויות באזור המרכז. בבדיקות אלו טוענת המבקשת כי לא נמצאו מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש. המבקשת לא סיפקה כל הסבר ממנו ניתן להניח כי בדיקות אלה ממצות דבר מה מבחינת היקף השוק, מגוון וסוג הטובין. בדיקות אלה שנערכו מטעם המבקשת לא נערכו על ידי חוקר אשר זו מומחיותו, אלא באמצעות באי כוחה שערכו בעבורה את הבדיקות. השאלה שבפני היא האם בדיקות אקראיות מצומצמות אלה על ידי מי שאין זו מומחיותו לחקור ולאסוף עובדות די בהן להעביר את הנטל.
שאלות אלה עולות גם לגבי החיפושים שנעשו באינטרנט על ידי ב"כ המבקשת. על התחשבות בתוצאות חיפוש במרשתת להיעשות בזהירות ובדרך מתאימה ובאמצעות ראיות אשר יהיה בהן לתמוך באמיתות תוצאות החיפוש ומשמעותו. הרשם לא מצא כי ניתן לתת משקל ראייתי כלשהו להצהרתו של עו"ד המייצג בתיק לגבי חיפושים כאלה ואחרים שערך במרשתת אשר בענייננו ממילא כלל לא טרח להציג העתקים מהם.
נפסק כי מתעורר ספק באם עמדה המבקשת בנטל הנדרש ממי שברצונו להעביר את נטל השכנוע לגבי שאלת השימוש בסימן אל כתפי בעלת הסימן.
עדי בעלת הסימן הצהירו בדבר שימוש שנעשה החל משנת 2005 ומעת לעת. בעלת הסימן אף הציגה חולצה הנושאת את הסימן וכן תצלומים רבים של טובין הנושאים את הסימן הרשום.
המבקשת מצדה ערכה בדיקות מעטות ובלתי מנומקות ובחרה להימנע מחקירה נגדית של עדי בעלת הסימן באשר לשאלת השימוש. אלה לא עומתו עם כל שאלה באשר לטענותיה להעדר שימוש בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת המחיקה.
בהתחשב שהזכות הקניינית רשומה על שמה תהנה בעלת הסימן מספק אשר בהעדר התמודדות מצד המבקשת יפעל לטובתה. הרשם לא מצא בראיות המבקשת די כדי להעביר אל כתפי בעלת הסימן את הנטל לסתור את עילות הביטול. מכאן שהמבקשת אף לא באה בגדר המשוכה הראשונית של בחינת שאלת השימוש ומכאן איני מוצא להידרש ליתר השאלות הנוגעות לבקשת ביטול ודי בכך כדי לדחות את בקשת הביטול.
