בקשות לרישום סימני מסחר לא מעוצבים "SHINING LIGHT ON PHOTONIC INNOVATION" בסוגים 9 ו- 42 שהוגשה על ידי חברת Oclaro. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 26.12.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: הבקשות תובעות דין קדימה מבקשה אשר הוגשה על ידי המבקשת בארה"ב. הבקשות סורבו לרישום על ידי בוחן סימני המסחר, בנימוק כי יש לראות בצירוף המילים המבוקש סיסמא נטולת אופי מבחין. לפיכך עמדת מחלקת סימני המסחר הינה כי בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר, אין צירוף המילים המבוקש כשיר לרישום כסימן מסחר.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי הסימן משולל אופי מבחין אינהרנטי ולפיכך אינו כשיר לרישום.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סיסמא כסימן מסחר
בחינת הצירוף המבוקש לרישום מעלה כי המדובר הוא בצירוף בן חמש מילים הנחזה במבט ראשון כנושא מסר שיווקי.
אין בקביעה כי סימן הינו או אינו בגדר סיסמא, בכדי לשנות את התוצאה הסופית לעניין כשירותו של הסימן המבוקש להירשם כסימן מסחר, וכי יש לבדוק כל מקרה לגופו בהתאם למבחנים המקובלים. עם זאת, ככל שהמסקנה העולה מניתוח הסימן הינה כי סיסמא שיווקית, הרי שהנטל המוטל על המבקש הינו להראות כי היא משמשת כסימן מסחר בפועל ולא כמסר שיווקי גרידא.
לא ניתן לדרוש מסימן מסחר לצורך רישומו אלא את שדורשת הפקודה, ואולם סימנים מסוימים מתקשים למלא אחר דרישות אלה בשל טיבם ובשל האופן שבו הם נתפסים בידי הציבור.
על מנת לבחון באם יש לראות את הצירוף כסיסמא, שתיתפס כמסר שיווקי, יש לבחון את תוכנו, אופן הצגתו, שפת הצגתו, אורכו, מידת קליטותו, מהות הטובין ומיהותו של קהל היעד.
צירוף מילים ארוך כסימן מסחר
בענייננו נפסק כי ספק אם רצף המילים המבוקש יוכל לקשר בין הצרכן ובין הטובין והשירותים אותם מציעה המבקשת. הסימן המבוקש אשר המבקשת מכנה "סימן רב-מילים", כולל חמש מילים ולפיכך ארוך הוא ביחס לסימני מסחר. יהיה קשה לצירוף מילים כה ארוך להיחרט אצל הציבור באופן בו יזוהה הצירוף עם המבקשת וישמש כסימן מסחר בפועל.
ככל שאורך הסימן ארוך יותר – כך יקשה על מבקש הסימן להראות כי הסימן כשיר להירשם כסימן מסחר.
סימן מסחר משבח
סימנים משבחים גם אם אינם בגדר מסרים שיווקיים, ראוי שיישארו פתוחים למסחר. ראה לעניין זה א.ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם 22 (תשל"ג – 1973):
"סימנים הצריכים להישאר פתוחים למסחר שייכים לסוג אחר לחלוטין. פה אין המדובר בסימנים בהם משתמשים במסחר ב פ ו ע ל, אלא בסימנים שהשכל או בעיקר המצפון מחייבים שלא יתירו מתן זכות ייחודית בגינם, או לא ישאירום לשימוש הכלל. נראה כי סימנים הפתוחים למסחר אפשר לסווגם לשתי כתות:
מלים או ציורים שמהווים את הכינוי ההכרחי או הטבעי לסחורות מסוימות או לשירותים מסוימים.
…
מלות שבח מקובלות: אין לכנות סחורות במילות שבח רגילות, כיון שעליהן להישאר חופשיות לשימוש במסחר…. הכוונה היא למילות שבח כלליות, או למילות שבח המאפיינות את הסחורה המסוימת. מלים הכוללות מעין שבח, אך בחירתן אינה מובנת מאליה, או שבחירתן מגלה רעיון מקורי, תהיינה מותרות לרישום."
מבחינת תוכנו של המסר, הרי שבדומה להבחנה הקיימת ביחס לכל סימני המסחר, גם כאן ניתן להבחין בין סימנים מתארים או משבחים את הטובין או תכונות מסוימות שלו, לבין סימנים מרמזים או דמיוניים אשר מציינים את מקור הטובין.
נפסק כי הסימן המבוקש נוקט ישירות בשם תחום העיסוק של המבקשת בתוספת מילים משבחות אשר קשה להאמין כי משמשות הן כסימן מסחר.
בחינת הסימן המבוקש בכללותו, מבלי לפרקו למרכיביו, מובילה למסקנה, כי הוא, כאמור, משבח. לנוכח האמור נפסק כי, אין די במשחק המילים המופיע בתחילתו של הצירוף המבוקש בכדי להפוך את הסימן לכזה הכשיר לרישום.
העדר הוכחה לשימוש בסימן
בחינת התכנים אשר הוגשו מטעם המבקשת מראה כי נראה שאף המבקשת עצמה לא עושה שימוש בסימן המבוקש כבסימן מסחר. למעשה, למעט השימוש באתר האינטרנט של המבקשת לא הוצג שימוש כלשהו בסימן וודאי שלא כבסימן מסחר. מבחינה זו אופן הצגת הסימן, אחת מן האינדיקציות לטיבו של הסימן, מצביע כי השימוש בו הינו כבמסר שיווקי ולא כבסימן מסחר המציין את מקור הטובין והשירותים.
