בקשות לרישום סימן המסחר "SERVE" (לא מעוצב) עבור שירותים פיננסים שונים, אשר הוגשו על ידיAmerican Express Marketing & Development Corp.. הבקשה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הפוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה. ביום 22.8.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: הבקשות לרישום נדחו על ידי מחלקת סימני המסחר בשל היות הסימנים בלתי כשירים לרישום לפי הוראות סעיפים 8(א) ו- 11(10) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת נימקה את החלטתה לדחות את הבקשות לרישום בכך שהמילה "SERVE" חסרת אופי מבחין לגבי הסחורה או השירות המבוקש והיא נוגעת במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן היא נועדה.
המבקשת היא בעלת אותם סימנים רשומים, בארה"ב, באירופה, קולומביה, מונקו, ניו-זילנד, נורבגיה ופרו, ועל כן ביקשה לקבל את הבקשות לרישום בהתאם להוראות סעיף 16 לפקודה. הבוחנת דחתה את הבקשה לרשום את הסימנים לפי סעיף 16 לפקודה בנימוק כי הסימנים אינם כשירים לרישום בשל היותם חסרי כל אופי מבחין לפי סעיף 16(א)(2) ומורכבים אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את תכונות הטובין והשירותים, לאור הוראת סעיף 16(א)(3) לפקודה.
תוצאות ההליך: הסימן התקבל לרישום בכפוף לרישום הודעה בפנקס בזו הלשון: "רישום זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב במהלך הרגיל של המסחר במילה SERVE".
נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:
האופי המבחין הנדרש ברישום סימן מסחר מכוח סימן זר
בהתאם לסעיף 16(א)(2) לפקודה, הקובע כדלקמן:
(א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:
(1) …
(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין; סימן מסחר לא ייפסל לרישום אם הוא שונה מסימן המסחר הרשום בארץ מוצאו, בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין ואינם פוגעים בזיהוי הסימן הרשום בארץ מוצאו;
גם לסימן שרישומו נתבקש לפי סעיף 16 לפקודה נבחן אופיו המבחין. הבחינה לפי סעיף 16(א)(2) מצומצמת יותר במובן זה שרף האופי המבחין הנדרש מן הסימן נמוך יותר מזה הנדרש לפי סעיף 8 לפקודה, אך בוודאי לא אפסי.
בשים לב לסחורות ולשירותים אשר ביחס אליהם נתבקש רישומו ולאינטרס הציבורי לבל יופקעו ממנו מונחים שצריכים להישאר פתוחים למסחר. נפסק כי המלה serve אינה מלה מקובלת או משותפת למסחר לאותם טובין ושירותים שלגביהם נתבקש רישומה.
סיוג מונופול ביחס למלה מילונית – שימוש מתאר בתום לב
עם זאת מדובר במלה מילונית שנמצאת בשימוש רגיל בשפה האנגלית בידי הציבור בכלל ובידי מתחריה של המבקשת בפרט. וכדי להסיר כל ספק באשר לזכויות שיינתנו עם רישום הסימן, יקובלו הסימנים לרישום בכפוף לרישום הודעה בפנקס בזו הלשון: "רישום זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב במהלך הרגיל של המסחר במילה SERVE".
