הליך לבקשות מתחרות בין מבקשת רישום סימן מסחר 242735: RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD לבין מבקשת רישום סימן מסחר 242450: Razor USA LLC. ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 31.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בין הצדדים התקיימו הליכי תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר,. זאת, לאחר שלכתחילה לא הגיעו לכלל הסכמה. בהמשך ההליך דיווחו הצדדים במשותף על כריתתו של הסכם פשרה כולל לגבי כלל ההליכים שהתנהלו בין הצדדים במדינות שונות.
בהתאם להסכם הוסכם כי RAZER תתקן את בקשתה בדרך של צמצום והגבלת הטובין בסוגים: 9, 18, 25, 28. על כן הצדדים פנו לרשם בבקשה לאשר רישום מקביל של סימני המסחר.
תוצאות ההליך: הרשם קיבל באופן חלקי את הבקשה וקבע כי בכפוף להשלמת הליך הבחינה במחלקת סימני מסחר, יש לאפשר את הרישום המקביל של בקשה לרישום סימן מסחר 242450 יחד עם בקשה לרישום סימן מסחר 242735 אשר תתוקן בכפוף לתשלום אגרה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
תיקון טובין על דרך הצמצום
נפסק כי על פניו, התיקונים המבוקשים הנם על דרך הצמצום וככאלה עומדים בדרישות תקנה 22א(א)(2) לתקנות סימני המסחר (1940), הקובעת כי:
"(א) הרשם רשאי לבקשת בעל בקשה לרישום סימן מסחר, להרשות את תיקון הבקשה באחד או יותר מן התיקונים שלהלן, אם התיקון נדרש מטעמים אלה בלבד:
…
(2) תיקון פרטת הסחורות והשירותים שבבקשה לצורך הבהרתה או צמצומה, אך לא לשם הרחבתה."
רישום מקביל של סימני מסחר
כלל ועיקר התיקונים שנתבקשו על ידי המבקשת 1 לבקשתה הנם מקובלים על ידי RAZOR USA LLC למעט התיקון המבוקש בסוג 9. המבקשת 2 סוברת שבתיקון המבוקש על ידה לגבי סוג 9 יש לחזק את ההבדלים בין הטובין לגביהם ייעשה שימוש בכל אחד מהסימנים, לשלול את הסכנה להטעיה ובכך לאפשר לקבל את שני הסימנים לרישום בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודה. בפי המבקשת 2 טענה כי התיקון המבוקש גם תואם את לשון ההסכם שבין הצדדים.
המבקשת 1 מצטרפת לבקשה להפעלת סמכויות רשם סימני המסחר לרישום ושימוש מקביל בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודה. עם זאת, המבקשת 1 חולקת על כי התיקון המבוקש על ידי המבקשת 2 תואם את לשון ההסכם שנכרת ביניהן.
מאחר וההסכם שבין הצדדים לא הוגש לעיון הרשם. החלטת הרשם התמקדה בסמכותו של הרשם בהתאם לסעיף 30 לפקודה לאפשר רישום ושימוש מקביל כמו גם השתת תנאים על רישום ושימוש מקביל שכזה.
סעיף 30 לפקודת סימני המסחר מקנה סמכות לרשם לערוך רישום מקביל של סימנים זהים או דומים, בתנאי כי נעשה בהם שימוש בתום לב או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו את רישומם, לגבי אותם טובין או טובין מהגדר אחר.
משהצדדים מסכימים בעיקרו של דבר על רישומם המקביל של הסימנים והמחלוקת נוגעת רק לגבי פרטים מסויימים בסוג אחד מתוך 4 סוגים אשר רישומם נתבקש על ידי המבקשת 1, הרשם קבע כי לא יתן משקל לטענות לחוסר תום לב ככל שהועלו כאלה במסגרת ההליך לפי סעיף 29 לפקודה.
לשון סעיף 30 אינה כוללת את המלה "הטעיה" באופן מפורש. עם זאת , כבר נקבע כי מקום בו רישום מקביל של סימנים שתוצאתו עשויה להביא להטעיה של הציבור ולגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת לא יתאפשר הפעלתו של סעיף 30 לשימוש מקביל.
סימן 242735 נתבקש לגבי המלה "RAZER" בעוד שסימן 242450 נתבקש לגבי המלה "RAZR". שימוש בסעיף 30 התאפשר לא פעם גם לגבי סימנים זהים לאור הבדלים בין סוגי המוצרים או בין ציבור הלקוחות. לא כל שכן ניתן לעשות בו שימוש מקום בו מדובר בסימנים דומים בלבד.
לאור האמור, במקרה זה נפסק כי אין מניעה לקיומו של שימוש מקביל לאור ההבדלים שבין הסימנים, לאור ההבדלים בפרטת הסחורות ולאור סוגי הלקוחות השונים המובחנים בין קהילת הגיימרים ("Gamers") וכאלה שאינם בתחום זה. לאור מכלול הראיות ואף לאחר החקירות הנגדיות שנערכו, ניכר שישנו בידול בין מוצרי שתי המבקשות תחת שני הסימנים השונים.
כאמור, על פי סיפת סעיף 30(א) לפקודה באפשרותו של רשם סימני המסחר להרשות את הרישום המקביל "בתנאים והגבלות שיראה לנכון". באפשרות הרשם להכריע בעניין זה על פי הראיות המפורטות שכבר נשמעו בפניו.
נפסק כי, בכפוף להשלמת הליך הבחינה במחלקת סימני מסחר, מתוקף הסמכות הנתונה לרשם על פי סעיף 30 לפקודה יש לאפשר את הרישום המקביל של בקשה לרישום סימן מסחר 242450 יחד עם בקשה לרישום סימן מסחר 242735 אשר תתוקן בכפוף לתשלום פרט 7 בתוספת הראשונה בהתאם להוראות תקנה 22א(ב) לתקנות סימני המסחר, 1940.
