תיקונים מהותיים בבקשת פטנט לפני קיבול גמישות ייחודית לישראל בהליכי רישום פטנטים

בישראל קיים הסדר שהוא יחסית ייחודי בעולם המאפשר תיקונים נרחבים בבקשת פטנט לפני קיבול הפטנט. גמישות רבה זו בהליך רישום הפטנט בישראל נותן עדיפות מובהקת להגשת בקשת פטנט בישראל כבקשה ראשונה הקובעת את דין הקדימה. 

לפי סעיף 22 לחוק הפטנטים רשאי מבקש פטנט לבקש לתקן את הפירוט בבקשת פטנט שטרם קובלה לרישום וזאת כמעט ללא כל הגבלה. [1] כך, בעניין תנובה, [2] הובהר כי מבקש הפטנט רשאי, בלי צורך בקבלת רשות, לתקן את כתב הפירוט (לרבות התביעות) בכל שלב עד קיבול הבקשה.

הסדר שונה קיים במשרד הפטנטים האירופאי. משרד זה לא מאשר תיקונים שמוסיפים עניינים שלא נכללו בבקשה כפי שהוגשה, תיקונים שמרחיבים את היקף ההגנה של פטנט שניתן או תיקונים שיוצרים ליקוי בבקשה שלא היה קיים לפני התיקון. ואילו בארצות הברית, משרד הפטנטים האמריקני ידחה את התיקונים הראשוניים (תיקונים שהתקבלו במשרד הפטנטים האמריקאי במועד שליחת דו"ח הבחינה או לפניו) לפי התנאים הבאים: (1) תיקונים ראשוניים שמבטלים את כל התביעות בלי להציג תביעות חדשות או נוספות; (2) תיקונים ראשוניים עשויים להידחות אם התיקון הראשוני מפריע שלא כדין להכנת דוח הבחינה הראשון לבקשה. בארצות-הברית, כדי לצרף חומר מהותי חדש לבקשת פטנט יש לפעול בהליך של בקשה המשכית חלקית (“Continuation-in-part”), הליך המאפשר את שמירת דין הקדימה עבור החומר בבקשה המקורית ודין קדימה חדש בעבור הידע החדש.

מאמר זה יתייחס להליך לביצוע תיקונים מהותיים בבקשת פטנט לפני קיבול וזאת להבדיל מתיקונים בפטנט לאחר שנרשם. במאמר נסקור את היקף התיקונים שניתן לבצע בבקשת פטנט בישראל, נסביר מהם תיקונים בעלי אופי מהותי ונציג את הסיכון בביצוע תיקונים מהותיים בבקשת פטנט.

מה היקף התיקון שניתן לבצע בבקשת פטנט בישראל?

סעיפים 22 ו- 23 לחוק הפטנטים מאפשרים למבקש הפטנט לתקן את בקשתו בטרם קובלה.

סעיף 22 לחוק קובע את זכותו של המבקש לתקן את פירוט הבקשה:

"המבקש רשאי בכל עת לפני קיבול הבקשה, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 20 ובין מיוזמתו, לתקן את הפירוט שבבקשתו."

סעיף 23 לחוק קובע כי תאריך הבקשה לעניין סעיפים 4, 5 ו-9 יקבע בהתאם לאופיים של התיקונים:

"הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 –

(1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו לרשות;

(2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות."

סעיפים אלו מאפשרים למבקש להכניס לבקשת הפטנט גם נושאים חדשים שלא הופיעו בבקשת הפטנט כפי שהוגשה ולמעשה לשנות לגמרי את בקשתו. עם זאת, סעיף 23 קובע כי אם סבר הבוחן שהתיקון שהוכנס לבקשה הינו מהותי, עליו לקבוע כי מועד הגשת התיקון הינו המועד אשר ביחס אליו תיבחן כשירות האמצאה לפטנט.

לפי סעיף זה יש שני מצבים שבהם מבוצע תיקון מהותי בבקשת פטנט אשר מוביל לתיארוך חדש: האחד, תיקון מהותי שבו אפשר להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – במצב זה, תאריך הקדימה שיקבע לתיקונים הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות ואילו התאריך של יתר בקשת הפטנט יישאר על כנו. השני, תיקון מהותי שבו אי אפשר להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – במצב זה, תאריך הקדימה שיקבע לכל בקשת הפטנט הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות. יודגש כי, תיקון מהותי של תביעה שבו יוסף חומר חדש יגרום לכל התביעה לקבל תאריך חדש.

מהם אותם "תיקונים בעלי אופי מהותי" אליהם מתייחס סעיף 23?

בהוראות העבודה לבחינת בקשת פטנט [3], המושג "תיקון מהותי" הוגדר כתיקון שגורם לשינוי בתוכן הבקשה כפי שהוגשה לראשונה. התיקון ייחשב כגורם לשינוי תוכן הבקשה כפי שהוגשה לראשונה אם התיקונים בתוכן הבקשה (הוספת חומר, שינוי או מחיקה) מוסיפים מידע חדש לבקשה שלא היה קיים באופן מפורש, משתמע או אינהרנטי בבקשה כפי שהוגשה לראשונה.

כמו כן, המושג "תיקון לא מהותי" הוגדר כתיקון שאין בו כדי לשנות את תוכן הבקשה כפי שהוגשה לראשונה.

בעניין בניהו לבנון [4] נקבע כי לאחר התיקונים, הפירוט והתביעות הינם רחבים בהיקפם באופן מהותי, לעומת הבקשה המקורית. בנסיבות אלה, נקבע כי הוכנסו בפירוט האמצאה "תיקונים בעלי אופי מהותי", כמשמעותם בסעיף 23 לחוק הפטנטים.

בהוראות הבחינה מצוינים דגשים דוגמאות לתיקונים מהותיים:

תיקונים בתביעות

 – אם המבקש הוסיף לתיאור חומר חדש כסימוכין לתביעה, התביעה המתוקנת וחלק התיאור הרלוונטי יקבלו את תאריך הגשת החומר החדש לפי סעיף 23 לחוק הפטנטים (בהתאם לשיקול דעת הבוחן).

 – הוספת סייג לתביעה – הבוחן יבחן האם עצם הוספת הסייג עלולה להוסיף תרומה טכנית או משמעות חדשה לתביעות, לעומת האמצאה שהוגדרה בפירוט המקורי (למשל הוצאת יסוד אשר תואר או הודגם בפירוט הבקשה כיסוד חיוני לאמצאה אשר עליה נתבקש פטנט, משנה את היקף האמצאה לעומת תיאור הפירוט המקורי).

 – בחירה מאוחרת – בחירה מאוחרת של שילוב רכיבים (קומבינציה) אשר לא היתה אינדיקציה לבעל המקצוע הנחשף לפירוט בתאריך הגשת הבקשה לבחור אותה באופן סביר לעומת יתר האפשרויות הנופלות בתחום שהוגדר בפירוט הבקשה כפי שהוגשה, תיחשב כבחירה שיש בה כדי להוסיף לבקשה תרומה טכנית או משמעות חדשה לעומת האמצאה אשר תוארה בפירוט הבקשה המקורי, שאז ההיקף המתוקן הנתבע לא יחשב נובע באופן סביר מתיאור האמצאה המקורי.

 – הוספת היבט ספציפי לפירוט הבקשה – הוספת היבט ספציפי לפירוט הבקשה תחשב לתיקון מהותי, כאשר אלמלא הוספת התביעה לאותו היבט ספציפי ו/או להיבט הרחב יותר היתה נמצאת כחסרת ביסוס. לדוגמא, בתחום של כימיה אורגנית – הוספת תרכובת חדשה לפירוט הבקשה תחשב לתיקון מהותי.

 – מבחן עזר לתיקון מהותי -על הבוחן לבדוק האם התיקון מצריך חיפוש נוסף של ידע קודם? אם התשובה היא כן – התיקון עשוי להיחשב כתיקון מהותי.

תיקונים בתיאור הבקשה

 – הוספת דרך ביצוע של האמצאה, אשר לא נזכרה בבקשה מלכתחילה תיחשב כתיקון מהותי.

 – במקרה בו מתואר היבט בתביעה כפי שהוגשה במקור, אבל לא מתואר בפירוט, ניתן לתקן את התיאור כך שיכלול היבט זה כפי שהוא מתואר בתביעה. עם זאת, אם המבקש מוסיף לתיאור הסברים נוספים, התיקון יקבל תאריך חדש.

 – התגברות על ליקוי בדבר מועילות האמצאה על ידי הוספת חומר חדש לתיאור תיחשב כתיקון מהותי של הבקשה.

כיצד יש לסמן תיקון מהותי?

מבחינה טכנית, בבקשה לתיקון הפירוט הכוללת תיקונים מהותיים אשר אפשר להבחין בינם לבין הפירוט הקיים כאמור בסעיף 23(1) לחוק, על המבקש לסמן את הקטעים שבהם הוכנסו התיקונים המהותיים בתאריך הגשתם לרשות וזאת לפי הוראות תקנה 22(ג) לתקנות. את הסימון וציון התאריך יש לבצע באופן הבא:

הסיכון בביצוע תיקונים מהותיים

סעיף 23 לחוק הפטנטים עלול להציב מהמורה בפני ממציא שלא ערך כראוי את בקשת הפטנט, ונאלץ לבצע תיקון מהותי בפירוט של בקשת הפטנט. תיקון מהותי בפירוט של בקשת הפטנט, עלול להביא לכך שמועד לצורך הבחינה לפי סעיפים 4, 5, ו-9 לחוק של בקשת הפטנט כולה או חלקה ייקבע לפי מועד הגשת התיקונים.

דברי סיכום

לסיום נציין כי, הקשיים שהוצגו לעיל, בצירוף העובדה שמדובר בהסדר שונה מההסדרים האחרים הקיימים במדינות העולם, העלה את השאלה אם יש צורך בהסדר ייחודי זה? [5] אנו סבורים כי הסדר זה מאפשר למבקש הפטנט גמישות רבה כחלק מהליך הבחינה, גמישות לתיקון ליקוים בבקשה כפי שהוגשה ומעלה את הסבירות לרישום פטנט, נוסף על כך, במצב של פיתוח נוסף לאמצאה בהליך הבחינה מתאפשרת האפשרות להוספת חומר טכני חדש אשר לא תוארה בבקשת הפטנט המקורית ללא הצורך להגיש בקשת פטנט חדשה בגין פיתוחים נוספים אלו. כמו כן, אין בהסדר זה כדי לפגוע בשקיפות כלפי הציבור ביחס להיקף האמצאה והתיארוך שלה. מעבר לכך, הסדר זה אינו שונה במהותו מההסדר הקיים בארצות-הברית באשר לבקשה המשכית חלקית (“continuation-in-part”) .

להרחבה נוספת ראו בספרי: דיני פטנטים, הוצאת פרלשטיין גינוסר, בעמ' 637-643 – הספר פורסם בתחילת שנת 2023.

אזכורים:

[1] ס' 22 לחוק הפטנטים, מורה: "המבקש רשאי בכל עת לפני קיבול הבקשה, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 20 ובין מיוזמתו, לתקן את הפירוט שבבקשתו".

(108)

[2] רע"א 1092/18 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' שטראוס בריאות בע"מ 4 (נבו 25.12.2018).

[3] משרד המשפטים – רשות הפטנטים הוראת עבודה מס' הע'- יט'/23.1 "בחינת בקשה לפטנט, 2 (מהדורה 1, 13.12.2017).

[4] ת"א (תל אביב-יפו) 1075-99 בניהו לבנון נ' יוסף גורקביץ (נבו, 2001)

[5] בקול קורא שפרסם משרד המשפטים בסוף שנת 2020 עלתה השאלה האם ראוי להגביל את התיקונים לפירוט הבקשה לתיקונים שאינם בעלי אופי מהותי? אם כן, כיצד יוגדרו התיקונים המותרים, בין היתר לרקע סעיף 23 הקיים וסעיפים 65 ו-66 לחוק? (משרד המשפטים, קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור במסגרת בחינת תיקונים לחוק הפטנטים במגוון נושאים (30.11.2020)).