תיקונים מהותיים בבקשת פטנט לפני קיבול

בישראל קיים הסדר ייחודי יחסית המאפשר תיקונים נרחבים בבקשת פטנט לפני קיבול. הגמישות עשויה להיות יתרון בבחירת ישראל כמדינת הגשה ראשונה, אך תיקון הכולל חומר מהותי חדש אינו מבטיח שיישמר לגביו תאריך ההגשה המקורי. סעיף 23 לחוק הפטנטים יוצר הבחנה בעלת השלכות על כשירות האמצאה ועל זכויות מבקשים מתחרים. 

לפי סעיף 22 לחוק הפטנטים רשאי מבקש פטנט לבקש לתקן את הפירוט בבקשת פטנט שטרם קובלה לרישום וזאת כמעט ללא כל הגבלה. [1] כך, בעניין תנובה, [2] הובהר כי מבקש הפטנט רשאי, בלי צורך בקבלת רשות, לתקן את כתב הפירוט (לרבות התביעות) בכל שלב עד קיבול הבקשה.

הסדר שונה קיים במשרד הפטנטים האירופאי. משרד זה לא מאשר תיקונים שמוסיפים עניינים שלא נכללו בבקשה כפי שהוגשה, תיקונים שמרחיבים את היקף ההגנה של פטנט שניתן או תיקונים שיוצרים ליקוי בבקשה שלא היה קיים לפני התיקון. ואילו בארצות הברית, משרד הפטנטים האמריקני ידחה את התיקונים הראשוניים (תיקונים שהתקבלו במשרד הפטנטים האמריקאי במועד שליחת דו"ח הבחינה או לפניו) לפי התנאים הבאים: (1) תיקונים ראשוניים שמבטלים את כל התביעות בלי להציג תביעות חדשות או נוספות; (2) תיקונים ראשוניים עשויים להידחות אם התיקון הראשוני מפריע שלא כדין להכנת דוח הבחינה הראשון לבקשה. בארצות-הברית, כדי לצרף חומר מהותי חדש לבקשת פטנט יש לפעול בהליך של בקשה המשכית חלקית (“Continuation-in-part”), הליך המאפשר את שמירת דין הקדימה עבור החומר בבקשה המקורית ודין קדימה חדש בעבור הידע החדש.

מאמר זה יתייחס להליך לביצוע תיקונים מהותיים בבקשת פטנט לפני קיבול וזאת להבדיל מתיקונים בפטנט לאחר שנרשם. במאמר נסקור את היקף התיקונים שניתן לבצע בבקשת פטנט בישראל, נסביר מהם תיקונים בעלי אופי מהותי ונציג את הסיכון בביצוע תיקונים מהותיים בבקשת פטנט.

עיקר ההסדר: סעיף 22 מקנה למבקש אפשרות לתקן את הפירוט לפני הקיבול. סעיף 23 מאפשר לקבוע תאריך מאוחר לתיקון מהותי או לבקשה כולה לצורך בחינת החידוש, ההתקדמות ההמצאתית והקדימות לפי סעיפים 4, 5 ו־9. לכן השאלה אינה רק האם מותר לתקן, אלא איזה מועד יחול על החומר המתוקן. ראו להלן את הניתוח בפרק 7.6 בספרי "דיני פטנטים" (2023).

מאמר זה משלים את המדריך על השלבים לרישום פטנט ואת ההסברים על ניסוח בקשת פטנט. למידע על הליווי בתחום ראו רישום פטנטים בישראל ובעולם.

מה היקף התיקון שניתן לבצע בבקשת פטנט בישראל?

סעיפים 22 ו- 23 לחוק הפטנטים מאפשרים למבקש הפטנט לתקן את בקשתו בטרם קובלה.

סעיף 22 לחוק קובע את זכותו של המבקש לתקן את פירוט הבקשה:

"המבקש רשאי בכל עת לפני קיבול הבקשה, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 20 ובין מיוזמתו, לתקן את הפירוט שבבקשתו."

סעיף 23 לחוק קובע כי תאריך הבקשה לעניין סעיפים 4, 5 ו-9 יקבע בהתאם לאופיים של התיקונים:

"הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 –

(1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו לרשות;

(2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות."

סעיפים אלו מאפשרים למבקש להכניס לבקשת הפטנט גם נושאים חדשים שלא הופיעו בבקשת הפטנט כפי שהוגשה ולמעשה לשנות לגמרי את בקשתו. עם זאת, סעיף 23 קובע כי אם סבר הבוחן שהתיקון שהוכנס לבקשה הינו מהותי, עליו לקבוע כי מועד הגשת התיקון הינו המועד אשר ביחס אליו תיבחן כשירות האמצאה לפטנט.

לפי סעיף זה יש שני מצבים שבהם מבוצע תיקון מהותי בבקשת פטנט אשר מוביל לתיארוך חדש: האחד, תיקון מהותי שבו אפשר להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – במצב זה, תאריך הקדימה שיקבע לתיקונים הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות ואילו התאריך של יתר בקשת הפטנט יישאר על כנו. השני, תיקון מהותי שבו אי אפשר להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – במצב זה, תאריך הקדימה שיקבע לכל בקשת הפטנט הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות. יודגש כי, תיקון מהותי של תביעה שבו יוסף חומר חדש יגרום לכל התביעה לקבל תאריך חדש.

האם התיקון משנה גם את תקופת ההגנה של הפטנט?

בספרי "דיני פטנטים", פרק 7.6.1, מודגשת הבחנה יסודית: שינוי התאריך לפי סעיף 23 לצורך סעיפים 4, 5 ו־9 אינו משנה מעצמו את תאריך ההגשה לצורך מניין תקופת ההגנה של הפטנט. קביעת תאריך מאוחר למידע חדש נוגעת בעיקר לבחינת כשירותו ולעדיפותו כלפי ידע קודם ומבקשים אחרים; אין פירושה שהפטנט מקבל באופן אוטומטי תקופת הגנה חדשה המתחילה ביום התיקון.

למשל, אם בקשה הוגשה בינואר 2026 ורכיב טכנולוגי חדש התווסף לראשונה בספטמבר 2026, הרשם עשוי לקבוע שספטמבר הוא המועד הרלוונטי לרכיב החדש לצורך בחינת כשירותו, גם אם תחילת מניין תקופת הפטנט נותרה במועד ההגשה המקורי. יש להבחין בין הדין החל על התיקון ובין תביעת דין קדימה על בסיס בקשה קודמת.

מהם אותם "תיקונים בעלי אופי מהותי" אליהם מתייחס סעיף 23?

בהוראות העבודה לבחינת בקשת פטנט [3], המושג "תיקון מהותי" הוגדר כתיקון שגורם לשינוי בתוכן הבקשה כפי שהוגשה לראשונה. התיקון ייחשב כגורם לשינוי תוכן הבקשה כפי שהוגשה לראשונה אם התיקונים בתוכן הבקשה (הוספת חומר, שינוי או מחיקה) מוסיפים מידע חדש לבקשה שלא היה קיים באופן מפורש, משתמע או אינהרנטי בבקשה כפי שהוגשה לראשונה.

כמו כן, המושג "תיקון לא מהותי" הוגדר כתיקון שאין בו כדי לשנות את תוכן הבקשה כפי שהוגשה לראשונה.

לשם כך בוחנים את התוכן הטכנולוגי ולא רק את הכותרת שהמבקש נתן לתיקון. גם שינוי המוצג כ"הבהרה" או כהוספת סייג לתביעה עשוי להיחשב מהותי אם הוא יוצר תרומה טכנית או משמעות חדשה שלא נבעה מן הפירוט המקורי. לעומת זאת, תיקון סגנוני שאינו משנה את הגילוי לא ייחשב מהותי רק משום שהנוסח השתנה.

בעניין בניהו לבנון [4] נקבע כי לאחר התיקונים, הפירוט והתביעות הינם רחבים בהיקפם באופן מהותי, לעומת הבקשה המקורית. בנסיבות אלה, נקבע כי הוכנסו בפירוט האמצאה "תיקונים בעלי אופי מהותי", כמשמעותם בסעיף 23 לחוק הפטנטים.

בהוראות הבחינה מצוינים דגשים דוגמאות לתיקונים מהותיים:

תיקונים בתביעות

אם המבקש הוסיף לתיאור חומר חדש כסימוכין לתביעה, התביעה המתוקנת וחלק התיאור הרלוונטי יקבלו את תאריך הגשת החומר החדש לפי סעיף 23 לחוק הפטנטים (בהתאם לשיקול דעת הבוחן).

הוספת סייג לתביעה – הבוחן יבחן האם עצם הוספת הסייג עלולה להוסיף תרומה טכנית או משמעות חדשה לתביעות, לעומת האמצאה שהוגדרה בפירוט המקורי (למשל הוצאת יסוד אשר תואר או הודגם בפירוט הבקשה כיסוד חיוני לאמצאה אשר עליה נתבקש פטנט, משנה את היקף האמצאה לעומת תיאור הפירוט המקורי).

בחירה מאוחרת – בחירה מאוחרת של שילוב רכיבים (קומבינציה) אשר לא היתה אינדיקציה לבעל המקצוע הנחשף לפירוט בתאריך הגשת הבקשה לבחור אותה באופן סביר לעומת יתר האפשרויות הנופלות בתחום שהוגדר בפירוט הבקשה כפי שהוגשה, תיחשב כבחירה שיש בה כדי להוסיף לבקשה תרומה טכנית או משמעות חדשה לעומת האמצאה אשר תוארה בפירוט הבקשה המקורי, שאז ההיקף המתוקן הנתבע לא יחשב נובע באופן סביר מתיאור האמצאה המקורי.

הוספת היבט ספציפי לפירוט הבקשה – הוספת היבט ספציפי לפירוט הבקשה תחשב לתיקון מהותי, כאשר אלמלא הוספת התביעה לאותו היבט ספציפי ו/או להיבט הרחב יותר היתה נמצאת כחסרת ביסוס. לדוגמא, בתחום של כימיה אורגנית – הוספת תרכובת חדשה לפירוט הבקשה תחשב לתיקון מהותי.

מבחן עזר לתיקון מהותי -על הבוחן לבדוק האם התיקון מצריך חיפוש נוסף של ידע קודם? אם התשובה היא כן – התיקון עשוי להיחשב כתיקון מהותי.

תיקונים בתיאור הבקשה

הוספת דרך ביצוע של האמצאה, אשר לא נזכרה בבקשה מלכתחילה תיחשב כתיקון מהותי.

במקרה בו מתואר היבט בתביעה כפי שהוגשה במקור, אבל לא מתואר בפירוט, ניתן לתקן את התיאור כך שיכלול היבט זה כפי שהוא מתואר בתביעה. עם זאת, אם המבקש מוסיף לתיאור הסברים נוספים, התיקון יקבל תאריך חדש.

התגברות על ליקוי בדבר מועילות האמצאה על ידי הוספת חומר חדש לתיאור תיחשב כתיקון מהותי של הבקשה.

כיצד יש לסמן תיקון מהותי?

מבחינה טכנית, בבקשה לתיקון הפירוט הכוללת תיקונים מהותיים אשר אפשר להבחין בינם לבין הפירוט הקיים כאמור בסעיף 23(1) לחוק, על המבקש לסמן את הקטעים שבהם הוכנסו התיקונים המהותיים בתאריך הגשתם לרשות וזאת לפי הוראות תקנה 22(ג) לתקנות. את הסימון וציון התאריך יש לבצע באופן הבא:

הסיכון בביצוע תיקונים מהותיים

סעיף 23 לחוק הפטנטים עלול להציב מהמורה בפני ממציא שלא ערך כראוי את בקשת הפטנט, ונאלץ לבצע תיקון מהותי בפירוט של בקשת הפטנט. תיקון מהותי בפירוט של בקשת הפטנט, עלול להביא לכך שמועד לצורך הבחינה לפי סעיפים 4, 5, ו-9 לחוק של בקשת הפטנט כולה או חלקה ייקבע לפי מועד הגשת התיקונים.

בקשה מתחרה שהוגשה בין המועד המקורי לבין התיקון

סיכון מיוחד נדון בספרי, בפרק 7.6.1.3: מבקש ראשון הגיש בקשת פטנט שפירוטה חסר, מבקש אחר הגיש לאחר מכן בקשה על אמצאה זהה או דומה, ורק בעקבות זאת השלים המבקש הראשון את החומר המהותי שהיה חסר. במצב כזה עלול תאריך התיקון המאוחר ליצור קושי למבקש הראשון בבחינת הקדימות לפי סעיף 9. עצם העובדה שהתיק הראשון נפתח מוקדם יותר אינה מבטיחה שכל אמצאה שתתווסף אליו בעתיד תיהנה מאותו תאריך.

לשם המחשה, ממציא א' הגיש בינואר בקשה למערכת קירור, אך לא גילה מנגנון ויסות מסוים; ממציא ב' הגיש במאי בקשה המגלה את המנגנון; וביולי ביקש ממציא א' להוסיף אותו לפירוט. אם מדובר בגילוי חדש ומהותי, ייתכן שהתאריך הרלוונטי למנגנון אצל ממציא א' יהיה יולי. התוצאה תלויה בתוכן הבקשות ובתביעות, ואינה נקבעת רק לפי מועדי פתיחת התיקים.

בספר מוצגת עמדה פרשנית המבקשת לאזן בין עקרון הקדימות של מגיש הבקשה הראשון שפעל בתום לב לבין החשש מבקשות בלתי בשלות או קנטרניות שנועדו לחסום ממציאים אחרים. יש להבחין בין עמדה פרשנית זו ובין הדין המחייב: אין כלל אוטומטי שמגן על המבקש הראשון כאשר הוא מוסיף חומר שלא גילה במקור.

הסיכון של פרסום הבקשה המקורית לפני הוספת החומר

הספר מצביע גם על מצב שבו הבקשה כבר פורסמה לפי סעיף 16א, ורק לאחר הפרסום הוגש תיקון מהותי. במקרה כזה יש לבחון אם הפרסום המוקדם של הבקשה עצמה עלול לשמש ידע קודם ביחס לחומר בעל התאריך המאוחר, בכפוף לתוכן הפרסום ולהוראות הדין. הסיכון של פרסום ביניים מחייב תכנון מראש ולא הסתמכות על האפשרות לתקן את התיק בדיעבד.

להרחבה על זכאות לתאריכים שונים בשל גילוי חדש ראו ריבוי דיני קדימה בבקשת פטנט.

עמדתי לגבי גבולות התיקון המהותי

בפרק 7.6.1.1 בספרי אני מציע לבחון גם את השפעת התיקון על היקף המונופול הנתבע: שינוי המרחיב את המונופול עשוי להצדיק סיווג כתיקון מהותי, ואילו שינוי המצמצם את המונופול או אינו משנה אותו אינו אמור להיחשב מהותי בהכרח. הגישה נשענת על השוואה להסדר תיקון הפטנט לאחר הקיבול לפי סעיפים 65 ו־66 לחוק.

יש להבהיר כי זו עמדה משפטית פרשנית; ההנחיות המינהליות לבוחנים בוחנות האם נוספה משמעות טכנולוגית שאינה עולה מן הפירוט המקורי במפורש, במשתמע או באופן אינהרנטי. משום כך, גם תביעה שנוסח התיקון שלה נראה מצמצם עשויה ליצור קושי אם היא מגלה לראשונה מידע מהותי חדש.

הצעת חוק לשינוי הכללים — אך טרם שינוי בדין

בהצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 15), התשפ"ו–2025, הוצע לשנות את סעיף 22 כך שלא יתאפשר להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה, ולבטל את סעיף 23. מהלך זה, אם ייחקק, יצמצם את הגמישות הקיימת ויקרב את הדין הישראלי להסדר האירופי בנושא הוספת חומר חדש.

נכון לאוקטובר 2026 מדובר בהצעת חוק ולא בתיקון שכבר נכנס לתוקף, לפי פרסומי הליך החקיקה הזמינים. חשוב לבדוק את מצב החקיקה מחדש במועד הגשת תיקון בפועל. למקור ראו הצעת תיקון מס' 15 באתר הכנסת.

דברי סיכום

לסיום נציין כי, הקשיים שהוצגו לעיל, בצירוף העובדה שמדובר בהסדר שונה מההסדרים האחרים הקיימים במדינות העולם, העלה את השאלה אם יש צורך בהסדר ייחודי זה? [5] אנו סבורים כי הסדר זה מאפשר למבקש הפטנט גמישות רבה כחלק מהליך הבחינה, גמישות לתיקון ליקוים בבקשה כפי שהוגשה ומעלה את הסבירות לרישום פטנט, נוסף על כך, במצב של פיתוח נוסף לאמצאה בהליך הבחינה מתאפשרת האפשרות להוספת חומר טכני חדש אשר לא תוארה בבקשת הפטנט המקורית ללא הצורך להגיש בקשת פטנט חדשה בגין פיתוחים נוספים אלו. כמו כן, אין בהסדר זה כדי לפגוע בשקיפות כלפי הציבור ביחס להיקף האמצאה והתיארוך שלה. מעבר לכך, הסדר זה אינו שונה במהותו מההסדר הקיים בארצות-הברית באשר לבקשה המשכית חלקית (“continuation-in-part”) .

להרחבה נוספת ראו בספרי: י׳ דרורי, דיני פטנטים, הוצאת פרלשטיין־גינוסר (2023), פרקים 7.6–7.6.1.3, הכוללים את הניתוח המפורט של תיארוך בקשה, תיקונים מהותיים וסיכוני הגשה מתחרה ופרסום מוקדם.

אזכורים:

[1] ס' 22 לחוק הפטנטים, מורה: "המבקש רשאי בכל עת לפני קיבול הבקשה, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 20 ובין מיוזמתו, לתקן את הפירוט שבבקשתו".

[2] רע"א 1092/18 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' שטראוס בריאות בע"מ 4 (נבו 25.12.2018).

[3] רשות הפטנטים, הוראות עבודה לבחינת בקשת פטנט, הוראה 23.1; במאמר המקורי צוטטה מהדורת 2017. ראו גם קובץ הוראות הבחינה המעודכן לשנת 2026.

[4] ת"א (תל אביב-יפו) 1075-99 בניהו לבנון נ' יוסף גורקביץ (נבו, 2001)

[5] בקול קורא שפרסם משרד המשפטים בסוף שנת 2020 עלתה השאלה האם ראוי להגביל את התיקונים לפירוט הבקשה לתיקונים שאינם בעלי אופי מהותי? אם כן, כיצד יוגדרו התיקונים המותרים, בין היתר לרקע סעיף 23 הקיים וסעיפים 65 ו-66 לחוק? (משרד המשפטים, קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור במסגרת בחינת תיקונים לחוק הפטנטים במגוון נושאים (30.11.2020)).