פסילת בקשת פטנט בשל העדר יעילות האמצאה ודיות האמצאה טבע נ PHARMACIA - התנגדות לבקשת פטנט 142809 (נבו, 2015)

סעיף 5 לחוק הפטנטים קובע כי התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שהתפרסמו עובר לתאריך הבקשה. אמצאה תהא נעדרת התקדמות המצאתית שעה שהיא נתפסת כהמשך טבעי של ההתפתחות בענף. מתן הגנת פטנט על אמצאה שכזאת יעכב את התפתחות הענף ולפיכך אינו ראוי לקבלת הגנה.

נפסק כי ניתן לסכם את ההבדלים בין החרוזים נשוא הידע הקודם לבין החרוז הנתבע בבקשה דנן בשניים: הראשון, בעוד שכבת ה- sealcoatשבחרוז שבידע הקודם היתה עשויה מחומר מסיס, עשויה שכבה זו בחרוז הנתבע בבקשה מחומר שאינו מסיס. הבדל שני, הנו בכך ששכבה זו בחרוז שבבקשה הנה עבה באופן יחסי (בקשת הפטנט, עמוד 1, שורות 24-25). עם זאת, יוער כבר עתה, כי שיעור עוביה של שכבה זו אינו מוזכר כלל ועיקר במסגרת תביעות הפטנט.

נוכח האמור, טוענת המתנגדת כי הבקשה דנן נעדרת התקדמות המצאתית. לטענתה, החרוז הנתבע בבקשה דנן שקול לחרוזים נשוא הידע הקודם בתחום.

נפסק כי המתנגדת עצמה אינה חולקת על כך כי במועד הקובע לא היה קיים חרוז בעל גרעין מסיס עם ציפוי שאינו מסיס. אך לשיטתה איש מקצוע ממוצע בתחום לא היה חושב לבצע את השינוי המוצע – שכן לא היתה לטעמה כל מוטיבציה לטרוח ולעשות שימוש בחרוז מסיס עם ציפוי לא מסיס, אם אותה תוצאה היתה בת השגה בשימוש בחרוז בלתי מסיס וללא ציפוי. אולם, כפי שהצביעה על כך המבקשת, נטען בבקשה לשיפור מסוים – בלתי מוסבר –  בביצועים בעת שימוש בגרעין המסיס. מכאן שהאמצאה המתוארת בבקשה מציגה טעם לסטייה מההמשך הטבעי הרגיל בתחום של השימוש בגרעינים לא מסיסים על פני מסיסים.

לכן, בענייננו, נפסק כי ייתכן ויש באמצאה, ככל שניתן להבינה מהבקשה, יסוד מסוים של התקדמות אמצאתית. על פני הדברים, נראה כי לא היה זה מובן מאליו להחליף את הגרעין הבלתי מסיס בו היה נהוג לעשות שימוש, בגרעין מסיס עם ציפוי בלתי מסיס, אשר היה צפוי כי ישיג תוצאות דומות. טענת המבקשת היא כי בשונה מהגרעין המקובל, שימוש בגרעין החדש מביא לתוצאות טובות ובלתי צפויות. ככלל, די בצעד אמצאתי צנוע וקטן בכדי למלא את הדרישה להתקדמות המצאתית (ר' ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 109 (2.7.90) (להלן: "עניין היוז"). על כן, ייתכן וישנה התקדמות המצאתית באמצאה המתוארת בבקשה.

טוענת המתנגדת כי המבקשת לא הוכיחה שבקשת הפטנט יעילה כנדרש בסעיף 3 לחוק.

דרישת היעילות קבועה בסעיף 3 לחוק:

כפי שנקבע בפסיקה, שאלת היעילות תידון במסגרת התנגדות לבקשת פטנט שאז על המבקש מוטל נטל ההוכחה בדבר יעילות האמצאה בפועל:

מן האמור עולה, כי ככל שבמהלך ניהול התנגדות כנגד בקשת פטנט מועלה ספק בנוגע ליעילותה, ולא עולה בידי המבקש לשכנע אחרת, אזי אין להעניק פטנט לאמצאה.

לדברי המתנגדת, חרף הטענה כי החרוז נשוא הבקשה הנו בעל יתרונות שונים המאפשרים לייצר תכשיר בשחרור מבוקר טוב יותר, הבטחה זו התחוורה כהבטחת שווא. המתנגדת מעלה טענה זו הן ביחס לחומר הפעיל טולטרדין המוזכר ומודגם בבקשת הפטנט, והן ביחס לחומרים פעילים אחרים.

על מנת להשיב לטענת העדר היעילות בהתנגדות זו, ערכה המבקשת ניסויים נוספים במגוון חומרים פעילים. ניסויים אלה סוכמו בדוח שצורף.

נפסק כי מהנתונים שהציגה המבקשת יש בכדי להטיל ספק ביכולתה של המבקשת עצמה לייצר פורמולציה העומדת בתביעות הפטנט.

מן הבקשה דנן ודוגמאותיה, נראה כי שימוש בחומר הפעיל טולטרודין בחרוז הנתבע הנה דרך היישום המועדפת של האמצאה. כל שלוש הדוגמאות המובאות בה עושות שימוש בחומר פעיל זה. לדוגמאות שבבקשת הפטנט חשיבות רבה והן חלק בלתי נפרד מתיאור האמצאה. יעילותה של האמצאה עולה בין היתר מדוגמאות המשולבות בתיאור האמצאה. באמצעות ביצוע הדוגמאות, ועל אחת כמה וכמה על ידי הדגמת היישום המועדף, ניתן לצפות שיודגם מימוש ההבטחה המפורטת בבקשה ועל ידי כך תוכח יעילותה. משלא בוצעו הניסויים באופן הקרוב מספיק להוראות המצויות בבקשה, אין בניסויים כפי שבוצעו כדי לעמוד בציפייה ובכך אינם מדגימים את היעילות הנטענת בבקשה.

הרשם העיר כי אף אם היתה המבקשת מוכיחה את יעילות האמצאה באמצעות דוגמא 1, אין משמעות הדבר כי רוחב ההגנה הנתבעת היה מצטמצם בהכרח לחומר הפעיל המודגם בה בלבד. אולם, אי הצלחת הניסיון להוכיח את יעילות האמצאה בדרך היישום המועדפת הנו בעל משמעות רבה. בנוסף על הדברים הללו ציין הרשם שמעיון בחומרי דוחות הניסויים וכפי שהצביעה על כך המתנגדת, עלו שאלות שונות באשר לאופן עריכת הניסויים ומהימנות מסמכי המעבדה. שאלות אלה מצטברות לשאלת המשקל שיש ליתן לניסויים שבוצעו.

מפרטי תוצאות הניסויים עולה שאף אם היתה מתקבלת הטענה לפיה ניתן להדגים את האמצאה באמצעות ניסויים שאינם חזרה קרובה מספיק על הדוגמא שבבקשה – דבר שספק אם ניתן לקבלו – הרי שאין בניסויים שבוצעו כדי להעיד על כי ניתן לבצע את האמצאה בחומרים אחרים ובהם גם טולטרודין. ודוק, משהועלתה טענה כנגד אפשרות מימוש דוגמא מס' 1 היה על המבקשת להראות שזו ניתנת למימוש לכל הפחות לגבי טולטרודין – ברם, אין בפני הדגמה של ניסוי החוזר על דוגמא מס' 1 לגבי טולטרודין והדבר נותר שנוי במחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים.

נפסק כי אין במידע הנוסף שהביאה המבקשת בכדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על כתפיה ולשכנע בדבר יעילות האמצאה. הראיות שהוצגו אינן מעידות באופן מובהק דיו כי היעילות הנטענת אכן מתקיימת. משהעלתה המתנגדת ספק באשר ליעילות האמצאה, והמבקשת לא עמדה בנטל השכנוע להוכיח קיומה של היעילות המובטחת אין לתת בגינה פטנט.

סעיף 12(א) לחוק קובע כי על בקשת פטנט לפרט את דרכי הביצוע של האמצאה באופן אשר יאפשר לבעל מקצוע לבצעה:

דרישה זו נובעת מהעסקה שבבסיס דיני הפטנטים, ולפיה בתמורה להענקת זכות שימוש בלעדית באמצאה לממציא, מקבל הציבור את הידע שבאותה אמצאה בתום אותה תקופה (ע"א 217/86 מרדכי שכטר נ' אבמץ בע"מ, מד(2)846, 852). מכאן, כי על הפירוט לאפשר לבעל המקצוע מהציבור ליישם את מלוא רוחב ההגנה הנתבעת. פירוט המחסיר מידע בנוגע לחלק מהיקף ההגנה הנתבע חוטא לאותה עסקה ותכליותיה, וכפי שעמד על כך בית המשפט העליון בעניין סאנופי, בעמוד 744:

רמת הפירוט המקיימת את דרישת סעיף 12 היא שאלה שבעובדה, המושפעת מהתחום המדעי ומורכבותו.

נפסק כי בקשת הפטנט מציינת כי שימוש בשכבה עבה של חומר בלתי מסיס על גרעין מסיס מקנה יתרונות שונים. נפסק כי לעוביה של שכבת הציפוי הראשונה חשיבות מכרעת. חרף האמור, נעדרת מפירוט הבקשה כל התייחסות או הנחיה המורה מהו העובי המתאים. בהעדר הנחיה כאמור, יתקשה בעל מקצוע בתחום לבצע את האמצאה. ודוק, דרישת סעיף 12 הנה כי הפירוט יכלול תיאור המאפשר לבעל מקצוע להבין את האמצאה ולעשות בה שימוש, ולא תיאור המעניק לו כלים באמצעותם יחקור ויגיע לפתרון עצמאית.

לשיטת המומחים מטעם המבקשת נדרשים ניסויים והתאמות בין החומרים השונים שבפורמולציה. אין פסול בכך שבעל המקצוע יידרש למידה מסוימת של ניסוי וטעיה לביצוע האמצאה, אך זאת כל עוד מספר הניסויים הוא סביר. כפי שעמד על כך בית המשפט בעניין סאנופי, בעמוד 749:

במקרה דנן נפסק כי גם לאחר ביצוע ניסויים שהיו אמורים להתבצע על פי פירוט הבקשה, המבקשת עצמה התקשתה לחזור ולבצע את האמצאה לצורך הליך ההתנגדות דנן. המבקשת עצמה לא הביאה די כדי לשכנע שניתן כלל לבצע את האמצאה לגבי חומרים אחרים שאינם טולטרודין אשר גם לגביו עולים ספקות נכבדים. מכאן שאף בטרם באנו בשערי השאלה של שיעור ומידת הניסויים הנדרשים מבעל המקצוע כדי לבצע את האמצאה הרי שניכר שבפני המבקשת עצמה אין דרכי ביצוע האמצאה ברורות.

סעיף 13(א) לחוק קובע כדלהלן:

תקנה (20)(א)(3) לתקנות הפטנטים מפרטת ביחס לדרישות סעיף 13 שלעיל, וקובעת כי על התביעה המגדירה את האמצאה להיות תמציתית וברורה:

תביעות הפטנט הן אשר מגדירות את תחום הזכות הבלעדית הנתבעת (היוז, עמוד 64).  בפסיקה נקבע לא אחת, כי פרשנות התביעות מתבצעת לאור בקשת הפטנט בכללותה לרבות הפירוט והשרטוטים הנכללים בה (היוז, עמוד 65). עם זאת, אין משמעות הדבר כי ניתן לייבא לתוך התביעות את אשר נאמר בפירוט ולא נכלל בהן. היינו, מה שלא נכלל בתביעות אינו כלול בתחום הזכות הבלעדית (היוז, עמ' 68, ע"ש (ת"א) 598/93 שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים, סעיף 7(ב) (פורסם בנבו, 21.11.96)).

מכאן, כי תביעה בה היקף ההגנה הנתבע רחב מן המתואר בפירוט לא תהא קבילה. תביעות מסוג זה כונו לא אחת כתביעות "חומדות" או "חמדניות", בשל הניסיון לקבל הגנה הרחבה מגדר האמצאה המתוארת בפירוט. בית המשפט המחוזי התייחס למונח "תביעה חמדנית" בה"מ (ת"א) 1008/58 אמריקן סיאנמיד קומפני נ' לפטיט ואח', 261 (פורסם בנבו, 04.04.1960) תוך הפניה לפס"ד בעניין Mullard Radio Valve Co. Ltd. v. British Belmont Radio, Ltd. & Juvillier, Re Mullard Radio Valve Co. Ltd.'s Patent No. 287958 [1938] 56 R.P.C. 1 (C.A.). באותו פסק דין נקבע כי תביעה חמדנית היא תביעה התובעת הגנה רחבה יותר מאשר מתואר בפירוט ובכך חורגת מהוראות סעיף 13(א) לחוק  הפטנטים.

ודוק, תביעה התובעת הגנה נרחבת איננה תביעה חמדנית בהכרח. רק תביעה רחבה שאינה נתמכת בפירוט כראוי ואינה מאפשרת לבעל מקצוע סביר בתחום ליישמה תחשב לחמדנית.

היקף התביעות המותר תלוי גם בפירוט דרכי ביצוע האמצאה.

נפסק כי ככל שקיים צורך בביצוע בדיקות וניסויים רבים, גובר החשש כי האמצאה המתוארת בבקשה אינה מהווה פתרון לבעיה קיימת אלא אך התווית נתיב למציאת פתרון אשר יתכן שיבשיל בסופו של יום לכדי אמצאה. במצב כזה לא ניתן לומר כי התביעות נובעות באופן סביר מהפירוט.

המתנגדת טוענת כי רוב התביעות כלל אינן מוגבלות לחומר פעיל כלשהו. לשיטתה, קיימת הגבלה על החומר הפעיל רק בתביעות 8-11, 20 ו-22. הבקשה אינה מפרטת דבר בנוגע לחומרים פעילים שאינם טולטרודין. גם מטעם זה סבורה המתנגדת כי תביעות הבקשה אינן נובעות באופן סביר מהפירוט.

נפסק כי יש לקבל את עמדת המבקשת דנן בהקשר זה, לפיה קיימים הבדלים מבניים, כימיים ומהותיים בין החרוז שבפרסום Beiman ובין זה המתואר בבקשה דנן. נוכח האמור, לא ניתן להקיש מן השימוש בחומר טולטרודין שבחרוז Beiman לחרוז שבענייננו אנו. חרף האמור, נראה כי יש דבר מה בטענת המתנגדת לעניין שאלת היקף החומרים הפעילים עליהם מתבקשת האמצאה דנן. נראה כי משלא נמצא פירוט אודות הדרכים לביצוע האמצאה לצרכי סעיף 12 הרי שאין התביעות יכולות לנבוע באופן סביר מהפירוט לצרכי סעיף 13 לחוק.

בנוסף, לא ניתן להתעלם מהפשט בו חלק מתוכן התביעות עצמן אינו תואם על פניו את המתואר בפירוט. כך הוא הדבר בעניין תביעה 11 לפיה על 80% לפחות מהחומר הפעיל להשתחרר לאחר 7 שעות. דרישה זו עומדת בסתירה לגרף 1 שבבקשת הפטנט לפיו כאשר נבחן חרוז בעל שכבת Selacoat בעובי 14% לאחר שבע שעות השתחררו רק 55% אחוזים מהחומר הפעיל. מכאן שגם תביעה תלויה זו לכשעצמה אינה נובעת באופן סביר מהפירוט.

על כן נפסק כי התביעות בבקשה לא נובעות באופן סביר מהמתואר בבקשה.