חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ הגישה התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת ASTELLAS PHARMA INC. ההתנגדות נדונה ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים. ביום 19.5.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: חברת טבע הגישה את התנגדותה למתן פטנט. חלף הגשת כתב טענות מטעמה, הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט. המתנגדת התנגדה לחלק מן התיקונים המבוקשים. ניתן לסווג את כלל התיקונים שנתבקשו והוגשה לגביהן התנגדות כהוספת תביעות בלתי תלויות.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת באופן חלקי. נפסק כי מבקשת התיקון תגיש את תביעותיה המתוקנות על פי ההוראות שנקבעו בהחלטה זו ובהתאם לחוזר רשם 022/2013 – פטנטים. עם חלוף חודש מתום התקופה להגשת התנגדויות הציבור לתיקון הפירוט, רשאית המתנגדת להגיש כתב טענות מתוקן בהליך ההתנגדות.
בנוסף, נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת בגין בקשה זו לתיקון פירוט בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 20,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
זכותו של בעל פטנט לתקן את פירוט הפטנט
סעיפים 65 ו-66 לחוק קובעים את זכותו של בעל פטנט לתקן את פירוט הפטנט ואת התנאים לכך. סעיף 65 הנושא את הכותרת "זכות תיקון" קובע כדלקמן:
"בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו."
סעיף 66 לחוק שכותרתו "תנאי לתיקון" קובע כך:
"הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם באינטרנט."
סעיף 29 לחוק מחיל הסדר זה גם על בקשה לפטנט שפורסמה להתנגדויות הציבור.
תקנות 95 – 102 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח – 1968 (להלן: "התקנות") קובעות את אופן הגשת הבקשה לתיקון הפירוט ואת סדרי הדיון בה, הגשת התנגדות לה והדיון בהתנגדות.
נפסק כי על תיקון בקשה לעמוד בתנאי סעיף 22 ו-23 לחוק ואין הוא מוגבל לעילות הקבועות בסעיף 65 לחוק.
תיקון הפטנט בדרך של מחיקת תביעה מתאפשר לאור סעיפים 65 ו-66 לחוק לאור העובדה שמחיקת תביעה מבלי שתתווסף תביעה במקומה לעולם תהווה צמצום.
לצורך פרשנות המונח "הבהרה" שבסעיף 65 יש להראות מהו הדבר הטעון הבהרה במערכת התביעות שלפני התיקון וכיצד התיקון מסיר את אי הבהירות.
בענייננו נפסק כי:
המרת המושג שימוש מוצק במושג טבליה שבתביעה 1 הינו מצמצם ולפיכך התיקון מאושר.
הוספת תביעה 2 אינה עומדת בתנאי סעיף 65 לחוק. המבקשת לא פירטה כיצד יש בה כדי להבהיר את מערכת התביעות בנוסחה הקודם. הבקשה לתיקון תביעה זו נדחית. האמור חל גם על תביעה 10(9) המתייחסת לתערובת. לפיכך הבקשה לתיקונה נדחית אף היא.
התיקון בתביעה 3(2) הינו מצמצם. התיקון מאושר למעט ההתלייה בתביעה 2 החדשה.
תביעה 4(3) הינה למעשה תביעה 7 המקורית תוך שינוי המונח composition למונח tablet. מבקשת הפטנט הותירה את המלים "for use in solid formulation". נראה כי זו כפילות מיותרת לנוכח התיקון tablet. עוד יש לתקן את ההתליה לתביעות 1 ו-2 בלבד. בכפוף לכך, תיקון זה מאושר.
תביעה 5(4) הינה תביעה חדשה שעניינה פירוט סוגי התוספים הרוקחיים. המבקשת לא פירטה כיצד יש בה כדי להבהיר את מערכת התביעות בנוסחה הקודם. לפיכך הבקשה לתיקון תביעה זו נדחית. בהקשר זה אציין כי לא הייתה כל מניעה לכלול את סוגי התוספים הרוקחיים בתביעה 1 ולצמצם באופן זה את מערכת התביעות. לפיכך איני סבורה כי יש בתביעה 5 כדי להבהיר. האמור חל גם על תביעה 11(9) המתייחסת לתערובת, אשר הבקשה לתיקונה נדחית מאותם נימוקים.
תביעה 6(5) הינה תביעה חדשה שעניינה קביעת סוג התוסף. המבקשת לא פירטה כיצד יש בתביעה זו כדי להבהיר או לצמצם את מערכת התביעות. לפיכך הבקשה לתיקון תביעה זו נדחית. האמור לגבי תביעה 6 חל גם על תביעה 12(10). לפיכך הבקשה לתיקון נדחית.
תביעה 7(6) הינה תביעה 11 במערכת התביעות המקורית, אך בניסוח כתביעה תלויה בתביעות 1 או 2. לנוכח העבודה שתביעה 1 צומצמה כאמור לעיל ויש לתיקונה סימוכין כאמור לעיל, יש לראות בתביעה 7 תביעה מצומצמת יותר העומדת בתנאי סעיף 66 ולפיכך תיקון זה מאושר, בכפוף לתיקון ההתלייה לתביעה 1 בלבד.
תביעה 8(7) מהווה צמצום של תביעה 14 שנמחקה, כאשר כמות החומר הרטוב בגרנולות הוגבל ל-9% או פחות. לתכונה זו תימוכין בפירוט, בעמ' 21. לפיכך תיקון זה מאושר.
בתביעה 13(11) נתבעים שלושה תהליכים חלופיים להכנת הטבליה בשתי שיטות שונות. בתביעה זו תיקון טעות שהייתה בתביעה 11 המקורית לפיה פורטו שלושה צעדים להכנת הטבליה, אשר ניתן היה להבין כי הינם חלק מתהליך אחד. לתהליך הדחיסה הישירה סימוכין בעמ' 22-23 לתיאור. לתהליך הגרנולציה הרטובה סימוכין בדוגמאות.
תביעה 14(15) מצומצמת לעומת תביעה 15 המקורית, באשר מועד המדידה של כמות החומר הרטוב בגרנולות הוגבל. תימוכין לכך ניתן למצוא בעמ' 21 לתיאור.
בתביעות 15 – 17 (16 – 18) נתבקשו תיקוני התליות לנוכח מחיקת חלק מן התביעות וכן תיקונים לשוניים הנובעים מכך. תיקונים אלה מאושרים.
תום לב בבקשה לתיקון
טענת המתנגדת הינה כי היה על המבקשת לעתור לתיקון זה בשלב מוקדם יותר, כאשר ידעה על הטענות שיעלו כנגדה במהלך ההתנגדות וזאת מתוך ההליך המתנהל כנגד הפטנט המקביל באירופה.
אמנם נקבע זה מכבר כי אל לו לצד לטעון בהליך משפטי אחד טענה הסותרת טענה שנתקבלה מפיו בהליך משפטי אחר וזאת מכוח עקרון תום הלב המחייב שלא להשתמש לרעה בהליכי משפט (ע"א 513/89 Interlego נ' Exin-lines bros., פ"ד מח(4) 133, 193). אך נפסק כי התנהלות המבקשת אינה חסרת תום לב במובן זה.
מבקש פטנט רשאי לבקש את תיקון פירוט הפטנט במהלך ההתנגדות בכל שלב עד מתן ההחלטה בעניינו. החוק והתקנות אינם מגבילים את מספר בקשות התיקון ומצויים הליכים בהם נתבקש תיקון הפירוט במהלך התנגדות יותר מפעם אחת. מצב זה אינו רצוי אך הינו אפשרי במצב החקיקתי הקיים.
עם זאת, נפסק כי ראוי שמבקש הפטנט יקדים ויעתור לתיקון הפירוט במועד המוקדם ביותר האפשרי וזאת כדי לייעל את הדיון בהתנגדות ועל מנת שלא לגרום הוצאות מיותרות לצד שכנגד, כגון בגין הגשת כתב טענות מתוקן. לעתים יש בתיקון פירוט אף לחסוך את ההתדיינות כולה. בהעדר תשתית עובדתית בדבר השאלה מתי נודע למבקשת הפטנט על הצורך לתקן את פירוט בקשת הפטנט וכאשר החוק והתקנות מאפשרים את תיקון הפירוט בכל שלב של ההתנגדות.
למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il
למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.
למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.
