הרצל ב. נ' ערוץ הקניות - פיצוי בהפרת מדגם והיעדר הוכחת נזק

בת"א (שלום הרצ') 3103-01-19 הרצל ב. ניהול פיננסי בע"מ נ' "כיד" ערוץ הקניות בע"מ (16.9.2020), דחה השופט יעקב שקד תביעה כספית בסך 250,000 ש"ח שעניינה גניבת עין והפרת מדגם של מכשיר להסרת שיער. נקבע כי התובעת לא הוכיחה מוניטין במוצר, ולא הציגה תשתית ראייתית לנזק ממוני שנגרם לה ממכירת המוצר המתחרה. בית המשפט נמנע מלהכריע אם המדגם הופר בפועל, והותיר את שאלת צו המניעה הקבוע לבירור אפשרי נוסף.

מכירת מכשיר להסרת שיער בערוץ הקניות

התובעת פיתחה ושיווקה מכשיר להסרת שיער בשם Slique. לדבריה, בחודש נובמבר 2018 גילתה כי הנתבעת פרסמה ומכרה באתר האינטרנט ובערוץ הטלוויזיה שלה מכשיר מתחרה בשם Better Threader, בעל מאפיינים דומים. בעקבות פנייה מטעם התובעת הפסיקה הנתבעת את המכירה בתוך ימים אחדים, מבלי להודות בהפרה. הנתבעת טענה כי מכרה מספר קטן של יחידות בלבד וכי היקף הפרסום הטלוויזיוני היה מצומצם.

התובעת ביקשה פיצויים ללא הוכחת נזק בגין גניבת עין, פיצוי בגין הפרת מדגם וצו מניעה קבוע. הנתבעת הכחישה מוניטין, חשש להטעיה ודמיון מפר, ואף חלקה על ההגנה הנטענת במדגם. מכירת המוצר הופסקה עוד לפני שהוכרע ההליך, אך המחלוקת על זכאות התובעת לפיצוי נותרה בעינה.

מדוע נתוני מכירות לא הספיקו להוכחת מוניטין?

כדי לבסס גניבת עין נדרש להראות מוניטין של מוצר או עסק וחשש סביר להטעיית הציבור באשר לקשר ביניהם. התובעת הציגה נתוני מכירות של Slique והסתמכה על שיווקו ברשת סופר-פארם. בית המשפט מצא כי חלק מדוחות המכירה היו של חברות אחרות, מבלי שהוסבר הקשר בינן לבין התובעת. גם אם מניחים לטובתה שמדובר בנתוני מכירות של המוצר, נקבע שלא די בהם.

על פי הנתונים שנבחנו בפסק הדין, היקף המכירות ירד מכ-1.1 מיליון ש"ח בשנת 2015 לכ-465 אלף ש"ח בשנת 2017 ולכ-326 אלף ש"ח בשנת 2018. בית המשפט התייחס גם להיקף המכירות המצומצם ביחס לשוק הפוטנציאלי, להפסקת השיווק ברשתות ולהיעדר עדויות של צרכנים או אנשי שיווק שיוכלו להעיד כיצד הציבור מזהה את המוצר. לא הוכח כי הקהל רואה במוצר סחורה המזוהה עם התובעת, ומכאן שיסוד המוניטין הנדרש לגניבת עין לא הוכח.

תביעת פיצוי על הפרת מדגם ללא תשתית לנזק

החלק החריג בפסק הדין הוא סדר ההכרעה. במקום לבחון תחילה אם המוצר המשווק מפר את המדגם, פתח השופט בשאלת הנזק. לפי גישתו, תביעת פיצויים מכוח פקודת הפטנטים והמדגמים מצריכה ככלל הוכחת נזק ממוני, ובנסיבות מתאימות אפשר לשקול אומדן על בסיס ראיות. לעניין זה הפנה לע"א 3853/11 רונית דגלי אומות בע"מ נ' שטן (13.5.2013).

במקרה הנדון לא הוגשו תחשיבי אובדן מכירות, נתונים על רווחיות או דוחות מהתקופה שלאחר הפרסום הנטען בנובמבר 2018. על פי הראיות שנשמעו נמכרו כ-18 יחידות מן המוצר המתחרה, והפרסום הטלוויזיוני הסתכם ב-90 דקות לערך והופסק שלושה ימים לאחר פניית התובעת. בית המשפט סבר כי בהיעדר כל ניסיון להוכיח נזק, גם אומדן אינו יכול לשמש תחליף לתשתית ראייתית שלא הונחה.

השופט לא קבע שהמדגם אינו תקף ואף לא קבע כי המוצר המתחרה אינו מפר אותו. ההכרעה הכספית נשענה על היעדר הוכחה לנזק, ולפיכך לא נדרש בית המשפט להכריע בשאלת ההפרה. זו הבחנה בעלת משמעות מעשית בתכנון תביעה בגין הפרת מדגם או עיצוב: שאלת ההפרה ושאלת הפיצוי הן שאלות נפרדות, והראיות הדרושות להן אינן זהות.

התביעה הכספית נדחתה, ושאלת צו המניעה נותרה פתוחה

בית המשפט דחה את התביעה הכספית וחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 30,000 ש"ח. בנוגע לצו המניעה הקבוע ציין השופט כי הנתבעת הפסיקה את המכירה וכי לא נראה שבכוונתה לחדשה. עם זאת, הוא הורה לנתבעת להודיע בתוך שבעה ימים אם היא מסכימה לצו קבוע בלי לוותר על טענותיה. אם תתנגד, עשוי להידרש פסק דין משלים שיבחן את שאלת ההפרה או את השאלה אם מדובר בסעד תיאורטי. בפסק הדין מיום 16.9.2020 לא ניתנה הכרעה סופית בעניין הצו.

ההליך עסק במדגם ובסעדים לפי הפקודה הישנה. כיום חוק העיצובים, התשע"ז-2017, מסדיר במפורש, בסעיף 75, פיצויים ללא הוכחת נזק בשל הפרת עיצוב שחלה עליו הוראת החוק. אין להעתיק את ההסדר הזה לתביעה היסטורית על מדגם לפי הפקודה מבלי לברר את הדין החל. ההבחנה בין פיצוי בגין נזק מוכח, פיצוי על דרך האומדן ופיצוי סטטוטורי מפורטת במדריך פיצויים בגין הפרת עיצוב ומדגם בישראל, ובספר דיני עיצובים ומדגמים, פרק 13.