פיצויים בגין הפרת עיצוב ומדגם בישראל: נזק, רווחי המפר ופיצוי ללא הוכחת נזק

הפיצוי הכספי בתביעת הפרת עיצוב אינו נגזר אוטומטית ממחיר המוצר המפר או ממספר היחידות שנמכרו. בדרך כלל עומדת במרכז ההליך שאלה כלכלית וראייתית: איזה רווח איבד בעל הזכות בעקבות ההפרה, מה הרוויח הנתבע מן השימוש בעיצוב המוגן, ועד כמה ניתן להוכיח את הקשר בין ההפרה לבין הסכומים הנתבעים. חוק העיצובים, התשע״ז–2017, מאפשר גם פיצוי ללא הוכחת נזק, אך אינו מבטיח את הסכום המרבי בכל תביעה שבה הוכחה הפרה.

קודם לחישוב הפיצוי יש לזהות את הדין החל. סעיפים 73–78 לחוק העיצובים מסדירים את הסעדים בשל הפרת עיצוב לפי החוק, רשום או לא רשום. על מדגם שנרשם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים הישנה עשויים לחול דינים אחרים בהתאם להוראות המעבר. ההבחנה משפיעה במיוחד על השאלה אם ניתן לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק.

חישוב הנזק: אובדן מכירות ורווחים של בעל העיצוב

סעיף 73 לחוק העיצובים מגדיר הפרת עיצוב כעוולה אזרחית ומחיל עליה את הוראות פקודת הנזיקין, בשינויים המחויבים. תובע המבקש פיצוי על נזקו צריך להראות מה היו מכירותיו ורווחיו אלמלא ההפרה, ומה נגרע מהם כתוצאה ממנה. מכירת מוצר מתחרה אינה מוכיחה כשלעצמה שהמכירה הייתה עוברת לבעל העיצוב אילו המוצר המפר לא היה בשוק.

התשתית הכלכלית כוללת מחירי מכירה, עלויות ייצור ושיווק, רווח ליחידה, הביקוש בתקופה הרלוונטית, כושר הייצור של בעל הזכות, מוצרים חלופיים, פעילות מתחרים והזמנות שבוטלו. גם אם קיימת אינדיקציה לנזק, אין לחשב אובדן רווחים באמצעות הכפלת מספר היחידות שמכר הנתבע במחיר המוצר של התובע. מחזור אינו רווח, ולא כל מכירה של הנתבע היא מכירה שהתובע היה מבצע.

האם אפשר לחשב פיצוי על מוצר שלם כשהמדגם מגן רק על רכיב?

בע״א 3853/11 רונית דגלי אומות בע״מ נ׳ שטן (13.5.2013) נדונה הפרת מדגמים רשומים של מוטות לנשיאת דגל ברכב. בית המשפט העליון נדרש לשאלה אם הנזק מוגבל לאובדן רווח ממכירת המוט המוגן, או שמא ניתן להביא בחשבון מכירות של מוט עם דגל, אף שהמדגם לא הגן על הדגל עצמו.

בית המשפט בחן את הביקוש למוצר הכולל, הימצאות תחליפים, יכולת בעלות המדגם לספק את הביקוש והקשר בין המוט המוגן לבין מכירת המוצר השלם. בנסיבות שנקבעו ניתן משקל לרווחים ממכירות המוצר המשולב, אך לא הונח שכל מוט מפר שנמכר היה הופך בהכרח למכירת מוט ודגל בידי בעלות המדגם.

בפרק ז׳ לספר תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני, עמ׳ 129–134, מנותחת ההבחנה בין אובדן רווח ממשי לבין רווח פוטנציאלי שאינו מבוסס בראיות. כאשר רק רכיב מוגן, ניתן לבחון פיצוי ביחס למוצר השלם אם הוכח שהרכיב המוגן יצר את הביקוש למוצר הכולל. זו שאלה של קשר סיבתי והתנהגות צרכנים, ולא רק של גבולות הרישום.

רווחי המפר לעומת אובדן רווחי התובע

אובדן רווחי התובע ורווחי הנתבע הם שני נתונים שונים. הראשון נועד למדוד את הפגיעה בבעל הזכות; השני נוגע להתעשרות שהפיק המפר מהשימוש שלא כדין. בפרשת רונית דגלי אומות נדונה האפשרות, על פי הדין שחל על מדגמים רשומים, לבסס סעד גם על רווחי המפר ולא רק על אובדן רווחי התובע.

טענה להשבת רווחים מחייבת בירור של ההכנסות ממכירת המוצרים המפרים, ההוצאות שיש להביא בחשבון והחלק ברווח שניתן לייחס לעיצוב המוגן. רווחי העסק בכללותם, ואף רווחי מוצר המשלב רכיבים רבים, אינם בהכרח רווחים שנבעו מן ההפרה. יש לבסס את המסלול המשפטי להשבה, ואין לצרף באופן אוטומטי את מלוא רווחי הנתבע לפיצוי בגין אותם רווחים שהתובע טוען כי איבד. יש להימנע מכפל פיצוי בגין אותה פגיעה.

פיצויים ללא הוכחת נזק לפי סעיף 75 לחוק העיצובים

סעיף 75(א) לחוק מסמיך את בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ש״ח בשל כל הפרה. המסלול חל על זכויות המוגנות לפי חוק העיצובים, לרבות עיצוב רשום ועיצוב לא רשום. הוא אינו פוטר מהוכחת הזכות ומהוכחת ההפרה; הוא מאפשר להימנע מהוכחת שיעור הנזק הכספי המדויק.

לפי סעיף 75(ב), בית המשפט רשאי להתחשב בהיקף ההפרה ובחומרתה, בנזק המשוער לתובע, ברווח המשוער לנתבע, במאפייני פעילותו, ביחסים שבין הצדדים ובתום לבו של הנתבע. החוק קושר את בחינת תום הלב גם למגוון האפשרויות העיצוביות בתחום המוצרים הרלוונטי. תקרת הפיצוי אינה מחירון למוצר, אינה פיצוי מינימלי ואינה סכום שבית המשפט חייב לפסוק בכל מקרה.

פיצוי ללא הוכחת נזק נועד להתמודד עם הקושי האופייני להוכחת היקפן הכלכלי של הפרות בקניין רוחני. הדיון בתכליות המסלול ובביקורת על אופן השימוש בו מופיע במאמר על פיצוי ללא הוכחת נזק בקניין רוחני.

כמה הפרות אפשר לתבוע כאשר נמכרו מוצרים רבים?

סעיף 75(ג) קובע כי הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים ייחשבו להפרה אחת. מספר חשבוניות, הזמנות או יחידות שנמכרו אינו קובע לבדו את מספר ההפרות שבגינן ניתן לפסוק פיצויים נפרדים. יש לבחון אם מדובר בפעילות מתמשכת אחת או במסכתות עצמאיות מבחינה עובדתית ומשפטית.

בעניין רונית דגלי אומות נבחנה במסגרת דיון חלופי האפשרות להפריד מעשי מכירה שבוצעו במועדים ובכמויות שונות. אולם באותו מקרה לא נפסק פיצוי סטטוטורי, משום שניתן היה להעריך את הנזק במסלול אובדן הרווחים. אין להשתמש בחלוקה שנדונה שם כנוסחה אוטומטית להכפלת הפיצוי לפי חוק העיצובים.

הפרת מדגם לפי הדין הישן: שאלת הפיצוי הסטטוטורי

פקודת הפטנטים והמדגמים לא כללה הסדר מפורש המקביל לסעיף 75 לחוק העיצובים. בפרשת רונית דגלי אומות דן בית המשפט העליון באפשרות להיזקק לדיני הפיצוי ללא הוכחת נזק מתחום העוולות המסחריות, אך לא פסק פיצוי כזה והשאיר שאלה מהותית בצריך עיון. לפיכך אין לראות בו מקור בלתי מסויג לפיצוי סטטוטורי בגין כל הפרת מדגם היסטורי.

הדיון בספר דיני עיצובים ומדגמים, עמ׳ 720–730, סוקר את הפסיקה שלאחר מכן, לרבות עניין Gewiss, ואת הקושי המשפטי שהתעורר בעקבות ע״א 7201/13 תביג נ׳ טויטופלסט, שניתן בתחום הפטנטים והדגיש את המשוכה שבפסיקת פיצויים סטטוטוריים ללא הוראה מפורשת בחוק.

בהמשך נקבע בת״א (מחוזי מרכז) 2081-08-07 דיאליט בע״מ נ׳ הרר (24.3.2021) כי אין לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בגין הפרת מדגם הכפוף לפקודה הישנה בהיעדר עיגון חקיקתי לכך. מדובר בפסק דין מחוזי ולא בהסדר סטטוטורי חדש. הבחנה זו אינה שוללת תביעה לפיצוי על נזק מוכח בגין הפרת מדגם, אך מחייבת בדיקה נפרדת של המסלול הכספי המתאים.

מתן דין וחשבון והוכחת היקף ההפרה

לעיתים הנתבע הוא שמחזיק בנתונים על כמויות הייצור, הייבוא והמכירה של המוצרים המפרים. סעיף 76 לחוק העיצובים מאפשר לבית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון ביחס לפרטי ההפרה. הסעד אינו מחליף את הוכחת עצם ההפרה. במקרים המתאימים עשוי הבירור להתנהל בשני שלבים: תחילה הכרעה בזכאות לקבלת חשבונות, ולאחר מכן מסירתם, בדיקתם וחישוב הפיצוי.

מומלץ לזהות מראש אילו חשבוניות, דוחות מלאי, משלוחים, נתוני יבוא ופירוטי עלויות נדרשים להבחנה בין מוצרים מפרים לבין מוצרים שאינם מפרים, ובין הכנסה לרווח. כאשר הנתונים חלקיים, אומדן עשוי לסייע בכימות, אך עליו להתבסס על תשתית ראייתית ולא על סכום שרירותי.

מפר תמים: האם היעדר ידיעה פוטר מפיצויים?

סעיף 78 לחוק העיצובים קובע כי מפר שלא ידע ולא היה עליו לדעת במועד ההפרה על קיומן של זכויות בעיצוב לא יחויב בפיצויים. לעניין עיצוב רשום נקבעה חזקת ידיעה עם הרישום. לעניין עיצוב לא רשום קמה חזקה כאשר העיצוב סומן לפי סעיף 62 או כאשר פורסמה בקשה לרישומו. יש לברר את נסיבות הידיעה בפועל, ולא להסתפק באמירה כללית שהנתבע לא הכיר את בעל העיצוב.

הפטור מפיצויים, כשהוא מתקיים, אינו מקנה היתר להמשיך בהפרה. צו מניעה עשוי להיבחן בנפרד. שאלות מעשיות הן מתי החל הנתבע לשווק את המוצר, האם סומן העיצוב, אילו התראות התקבלו והאם נמשכה הפעילות לאחר שהזכות הובאה לידיעתו.

צו מניעה וסעדים ביחס למוצרים מפרים

לצד הפיצויים ניתן לבקש צו מניעה לפי סעיף 74 לחוק העיצובים וכן, בכפוף לתנאים שבסעיף 77, הוראות ביחס למוצרים מפרים ולנכסים ששימשו בעיקר לייצורם. בית המשפט רשאי לבחון העברת בעלות, השמדה או פעולות אחרות, תוך התחשבות בחומרת ההפרה ובזכויותיהם של מי שאינם צדדים להליך. אין מדובר בהעברה אוטומטית של כל המוצרים לבעל הזכות.

כאשר השיווק נמשך בעת ניהול התביעה ניתן לבחון בקשה לצו מניעה זמני בתביעת הפרת עיצוב. המבחנים למתן צו זמני לפני ההכרעה שונים מן התנאים לפיצוי לאחר בירור התביעה.

הכנת התביעה הכספית ובחירת מסלול הפיצוי

לשם כימות הנזק רצוי לאסוף נתוני מכירות לאורך זמן, רווח ליחידה, הזמנות שלא התממשו, מידע על מתחרים ומוצרים חלופיים וראיות על השפעת המוצר המפר בשוק. אם העיצוב המוגן נוגע לרכיב בתוך מוצר מורכב, יש לבחון את תרומתו של הרכיב לביקוש למוצר הכולל. בהיעדר נתונים על פעילות הנתבע יש לשקול את הצורך במתן חשבונות ובחוות דעת כלכלית.

כאשר הנזק קשה להוכחה ומדובר בזכות המוגנת לפי חוק העיצובים, אפשר לשקול את מסלול סעיף 75. בתביעה על מדגם לפי הפקודה הישנה יש לברר בנפרד את הדין החל ואת פסיקת הפיצויים הרלוונטית. רצוי לנסח במדויק אילו סעדים נתבעים כחלופות, ואילו בגין פגיעות נפרדות, כדי שלא לדרוש פיצוי כפול.

הניתוח המפורט של מסלולי הפיצוי מופיע בספר תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני, פרק ז', ובדיני עיצובים ומדגמים, פרק 13. על ניהול ההליך ראו תביעת הפרת עיצוב בישראל; תחום הייצוג של המשרד מפורט בעמוד תביעות עיצובים ומדגמים.