בקשה לצו מניעה זמני שהוגשה על ידי Diesel Spa, פולימוד (1994) בע"מ כנגד הודיס בע"מ, מריאנו קרפ ויוסף שאשא גביזון. הבקשה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט יעקב שפסר. ביום 2.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.המבקשות יוצגו על ידי עו"ד ישראל שדה ועו"ד עמיר פרידמן, המשיבים יוצגו על ידי עו"ד ערן סורוקר ועו"ד הילה מורן צ'רני.
העובדות: בקשה לצו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבים למכור, לשווק או לפרסם דגם מסוים של מכנסי ג'ינס המשווק כיום על ידם, ואשר, לטענת המבקשות, מפר שני מדגמים רשומים (50526, 51959, (המכונים "פאיזה")) הנמצאים בבעלות המבקשת 1, לפי סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים. כמו כן, נטען על ידי המבקשות כי שיווק דגם הג'ינס האמור על ידי המשיבים מבסס אף עוולה של גניבת עין, לפי חוק עוולות מסחריות.
לתמונות הדגמים ראו:
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה. ניתן בזאת צו מניעה זמני לפיו נאסר על המשיבים לעשות כל שימוש, בעיצובי מכנסיים מושא המדגם הרשום שמספרו 51959.
בנוסף הורה בית המשפט כי על המשיבות לאסוף את כל המוצרים המפרים לכאורה אשר נמסרו להפצה לחנויות, לספקים, לגורמים שלישיים, למשווקים למיניהם ו/או המופצים ישירות על ידי המשיבים.
נפסק כי צו זה יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין בהליך העיקרי, כפוף להפקדת סכום מזומן או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה בסך של 50,000 ₪ בקופת בית המשפט.
בנוסף נפסק כי המשיבים ישלמו הוצאות המבקשות בהליך זה בסך של 20,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
שיקולים למתן סעד זמני
על פי הוראות תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, שלושת השיקולים המנחים במסגרת החלטה על מתן סעד זמני הינם: קיומה של עילת תובענה על בסיס ראייה לכאורה בלבד, מאזן הנוחות המגולם בנזק שייגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו ואם לאו, ושיקולי יושר ותום לב.
הפרת מדגם רשום
המחלוקת נסובה בעיקרה סביב השאלה האם ג'ינס הודיס מפר את מדגמיה הרשומים של דיזל בדגם הפאיזה.
ההוראות הרלוונטיות לעניין הפרת מדגם רשום, מעוגנות בסעיפים 2 ו-37 לפקודה, הקובעים כדלקמן:
"2. "מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני."
"37. (1) כל עוד קיימת זכות מדגם באיזה מדגם אסור לשום אדם, –
(א) לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או
(ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות, ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום."
ההגנה הניתנת על פי הפקודה למדגמים הינה בעיקרה זכות מונופולין שלילית, כך שזולת בעל המדגם או בהסכמתו, אין איש אחר הרשאי לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 37 לפקודה ביחס לאותו מדגם רשום (ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702, 709-710 (2003) (להלן: "פרשת מיפרומאל")).
ההגנה האמורה ניתנת אך לצורתו החיצונית של המדגם ואלמנטים הנסתרים מן העין אינם נכללים לפיכך בגדריה.
ההכרעה האם מוצר מסוים מהווה הפרה של מדגם רשום אם לאו, תעשה לאורם של שני מבחנים עיקריים, "מבחן העין" ו"מבחן החידוש", כאשר בצידם, כמבחן עזר בלבד, משמש גם "מבחן ההטעיה".
הפרת מדגם: מבחן העין
במסגרת מבחן זה, על בית המשפט לשים עצמו בנעלי הצרכן הסביר של המוצר העומד לדיון, ולבחון האם צורתו החיצונית של מוצר זה, כפי שהיא נקלטת באופן גלוי בעינו של אותו צרכן, מהווה "חיקוי בולט" של המוצר המוגן במדגם. יושם אל לב כי אין הכוונה במבחן זה אל "עינו" של בית המשפט, אלא אל עינו של הצרכן הרלוונטי אשר אליו מכוון המוצר, ובענייננו – אל אותו אדם אשר מגיע אל אחת מרשתות האופנה במטרה לרכוש לעצמו מכנס ג'ינס.
עיקר ההתמקדות בגדרי מבחן העין הינה בהתרשמות הכוללת הנוצרת מהשוואת המדגם הרשום אל המוצר המפר לכאורה ומן החוזי הכללי הנקלט בעינו של הצרכן הסביר, ואין כל ציפייה כי תבוצע על ידי צרכן זה בדיקה דקדקנית משל היה הוא מומחה בתחום המוצר הנבחן.
לעניין זה יובהר, כי יש להשוות את המוצר שלגביו נטען כי הוא מפר את המדגם, אל שרטוט המדגם או אל תמונתו, כפי שצורפו לבקשת המדגם ומופיעים בפנקס המדגמים, ולא אל המוצר עצמו אשר יוצר על ידי בעל הזכות המוגנת.
בענייננו נפסק כי בבחינת השרטוט המצורף למדגם 51959 בפנקס המדגמים, עולה כי מצדו הקדמי של מדגם זה בולטים בעיקר המאפיינים הבאים: גזרתם "המשוחררת" והמעוגלת של המכנסיים, שני התפרים האופקיים המצויים בקרבת הברכיים, שני התפרים האלכסוניים מתחת לכיסים הקדמיים וכן מבנהו של כיס המעות ביחס לכיס הקדמי. בחלקם האחורי של המכנסיים כפי שהם מופיעים במדגם 51959, בולטים בעיקר גזרתם המשוחררת והמעוגלת, שני התפרים המצויים בחלקן האחורי של הברכיים, שני התפרים האלכסוניים לאורך המכנסיים ודוגמת התפרים על הכיסים האחוריים.
בהשוואת מאפייני המדגם האמור לאלו של ג'ינס הודיס, התרשם בית המשפט כי המאפיינים הבולטים הינם בעלי דמיון בלתי מבוטל לאלו של מדגם 51959 אם כי בחלקו האחורי של ג'ינס הודיס קיים הבדל בדוגמת התפרים שעל הכיסים. יחד עם זאת, סבר בית המשפט כי מדובר בהבדל קוסמטי בעיקרו, אשר אין בו, כשלעצמו, כדי לשלול הפרה לכאורה של מדגם 51959, זאת לאור הדמיון הרב בחוזי הכללי הקיים בין המדגם האמור לבין ג'ינס הודיס, אשר ספק אם נבע מצירוף נסיבות מקרי בלבד.
על כן, נפסק כי על פי "מבחן העין", קיים דמיון רב בין מדגם 51959 לבין ג'ינס הודיס.
הפרת מדגם: מבחן החידוש
הגם כי לדיזל מדגם מוגן הרשום בפנקס המדגמים, אין בכך כדי ללמדנו על היקפה של אותה הגנה, זאת מאחר שתחום השתרעותה של ההגנה הניתנת למדגם פלוני לא נקבעת מראש ובאופן אחיד לכל המדגמים המופיעים בפנקס, אלא יצוקה על פי מידותיו של המדגם המסוים, ועל כן עשויה להשתנות בין מדגם אחד למשנהו. הווה אומר, פנקס המדגמים הוא המעיד על עצם קיומה של הזכות במדגם, ואולם גדריה נקבעים על פי מידת חדשנותו ומקוריותו של המדגם (ת"א (מרכז) 41704-12-09 פירסט נ' רואם ייבוא ושיווק בע"מ, פס' 45 לפסק דינה של השופטת מרוז (פורסם בנבו, 21.8.2011).
לצורך הכרעה בבקשת הסעד הזמני יש בעצם הרישום בפנקס המדגמים כדי להוות ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש במדגמיה של דיזל.
כמו כן, צירפה הודיס לתגובתה מכתב מיום 8.8.2012 וכן מיום 18.11.2012, אשר נשלחו על ידי דיזל לרשם הפטנטים והמדגמים, במסגרת הליך רישום המדגמים. במכתבים אלו מפרטת דיזל את האלמנטים החדשניים בדגם פאיזה, אשר בגינם מבוקש רישומו כמדגם. לעניין זה, סבור אני כי משעה שדיזל עצמה תחמה באופן אפריורי את היקף ההגנה המבוקש על ידה אל האלמנטים המפורטים במכתבים בלבד, הרי שהאלמנטים האמורים הם גם אלו אשר יהוו את מסגרת דיוננו להלן (ראו לעניין זה פרשת פירסט, בפס' 45 לפסק דינה של השופטת מרוז: "חידושו של מדגם מוגדר על ידי בעליו. באמצעות הבקשה לרישום, מגדיר הבעלים את היקף הזכות שהוא תובע לעצמו".
ביחס למדגם 50526 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 11 אלמנטים המהווים חידוש במדגם. ביחס למדגם 51959 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 9 אלמנטים חדשניים. בתגובתה לבקשה, מאשרת הודיס כי ארבעה אלמנטים מכל אחד מהמדגמים הנ"ל קיימים גם בג'ינס הודיס.
שני אלמנטים נוספים הרלוונטים לענייננו מוצגים במכתביה של דיזל אל הרשם כחידוש ואולם בתגובתה לבקשת הסעד הזמני מציינת הודיס כי לדידה אין הם קיימים בג'ינס הודיס:
על כן נפסק כי ג'ינס הודיס כולל, לכל הפחות, 4 מתוך 11 אלמנטים חדשניים של מדגם 50526 וכן 5 מתוך 9 אלמנטים של מדגם 51959.
לטענת הודיס, היות שג'ינס דיזל איננו משלב את כלל האלמנטים המהווים חידוש במדגמים (בהתאם לאמור במכתביה של דיזל לרשם), לא מדובר בחיקוי המפר את המדגמים. בית המשפט דחה טענה זו וזאת מן הטעמים הבאים:
ראשית, אנו מצויים בבקשה לצו מניעה ועל כן רמת ההוכחה הנדרשת מדיזל הינה ראייה לכאורה לקיומה של עילה. מבחינה כמותית, קיומם של מרבית האלמנטים המוגנים במדגם (לפחות חמישה מתוך תשעה) בג'ינס הודיס, ממלא אחר דרישה זו.
שנית, קבלת טענה לפיה מוצר הכולל רק חלק מן האלמנטים המוגנים במדגמים אינו מפר אותם – עשויה לחתור תחת מהות ההגנה הקבועה בסעיף 37 לפקודה, זאת מאחר שלשון הפקודה מאפשרת הגנה למדגם גם אם ההפרה נעשית על ידי "חיקוי בולט", דהיינו, כאשר קיימים הבדלים בין המוצרים, אך אין בהם כדי לשנות מן הדמיון הכללי הרב שבין המוצרים המושווים.
זאת ועוד, סבר בית המשפט כי טענה כאמור איננה מאפשרת מצב בו במדגם מסוים יהיו מספר חידושים, כאשר משקלם, קרי, המידה בה הם בולטים לעינו של הצרכן הסביר, יהא שונה.
לפיכך, מסקנת בית המשפט היא כי בעניין זה הינה כי גם מבחן החידוש תומך בעמדתה של דיזל, שכן, כאמור, רישום מדגם 51959 בפנקס מהווה ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש ואף משקלם המצרפי של חמשת האלמנטים החדשניים המוגנים במדגם 51959 והקיימים אף בג'ינס הודיס, מספיק במקרה דנן לשם חציית רף ההוכחה הנדרש בבקשת סעד זמני.
הפרת מדגם: מבחן ההטעיה
מבחן זה מהווה מבחן עזר בלבד, נוכח העובדה כי על פי לשון הפקודה לא נדרשת הוכחת הטעיה צרכנית פוטנציאלית לשם ביסוס הפרתו של מדגם. אף על פי כן, השתרש בפסיקה הנוהג לפיו כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצר המוגן והמוצר המפר, שאינו מגיע לכלל זהות מוחלטת, יש להוסיף ולבחון האם קיים חשש שהצרכן הרלוונטי יטעה בין שני המוצרים. בהקשר זה צוין לא אחת כי על בית המשפט לשים אל לב את העובדה שזכרונו של הצרכן איננו מושלם וכי אין הוא רוכש את המוצרים כאשר מונחים הם זה בצד זה.
לטענת הודיס, בשל קיומם של גורמים כגון פער במחירי המוצרים, מכירתם בחנויות שונות וכן הצמדת תוויות הנושאות שם החברה, נמנע חשש מהטעיית הצרכנים. בית המשפט דחה טענה זו מן הטעמים הבאים:
ראשית, בית המשפט לא סבר כי הפער במחירי המוצרים, גם אם משמעותי, מהווה מחסום כולל בפני חשש מהטעיית צרכנים.
שנית, מן התמונות והדגמים של ג'ינס הודיס, התרשם בית המשפט כי התוויות הנושאות את השם הודיס – אשר עשויות לסייע בבידולו של המוצר ובהפחתת החשש מהטעיית צרכנים – אומנם קיימות, אך אינן מצויות על ג'ינס הודיס עצמו, אלא על תוויות "ניתקות" (הכוללות מידע נוסף על המוצר מלבד השם), המחוברות אל ג'ינס הודיס באופן חיצוני וארעי ואשר מעצם טיבן נועדו להסרה. זאת במובחן מתוויות שֵם קבועה, המחוברת אל המוצר עצמו (כאשר אין כך הדבר בענייננו, כפי שיפורט בהמשכם של הדברים).
בבחינת השאלה האם דמיון בין שני מוצרים עשוי לעלות כדי הטעייה, יש טעם להידרש לשאלה האם השוק הרלוונטי הינו שוק רווי, זאת מאחר שקביעה לפיה אכן בשוק רווי עסקינן, עשויה במקרים מסוימים לשלול קיומו של דמיון מטעה בין המדגם הרשום לבין המוצר המפר לכאורה, על בסיס שינויים קלים שנעשו באחרון. יחד עם זאת, מדובר בטענה עובדתית בדבר צפיפותו של השוק הרלוונטי בישראל, אשר לא נתמכה בראיות, ועל כן לא ניתן בשלב זה לשלול קיומו של חשש אפשרי להטעיית צרכנים.
סיכומה של נקודה זו, בית המשפט שוכנע כי מתקיימת עילת תובענה, על בסיס קיומן של ראיות לכאורה להיותו של ג'ינס הודיס בגדר "חיקוי בולט" של מדגם 51959, כלשון סעיף 37 לפקודה. ואולם, מאחר שמדובר בבקשה לסעד זמני בלבד, במסגרתו נדרשת דיזל לעמוד ברף הוכחה נמוך יותר, לא שלל בית המשפט את אפשרות קביעתה של מסקנה אחרת בגדר ההליך העיקרי לאחר שתתברר התמונה הראייתית המלאה.
מאזן הנוחות
נפסק כי מאזן הנוחות במקרה דנן נוטה לטובתה של דיזל, שכן הנזק הצפוי להיגרם לה מהמשך מכירת ג'ינס הודיס, המפר לכאורה את אחד מדגמיה הפופולאריים של דיזל, גבוה יותר מזה שעשוי להיגרם ככל שתופסק מכירתו של ג'ינס הודיס. שיקול נוסף הינו כי המוצר המפר לכאורה מצוי בתחום עיסוק "הליבה" של דיזל, קרי בענף אופנת הג'ינס, לעומת היותו אך בשולי עסקיה של הודיס (נוכח העובדה כי גם לפי גרסתה מתמקדים עסקיה באופנת בגדי פוטר ונוחות ולא בענף הג'ינס). אומנם קיומה של תחרות חופשית הינה אינטרס ציבורי רב חשיבות, אך אין מדובר באינטרס מוחלט, ויש לאזנו מול אינטרסים אחרים ואף נוגדים, במקרה זה – זכותה הקניינית של דיזל. דעתי לפיכך הינה כי כף מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד הזמני, וככל שייגרם להודיס נזק כתוצאה מכך, ניתן יהיה לפצותה על כך באמצעות סעד כספי.
שיקולי יושר ותום לב
בית המשפט לא מצא ממש בטענות לפיהן אין להיעתר לבקשה למתן הסעד הזמני בשל שיקולי יושר ותום לב, ועל כן יפורטו להלן ובתמצית אך עיקר טענות אלו:
בית המשפט לא שוכנע כי הבקשה הוגשה בשיהוי, נוכח העובדה שעל דו"ח החקירה שהזמינה דיזל מחברת "חמל 24", בעניין ההפרה לכאורה בסניפי הודיס, מתנוסס התאריך 23.11.2014, בעוד שהבקשה לסעד הזמני הוגשה על ידה ביום 3.12.2014, דהיינו כעשרה ימים לאחר קבלת הדו"ח וכחודש וחצי לערך מהמועד בו החלה הודיס לשווק בסניפיה את ג'ינס הודיס.
מדגם אינו מוגבל לצבע בו הוגש
כמו כן, בית המשפט לא סבר כי ההגשה של העתקי המדגמים המופיעים בפנקס על ידי דיזל, בצילומים בשחור-לבן ולא בהעתקים צבעוניים עולה כדי חוסר ניקיון כפיים מצידה של דיזל. זאת נוכח החלת ההגנה הניתנת על ידי דיני המדגמים על "קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט" (הגדרת "מדגם" בסעיף 2 לפקודה), כאשר נראה כי קביעה לפיה המדגם הרשום זכאי להגנה רק על הצבע המופיע בשרטוט אשר צורף לבקשה לרישומו, איננה מתיישבת עם התכלית בבסיס ההגנה האמורה – קרי, הגנה על צורת המדגם (וזאת כמובן ככל שאין מדובר בצבע העולה כדי דוגמא או קישוט) (ת"א (ת"א) 2531/05 ט.ק.אביזרי רכב בע"מ נ' אס.די.אר שריון יבוא ושיווק בע"מ, פס' 11 להחלטתה של השופטת ברון (פורסם בנבו, 16.8.2010)):
"המדגם הרשום הוא בגין הגזרה (הצורה) של הכיסויים לספסל האחורי של הרכב – מושב וגב, לפי העניין; שכן הדגש "במדגם" על פי הגדרתו בפקודה וההלכה הפסוקה הוא על הצורה. המדגם שנרשם על המוצר אינו כולל את צבע המוצר, את סוג הבד, או אם נתפר בשילוב צבעים."
