בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר שהוגשו על ידי חברת סקארה בע"מ וחברת SOAP AND CO UK LTD. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 24.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: המבקשת 1 הגישה בקשות לרישום סימנים מעוצבים (255089, 255109) ולא מעוצבים (255111, 255112) הכוללים את המילה "SACARA" בעבור: בשמים ומוצרי קוסמטיקה בסוג 3. אביזרי אופנה; הנכללים בסוג 25. שרותי חנות קמעונאית הנכללים בסוג 35.
המבקשת 2 הגישה בקשות לרישום סימן מעוצב (258589) ולא מעוצב (255816) הכוללים את המילה "SACARE" בעבור: סבונים וקרמים בסוג 3. יריעות פלסטיק ושקיות; הנכללים בסוג 16. שרותי מכירה בקמעונאות הנכללים בסוג 35.
מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשים על פתיחתו של הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודה.
תוצאות ההליך: נפסק כי לאור היקף השימוש הנרחב שעשתה המבקשת 1 בסימניה בישראל, בחינת בקשותיה לרישום סימני מסחר 255089, 255109, 255111, 255112 תימשך.
בקשות המבקשת 2, שמספריהן 255816, 258589, נדחות.
בנוסף נפסק כי המבקשת 2 תישא בהוצאות המבקשת 1 במסגרת הליך זה בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 20,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר
סעיף 29(א) לפקודה קובע את סמכות הרשם בשעה שמוגשות בפניו בידי אנשים שונים בקשות לרישום סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, כדלהלן:
"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."
שלושה הם המבחנים המסייעים לבכר סימן אחד על פני רעהו במסגרת הליכי התחרות לפי סעיף 29 לפקודה והם:
1. מועד הגשת בקשות הרישום;
2. מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידיו עד להגשת הבקשה וממועד הגשת הבקשה;
3. ותום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת סימנו.
מועדי הגשת הבקשות לרישום
המבקשת 1 הגישה את בקשותיה ביום 17.4.2013 ואילו המבקשת 2 הגישה את בקשותיה ביום 20.5.2013 וביום 27.8.2013. לפיכך, טוענת המבקשת 1 לעדיפות לסימניה מאחר שבקשתה קדמה בחודש ימים לבקשתה הראשונה של המבקשת 2.
רק במקרים חריגים יוענק משקל מכריע למועדי הגשת הבקשות המתחרות. לגבי מבחן זה אף צויין בעניין כוכב נולד, כי:
"ככל שפרק הזמן שבין ההגשות קטן יותר, כך יקטן משקלו של המבחן בשקלול מערכת הזכויות הכוללת."
לכן, נפסק כי על אף שמועד הגשת בקשתה של המבקשת 1 קודם בזמן, נפסק כי אין זה ראוי להקנות לצד מן הצדדים יתרון בשל מועד הגשת הבקשה כשלעצמו. עם זאת, יש בסמיכות הזמנים ובצירוף הבקשה לבחינה על אתר על ידי המבקשת 2 כדי להעיד על כך שבמועד הגשת סימני המבקשת 2, ידעה היא על המבקשת 1 ועל כוונותיה לעשות שימוש בסימניה.
היקף השימוש בסימנים
מקובל להבחין במסגרת מבחן זה בין שתי תקופות בהן נבחנת מידתה שימוש – לפני מועד הגשת הבקשה ולאחריו, אולם בענייננו אבחנה זו אינה נדרשת, שכן שתי המבקשות החלו להשתמש בסימניהן באופן מסחרי לאחר הגשת הבקשות לרישום.
מן הראיות שהגישה, עולה כי המבקשת 1 החלה לעשות שימוש בסימן כבר באמצע חודש נובמבר 2013 כאשר ניהלה דף פייסבוק שהועלו אליו תמונות של המוצרים והחנויות שייפתחו בקרוב. נכון לינואר 2014, מועד חתימת התצהירים, פעלו בישראל חמישה סניפים של המבקשת 1 הנושאים את הסימן SACARA בערים ירושלים, כפר סבא, פתח תקווה ואילת. יש בכל אלה כדי להעיד כי המבקשת 1 עושה שימוש רחב היקף בסימנים המבוקשים, אף אם לא נפתחו כל הסניפים שתוכננו מלכתחילה.
המבקשת 2 עצמה הודתה כי נחשפה לסימני המבקשת 1 כבר במהלך חודש מאי 2013 שעה שפורסמה כתבה בעיתונות המבשרת על פתיחת סניפים של המבקשת 1. אין מחלוקת כי המבקשת 2 אינה משווקת את מוצריה בישראל. מן הראיות שהגישה עולה כי פעילותה החלה בחודש יוני 2012 באנגליה. באותו מועד נפתח הסניף הראשון של המבקשת 2 בלונדון שנשא את השם SAKARE. בהמשך, בחודש נובמבר 2012 ובחודש מאי 2013, נפתחו בלונדון שני סניפים נוספים.
אמנם המבקשת 2 מייצרת בישראל את המוצרים ואת אריזותיהם באמצעות מפעלים לייצור קוסמטיקה ובתי דפוס ואולם אין פעילות זו מיועדת לצורך ייצוא המוצרים ומכירתם מחוץ לישראל. לפיכך לא ניתן לראות בפעילות המתבצעת בישראל כשימוש בסימנים בישראל ובוודאי לא באופן שהביא לזיהוין בידי ציבור הצרכנים.
על כן נפסק כי המסקנה העולה מן האמור הינה כי בעוד שהמבקשת 1 עשתה ועושה שימוש נרחב בסימניה בישראל, הרי שהמבקשת 2 משתמשת בסימניה מחוץ לישראל. בבואנו להפעיל את מבחן היקף השימוש במסגרת הליכי תחרות יש לבחון את מידת השימוש בישראל.
על כן נפסק כי המבקשת 1 גוברת במבחן זה על המבקשת 2.
תום לבן של המבקשות
מבחן תום הלב בהליך זה תר אחר כוונת הצדדים בבחירת סימניהם ובשימוש בהם. באם בחרו הצדדים בסימניהם תוך כוונה לנצל את המוניטין של הצד השני או השתמשו בסימניהם בחוסר תום לב, הרי שכשלו במבחן זה.
סגנית הרשם פסקה כי לא הוכח חוסר תום לבם של מי מהצדדים וכי שני הצדדים בחרו בסימניהם באופן מנותק זה מזה.
