בקשה שהוגשה על ידי חברת קבוצת עזריאלי בע"מ. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16 ספטמבר 2015 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: קבוצת עזריאלי בע"מ הגישה בקשה לרישומו של סימן המסחר תלת ממדי עבור המבנה האדריכלי שבתמונה למעלה. בסיווגים 6, 19, 35, 36, 37 ו 43. הסימן המבוקש נבחן על ידי בוחן סימני המסחר, אשר קבע כי הסימן איננו כשיר לרישום מפאת היותו נעדר אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר.
נוכח האמור ובהתאם לתקנה 26 לתקנות סימני המסחר, 1940, ביקשה המבקשת להשמיע את טענותיה בעניין זה בפני הרשם.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי המבקשת לא הצליחה להראות כי עשתה שימוש בסימן המבוקש כבסימן מסחר גם ביחס לשירותים המבוקשים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הגנת זכות יוצרים על יצירות אדריכליות
בישראל מצא לנכון המחוקק להסדיר את ההגנה על יצירות אדריכליות באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים"). חוק זה מעניק הגנה מפורשת על יצירה אדריכלית המוגדרת כ-"בניין או מבנה אחר, וכן מודל לבניין או מבנה כאמור" והיא אף מהווה על פי החוק יצירה אמנותית (ראה סעיף 1 לחוק זכות יוצרים).
בשונה מרישום סימן מסחר המעניק את הזכות הייחודית לעשות בסימן שימוש, מעניקה זכות יוצרים הגנה מפני העתקה בלבד. כך גם משך זמן ההגנה הוא שונה, שכן סימן מסחר יכול לעמוד בתוקפו לצמיתות, ואילו זכות היוצרים מוגבלת בזמן. כמו כן, בעוד זכות היוצרים נוצרת מיד עם מלאכת היצירה ומתקיימת באופן עצמאי, סימן מסחר דורש ככלל רישום או מוניטין, וכאשר לא נעשה בו שימוש ניתן לדרוש את מחיקתו מהפנקס (ר' טוני גרינמן זכויות יוצרים כרך א', 46 (מהדורה שניה, 2008)).
שוני זה בהיקף הזכויות ותוקפן נובע מן האינטרס הציבורי כי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, לרבות יצירה אדריכלית, ימשיכו להתפתח ולהתקדם לטובת הכלל.
הקושי בהגנת סימן מסחר על יצירות אדריכליות
הענקת סימן מסחר על יצירות המוגנות בזכויות יוצרים תותיר את השימוש הבלעדי בהן בידי בעליהן לזמן בלתי מוגבל. לפיכך, ההצדקה ליתן הגנת סימן מסחר תחול רק כאשר מושא ההגנה משמש בפועל כאמצעי זיהוי ובידול.
משמעות מתן הגנת סימן מסחר על מבנה הנה כי לבעליו תהא זכות השימוש הייחודית בכל דרך ביטוי של המבנה לצמיתות וזאת להבדיל מזכות יוצרים ביצירה כפי שהיא קובעה למשך זמן מוגבל. אם כן, במתן מונופולין שכזה מעלה חשש להצרת צעדיהם של אדריכלים יתר על המידה ולעצירת ההתפתחות הטבעית והחופשית של יצירות אדריכליות.
הגנת מדגם על יצירות אדריכליות
דיני המדגמים, המוסדרים בפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 ובתקנות מכוחה מעניקים הגנה על עיצובים תעשייתיים. ההיבטים האסתטיים של בניינים עשויים להיות כשירים להגנת המדגם ואף נקבע בגינם סוג בסיווג הסחורות הקבוע בתוספת השלישית לתקנות המדגמים, 1925 (ראה תקנה 6 לתקנות המדגמים ותת סוג 25-03 בעבור "בתים, מוסכים ובניינים אחרים"). נוכח האמור, ניתן יהיה לרשום מדגם על מבנה ככל שיוכח כי אותו המבנה עומד בתנאי הכשירות למדגם (על שאלת כשירותו של מבנה להירשם כמדגם ראה ד"ר מאיר נועם "ההגנה בישראל על יצירות ארכיטקטוניות כמדגם" עיוני משפט טו(2) 343 (1190)).
הגנה כפולה של זכות יוצרים וסימן מסחר
סעיף 7 לחוק זכות יוצרים מונע מתן הגנה כפולה של זכות יוצרים ומדגם וקובע כי לא תהא זכות יוצרים במדגם אלא אם כן הוא אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי.
אין הוראת חוק דומה באשר לתחולה מקבילה של הגנות זכות היוצרים וסימן המסחר. אכן ישנם מקרים בהם תוענק הגנה מקבילה שכזו. כך למשל, דמות מעוצבת עשויה לזכות בהגנת זכות היוצרים וגם לשמש כסימן מסחר בעל אופי מבחין וככזה להירשם כסימן מסחר. יתרה מכך, לעתים אף נשללת הגנת הסימן המסחר הרשום בשל העובדה שהדמות בגינה מתבקש הרישום הועתקה ממי שיצר אותה. לפיכך השאלה היא האם המקרה שבפני הוא המקרה המתאים בו יש לאפשר הגנה מקבילה זו.
תנאים לרישום סימן מסחר תלת ממדי
אין מחלוקת כי הסימן שהוגש לרישום הינו סימן תלת-מימדי. סעיף 1 לפקודת סימני מסחר קובע כי סימן תלת ממדי יכול להיות כשיר לרישום כסימן מסחר:
""סימן" – אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;"
אך לא כל סימן הוא גם סימן מסחר, כעולה מהגדרות הפקודה. לא בכדי מגדירה הפקודה הן את המונח סימן והן את המונח סימן מסחר והגדרותיהם שונות הן, כדלקמן:
""סימן מסחר" – סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;"
גם אם משמש סימן כסימן מסחר עליו לעמוד בתנאי כשירות שבפקודה על מנת להירשם בפנקס. תנאי יסודי הינו כי סימן המסחר יהא בעל אופי מבחין (סעיף 8 לפקודת סימני מסחר) ומשמעותו היא כי יש בסימן המסחר בכדי לבדל את מוצריו של בעל הסימן ממוצריהם של מתחריו. אופי מבחין יכול שיהא קיים בסימן מעצם טבעו (אופי מבחין אינהרנטי), ולחילופין יכול להירכש כתוצאה משימוש בסימן (אופי מבחין נרכש).
פקודת סימני מסחר אינה עורכת אבחנה לעניין קיומו של אופי מבחין בין סימן מילולי, מעוצב, דו ממדי או תלת ממדי. תנאי כשירות זה הנו תנאי סף עבור כל סימן מסחר באשר הוא והוא נבחן באופן זהה. עם זאת, בשונה מסימן מסחר שאינו תלת ממדי, נקבע כי סימן מסחר תלת ממדי שהנו צורת המוצר עצמו לעולם לא יהא בעל אופי מבחין אינהרנטי. מכאן, שככל שעסקינן בסימן תלת ממדי שהוא המוצר עצמו, מוטל על כתפי המבקשת הנטל להוכיח קיומו של אופי מבחין נרכש.
לאור העובדה שאופי מבחין לעולם ייבחן ביחס לסוגים ולשירותים בגינם נתבקש רישומו, יקל על הדיון אם ביישום קווים מנחים אלה נפריד בעת הצורך את הסימנים המבוקשים לשתי קבוצות: האחת, קבוצת הסימנים בסוגים 35, 36, 37 ו-43 שהנם סוגים המיועדים לשירותים אותם מציעה המבקשת (להלן: "סימני השירות"); השנייה, דיון קבוצת הסימנים המיועדים לסימון טובין בסוגים 6 ו-19 עבור מבנים (להלן: ה"סימני המבנים"). כאמור, חלוקה זו הינה למען נוחות הדיון בלבד, שהרי הוראות הפקודה חלות על שירותים ועל טובין כאחד (ראה סעיף 2 לפקודה).
דמות תלת ממדית שהיא המוצר עצמו או אריזתו כסימן מסחר
על מנת לאפשר רישומה של דמות תלת ממדית שהיא המוצר עצמו או אריזתו כסימן מסחר, על המבקש להוכיח התקיימותם של שלושה תנאים מצטברים:
(1) הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר;
(2) הדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי;
(3) כתוצאה משימוש, רכשה הדמות אופי מבחין;
כעולה מחומר הראיות שצירפה המבקשת, מנסה המבקשת לבסס הטענה כי עשתה בסימן שימוש כבסימן מסחר באמצעות פרסומו בדרכים שונות: הצבת דמותו על גבי כרזות ושלטים ברחבי מרכזי קניות; הפצת דגמים תלת ממדיים של הדמות המבוקשת לרישום לעובדיה וספקיה; ופרסומה של הדמות בידיעות ברשת האינטרנט.. בנוסף לאמור, הגישה המבקשת צילומי מסך של סרטון בו נעשה לכאורה שימוש בסימן. בהעדר כל התייחסות מטעם המבקשת לשאלה לאיזו מטרה נוצר הסרטון ולמי הוצג, אינני נותנת משקל לראיה זו.
סגנית הרשם לא סברה כי יש בפרסומים הללו מספיק בכדי לשכנע שאכן נעשה בדמותו התלת ממדית של המבנה כסימן מסחר. ראשית, הראיות שהוגשו הינן מעטות ורובן המכריע מציג דמות דו-מימדית שאינה הסימן המבוקש לרישום.
לא כל שימוש בסימן הופך אותו לסימן מסחר ולא כל שימוש בסימן מסחר יביא לרכישת אופי מבחין. רק שימוש ממושך ונרחב הופך סימן לסימן מסחר. משלא נעשה בסימן שימוש כבסימן מסחר, בוודאי שלא ניתן לקבל את הטענה כי הסימן רכש אופי מבחין.
גם אם הייתה המבקשת משתמש בסימן שרישומו נתבקש על גבי מוצרים המשווקים לצרכנים, עסקינן בסימן שצרכן אינו מזהה בו בדרך כלל סימן מסחר. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר הדרך העיקרית בה נעשה בסימן שימוש הינה כבניין.
לבסוף ציינה סגנית הרשם כי אף טענתה של המבקשת לפיה מדובר במבנה ייחודי במטרה להוכיח כי צורה זו חורגת מהצורות המקובלות במסגרת הענף הרלבנטי ולפיכך בעלת אופי מבחין – איננה מדויקת. בישראל קיים לפחות מבנה אחד נוסף שצורתו דמוית כיפה, קירותיו מזכוכית והוא בעל פתח כניסה מרובע. בניין זה מצוי בגן המדע ע"ש קלור במכון ויצמן למדע ברחובות (לעניין סמכות הרשם לבצע חיפוש עצמאי ראה ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, פס' 25 (פורסם בנבו, 17.10.06)).
אך גם אם היה זה המבנה העגול היחיד בישראל, לא סברה סגנית הרשם כי היה בכך כדי לסייע לרישומו כסימן מסחר. נפסק כי המבקשת לא הוכיחה כי היא עושה שימוש במבנה כבסימן מסחר ומניה וביה לא הוכח כי אותו סימן מסחר רכש אופי מבחין.
היקף ההגנה של סימן מסחר על יצירה אדריכלית
אף אם היה ניתן לקבל את המבנה כסימן מסחר תלת ממדי יש להבחין בין סימן מסחר תלת ממדי המבוטא בדרכים שונות, אשר אחת מהן היא בניין, לבין היותו של הבניין עצמו סימנה המסחרי של המבקשת. משעה שההגנה המתבקשת הינה בגין מבנים, הרי שרישום הסימן משמעותו כי יימנע מאחרים לבנות בניינים שצורתם היא צורת המבנה המבוקש. מכאן ברי כי ההגנה שתינתן על ידי רישום סימן כזה הינה זהה להגנה הניתנת בזכות יוצרים ליצירה אדריכלית ואין בינה לבין הגנת המוניטין דבר. על כן פסקה סגנית הרשם כי "בכך לטעמי, נסתם הגולל עם רישום סימני המבנים".
סימני השירות
אשר לסימני השירות, הרי שאלה צריכים לעמוד באותם מבחנים שנקבעו בהלכה הפסוקה ביחס לסימנים תלת-מימדיים, סימנים תלת ממדיים שהנם המוצר עצמו לעולם לא יהיו בעלי אופי מבחין אינהרנטי (ר' עניין טופיפי, חוזר רשם 032/2015). בעניינו מדובר בסימנים שעניינם מקום מתן השירותים בגינם מתבקש הרישום. מכאן שלא בנקל נכריע בשאלה האם עסקינן בשירות עצמו או שמא באריזתו.
יחד עם זאת, כפי שעולה מן הניתוח לעיל, על המבקשת להראות כי המבנה משמש כסימן שירות, דהיינו כי הציבור מזהה אותו כסימן השירות. נפסק כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח זאת באמצעות סקר הצרכנים או בדרך אחרת. קושי זה נעוץ, בין היתר, בכך שהציבור אינו תופס מבנים כסימני מסחר או שירות.
