המבקש 1, יוסי לוטם והמבקשת 2, חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ הגישו בקשות מתחרות לסימני מסחר. ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר, בגינן נפתח הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר.
בקשה לרישום סימן מסחר מס' 245943 "NEW144" (מילולי) בסוג 35 הוגשה על ידי מר יוסי לוטם ובקשות לרישום סימני מסחר מס' 248144, 248145 ו- 248146 (מעוצבים) בסוגים 9, 35, 38 הוגשו על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
מחלקת סימני המסחר משמצאה כי הסימנים מושא הבקשות הינם דומים עד כדי להטעות ולאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה ביניהם, נפתח הליך תחרות בין המבקשים בהתאם לסעיף 29 לפקודה.
תוצאות ההליך: נפסק כי סימן המבקש 1 יסורב. בחינת סימניה של המבקשת 2 תימשך. בנוסף נפסק כי המבקש 1 יישא בהוצאות בזק בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך של 12,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
המבחנים לפי סעיף 29 לפקודה
במסגרת הליך תחרות בין בקשות מקבילות לרישום סימני מסחר יש להכריע למי מבין המבקשים תינתן עדיפות על פני רעהו, שאז סימניו ימשיכו להיבחן ואילו סימני השני יסורבו לרישום. שלושה הם השיקולים המהווים בסיס להכרעה האמורה ואלו הם:
א. מועד הגשת הבקשות לרישום;
ב. היקף השימוש בסימנים;
ג. תום לבם של הצדדים בבחירת הסימנים.
מועד הגשת הבקשות לרישום
נפסק כי סימן המבקש 1 הוגש ביום 3.4.2012, כשלושה וחצי חודשים לפני סימניה של המבקשת 2, אשר הוגשו ביום 22.7.2012. פער זמנים זה אין לו משמעות רבה באשר מדובר בפער קטן יחסית והלכה ידועה היא כי למבחן זה חשיבות משנית ביחס למבחנים האחרים. זאת ועוד, לבזק שני סימנים רשומים אשר הבקשות לרישומם הוגשו כבר בשנת 2010 (b144 ו- "b144.co.il כל העסקים. כל האנשים" (מעוצב), בסוג 35, סימנים 234537,234531), כשנתיים לפני הגשת הבקשה לרישום על ידי לוטם.
היקף השימוש בסימנים
המבקש 1 טען כי רכש את הדומיין new144.co.il בשנת 2010. עוד הביא לוטם ראיה לכך שהשקיע בפרסום האתר ובפיתוחו משנת 2009 ועד שנת 2014 כ- 200,000 ₪, באמצעות אישור רו"ח שצורף לתצהירו. מספר הלקוחות שצבר האתר ממועד פתיחתו ועד מועד הגשת התצהיר הוא 200, כאשר עד שנת 2014 היו באתר 40 לקוחות. על פי הראיות שהוגשו מספר הכניסות שהיו לאתר בחודשים אפריל ומאי 2014 הינו עד עשרים אלף לחודש.
בזק החלה להשתמש בסימנים המבוקשים בשנת 2010. במקביל הגישה שתי בקשות לרישום סימני המסחר b144 ו- "b144.co.il כל העסקים. כל האנשים", בסוג 35. הסימנים נרשמו לאחר בחינתם. בזק עשתה שימוש בצירוף b144 משנת 2007 במסגרת האתר אותו היא מפעילה. מספר הכניסות החודשי לאתר מינואר 2008 ועד נובמבר 2013. מדובר במספר כניסות ניכר (מעל 2 מיליון בחודש ולעתים אף למעלה מ-3 מיליון כניסות בחודש). כמו-כן הציגה בזק פרסומים נרחבים שעשתה באמצעי התקשורת לאתר שבהפעלתה.
נפסק כי אין ספק שהיקף השימוש שעשתה בזק בסימנים המבוקשים הינו נרחב ביותר. לעניין זה יש לתת משקל גם לשימוש שנעשה בצירוף b144 המהווה רכיב דומיננטי בסימנים המבוקשים. ויודגש, על מנת להכריע בהיקף השימוש של חברת בזק לא נדרשה סגנית הרשמת לטענת בזק כי הצירוף 144 הוא סימן מפורסם בישראל וזאת נוכח הקביעה בסעיף 5א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 כי מספרי טלפון מוקצים לשימוש בעלי רשיון על פי אותו חוק, אך אין הבעלות בהם מועברת.
לסיכום מבחן זה נפסק כי בזק השכילה להוכיח כי השימוש בסימנים המבוקשים משמעותי ביותר והיקפו רב יותר מזה של השימוש שעשה לוטם בסימן המבוקש.
תום לבם של הצדדים בבחירת הסימנים
נפסק כי תום לבם של הצדדים בבחירת סימניהם הינו המבחן המרכזי בקביעה איזה מבין מבקשי הבקשות המקבילות יגבר. משנרשמו על שם בזק שני סימנים, אשר בקשות בגינם הוגשו כבר בשנת 2010 ונוכח השימוש שנעשה בצירוף b144 כבר משנת 2007, נראה כי לא יכולה להיות מחלוקת כי הבחירה של בזק בסימנים המבוקשים נעשתה בתום לב.
אופן בחירת הסימן על ידי המבקש 1 תואר בתצהירו והובהר בחקירתו הנגדית. בתצהירו העיד לוטם כי בתחילת פעילותו עשה שימוש בשם מתחם אחר (Israeli-business), אשר התברר כארוך מדיי לצורכי חיפוש. לפיכך החליט, לאחר שהתייעץ עם מומחה בתחום, לרכוש את שם המתחם new144 לאחר שחיפש שמות הכוללים את המלה new.
בחקירתו הנגדית נשאל מר לוטם אם הכיר את האתר של בזק לפני שרכש את הדומיין. מר לוטם השיב תחילה כי לא הכיר את האתר עד שהחלה התכתובת בין הצדדים בעניין הנדון. בהמשך חקירתו התברר כי ביום 16.9.2009 נפתח כרטיס מנוי לעסק Israeli-business במדריך העסקי של בזק, כאשר איש הקשר שצוין בכרטיס הוא המבקש 1. לבסוף הסכים המבקש 1 כי הוא פרסם את העסק שלו באמצעות בזק. בהמשך הסכים מר לוטם כי הצירוף b144 היה מוכר לו עת רכש את שם המתחם new144.co.il.
עיון באתר האינטרנט המופעל על ידי המבקש תחת הסימן המבוקש מעלה כי הצירוף "כל העסקים, כל בעלי המקצוע" מופיע באתר זה, באופן דומה לאופן בו הוא מופיע באתר של חברת בזק. לאור העובדה שסימנה המעוצב של בזק " b144.co.il כל העסקים. כל האנשים" נרשם כסימן מסחר זמן רב לפני הגשת הבקשה של המבקש 1 לרישום, ומאחר שהשימוש בצירוף זה על ידי בזק נעשה באתר בו פרסם המבקש את עסקו, הרי שהבחירה של המבקש 1 לעשות שימוש בצירוף דומה מאוד באותו הקשר אינה יכולה להיות מקרית. מר לוטם הסביר בחקירתו הנגדית את הבחירה בצירוף זה בכך שהוא, בשונה מבזק, לא עוסק באנשים פרטיים, אלא בעסקים ובעלי מקצוע בלבד וכי הצירוף מקובל מאוד באתרים מסוג זה. נפסק כי לא היה בתשובה שניתנה כדי לשכנע כי לא הייתה כל דרך אחרת, שאינה דומה לדרך בה חברה בזק, לנסח במשפט אחד את העסק של מר לוטם.
הבחירה שעשה המבקש 1 בסימן, אשר בוודאי לא הייתה כה שרירותית, כפי שתוארה. יתרה מכך, לאור העובדה שהמבקש 1 מכנה בעצמו את הסימן "ניו, אחד, ארבע, ארבע" ולא "ניו, מאה ארבעים וארבע" יש בבחירת סימן זה כדי להעיד על קישור מודע למספר שהוקצה לבזק ונמצא בשימושה כרכיב בסימנים הרשומים ובסימניה המבוקשים.
לנוכח האמור, נפסק כי ידה של בזק על העליונה גם במבחן תום הלב, בדומה למבחן היקף השימוש.
רישום מקביל של סימני מסחר דומים
המבקש 1 טוען כי ניתן לאשר את רישום הסימנים זה לצד אלה. סעיף 30 לפקודה הדן ברישום מקביל קובע כדלקמן:
"(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
תנאי לרישום מקביל של סימני מסחר דומים לגבי אותם טובין הינו כי המבקשים עשו בסימניהם שימוש בתום לב.
מן הראיות שהובאו סגנית הרשם פסקה כי לא שוכנעה שהמבקש 1 בחר והשתמש בסימן המבוקש בתום לב. בנוסף נפסק כי אך אף היתה סגנית הרשם סבורה כי המבקש 1 עומד בתנאי מקדמי זה, הרי שההבדלים עליהם הצביע בין קהל הלקוחות וסוג השירותים שלו ושל בזק, לאו הבדלים הם.
כפי שעלה מהדיון, השירותים המוצעים לציבור על ידי שני הצדדים הינם כרטיסי עסק לצורך קידום ופרסום אותם עסקים. בין אם צילום בית העסק מתבצע על ידי בעל העסק עצמו או בידי המבקש 1, השירות הניתן אינו שונה מהותית. יתרה מכך, שירותי הצילום אינם חלק מפרטת השירותים של הסימן המבוקש על ידי לוטם.
לפיכך נפסק כי אין מקום להתיר רישום מקביל של הסימנים.
