חברת INFORMATION BUILDERS הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת אינספוקוס סיסטמס. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 20.7.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 231956 "INSFOCUS" אשר הוגש לרישום לגבי "תוכנה; הנכללת בסוג 9". המתנגדת היא הבעלים של סימני מסחר רשומים מספר 126110, 126108 "WEBFOCUS" ו-"FOCUS" (באותיות דפוס). הסימנים הוגשו לרישום בישראל בגין תוכנות וחומרות מחשב, כולם בסוג 9.
המתנגדת טוענת כי המוטיב המרכזי בסימנים נשוא ההליך המלה "FOCUS". על כן, לטעמה, מתקיים דמיון מטעה בין סימני המסחר של הצדדים. בנוסף לכך, טוענת המתנגדת כי מוצרי הצדדים הם באותו תחום ולאותו קהל לקוחות, וכן באותו סוג ולגבי אותם טובין. לפיכך, טוענת המתנגדת שהסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן המתנגדת ואין בו כדי להבחין בין הטובין של המתנגדת לטובין של המבקשת, ועל כן הוראות סעיפים 8(א) ו-11(9) לפקודת סימני המסחר.
זאת ועוד, טוענת המתנגדת כי רישום סימן המסחר המבוקש מעודד תחרות בלתי הוגנת ועלול לגרום להטעיית הציבור ועל כן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(6) לפקודה. המתנגדת מוסיפה על האמור לעיל וטוענת כי סימנה אשר רכש מוניטין נרחב הוא בבחינת סימן מסחר מוכר היטב, ועל כן, יש לקבל את ההתנגדות לרישום סימן המבקשת גם לפי סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה, וזאת עקב הדמיון בין הסימן המבוקש לבין סימנה המוכר היטב של המתנגדת.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית. הרשם הורה על רישום סימן מסחר 231956.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימן זהה או סימן דומה שיש בו להטעות – סעיף 11(9) לפקודה
בבחינת כשרות על פי סעיף 11(9) לפקודה יש לבדוק האם יש דמיון בין הסימן המבוקש לבין סימן רשום, ואם כן, האם יש בדמיון זה כדי להטעות.
שלושה מבחנים עיקריים נתבססו בפסיקה לשם בחינת קיומו של דמיון מטעה – והם: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. לתוך מבחנים אלה פותחו קריטריונים כמבחני עזר, כגון: מבחן העין, מבחן החזות והפרטים המבחינים, מבחן צליל הסימנים, מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק ומבחן כלל הנסיבות. אל מבחנים אלה נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר הניצב בפני עצמו.
מבחן המראה והצליל
מבחן זה הוא המבחן הראשון ולעיתים המרכזי מבין שלושת המבחנים. מבחן זה בוחן את הסימנים תוך השוואת חזותם הכללית וצליל הגייתם. ההכרעה בשאלת הדמיון המטעה בין הסימנים תיעשה על ידי השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן דגש לרושם הראשוני הנוצר בעת ההשוואה, שכן הצרכן אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
עוד נקבע בפסיקה שככלל, לצרכי מבחן המראה והצליל בסימנים מילוליים יש מקום לשים דגש על תחילת הסימן לצורך בחינת הטעייה גם כשמדובר בסימנים המורכבים ממילה אחת.
סימני המסחר שבפנינו מורכבים משלוש הברות "INS-FO-CUS" ו-"WEB-FO-CUS", שתי ההברות האחרונות, המרכיבות יחדיו את המילה "FOCUS" זהות בהגייתן, בעוד הגיית ההברה הראשונה בסימנים שהיא "INS" ו-"WEB" שונה בבירור מבחינת המראה והצליל.
יחד עם זאת, ניכר שעל פניו אין די בתחילית קצרה שונה כדי להכריע באופן מוחלט בדבר שאלת הדמיון הכולל בין הסימנים.
מבחן המראה והצליל: רכיב דומיננטי זהה
תרומה להכרעה בשאלת הרושם המשותף או השונה המתקבל מהסימנים תהיה למידת הדומיננטיות של רכיב המשותף לסימנים. ואכן, הן סימניה הרשומים של המתנגדת והן סימן המסחר המבוקש אינם מעוצבים ועיקר המחלוקת בין הצדדים לעניין הדמיון הוא הרכיב המשותף "FOCUS" ושאלת היותו רכיב דומיננטי בסימנים. שאלת דומיננטיות זו שקולה, בין היתר, לרעיון המרכזי בסימן המסחר. לדומיננטיות של רכיב משותף השפעה ניכרת על שאלת הדמיון, וזאת מפאת זיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן.
כלומר, לשם קביעה כי רכיב דומיננטי עד כדי שלא יהיה ברכיבים נוספים למנוע הטעיה, היא שאלה של תפיסתו של הצרכן הממוצע את מכלול הסימן.
המלה "FOCUS" הנה מלה מילונית לה משמעויות רחבות ואף ספציפיות, בין היתר, בהקשרם של הטובין. כפי שנדון להלן יהיה לכך משמעות במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין של המבחן המשולש, אך יהיה לכך גם משקל למבחן המראה והצליל. בהיותה מלה מילונית ובהינתן ריבוי סימנים הכוללים את המלה "FOCUS", על פניו אופיו המבחין האינהרנטי של רכיב זה בסימן נמוך. דהיינו, אלא אם כן הוכח אחרת, הצרכן הממוצע יתפוס רכיב של סימן שהוא מלה נפוצה בכלל ולא כל שכן מלה נפוצה בתחום, תפיסה שתעניק לרכיב משקל מופחת לעניין מבחן המראה והצליל. בענייננו, לא הוכיחה המתנגדת כי תפיסתו של הצרכן הממוצע תהיה אחרת.
על כן, נפסק כי בכל הקשור למבחן המראה והצליל, אפשרות ההטעיה בין סימני המסחר היא נמוכה.
סוג הסחורות וסוג הלקוחות: מוצרים יקרים וקהל יעד מקצועי
במקרה דנן, סימני המסחר של הצדדים רשומים באותו סוג ולגבי אותם טובין. זאת ועוד, הצדדים מסכימים כי התוכנות אותן הם משווקים הן בגדר תוכנת "בינה עסקית" המיועדת לסקטור העסקי. מכאן שאין חולק שעסקינן באותו סוג סחורות.
לעניין סוג הלקוחות, המבקשת טוענת כי התוכנה אותה היא משווקת מיועדת בעיקר לחברות הביטוח, על כן, קהל היעד אשר רוכש את מוצריה אינו אותו קהל יעד של המתנגדת המכוונת לחברות מתחומי עסקים מגוונים.
למרות קרבת סוגי המוצרים וסוגי הלקוחות לא מצא הרשם כי במבחן זה יימצא חשש לדמיון מטעה.
מוצרי הצדדים אינם מוצרים הנמכרים מעבר לדלפק או כאלה המונחים על מדף במרכול. אלה מוצרים יקרים המותאמים לצרכי הלקוחות ועלותם עשרות ואף מאות אלפי שקלים. כאשר ענייננו קהל יעד מקצועי, סכנת ההטעיה בקרב הלקוחות קטנה.
בנוסף, עולה כי מוצרי המתנגדת הם מוצרים המותאמים אישית לצרכי הלקוח והתקנתם מתבצעת על ידי צוות ולא על ידי הלקוח עצמו.
על כן הסיק הרשם כי על אף הדמיון בין סוגי הסחורות, קהל היעד הוא קהל יעד מקצועי המודע לטיב המוצר אותו הוא רוכש, כאשר המוצרים המשווקים על ידי הצדדים אינם כאלה המונחים על מדף או אשר ניתן לרכשם בחנויות השונות. על כן, סכנת ההטעיה לפי מבחן זה היא נמוכה.
יתר נסיבות העניין והשכל הישר: סימנים דומים רשומים
מבחן יתר נסיבות העניין מאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים.
ככל העולה מראיות המבקשת בחיפוש אחר המלה פוקוס עולה כי ישנם סימני מסחר רשומים רבים המכילים את המילה "FOCUS" כאשר חלקם אף רשומים בסוג 9.
אמנם ריבוי סימני מסחר המכילים את המלה "FOCUS" אינו מעיד בהכרח על כך שהם גם מתחום הבינה העסקית כמו סימני המסחר אשר בענייננו, אולם יש בכך להעיד כי המלה "FOCUS" אינה מלה בשימושה הבלעדי של המתנגדת, והיא מלה שגורה במסחר אשר אין לתת לה הגנה אבסולוטית.
נוסף על כך, לא ניתן להתעלם מכך שגם לשיטת המתנגדת אין בריבוי סימנים הכוללים את המלה "FOCUS" כדי להטעות למעשה את הלקוחות בתחום.
על כן נפסק כי שלוש רכיבי המבחן המשולש אינם מגלים חשש להטעיה. מכאן שאין מניעה לרישום לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה.
משמעות החלטות זרות בישראל
באשר להחלטות הזרות אותן הביאה המתנגדת בראיותיה, ככלל, אין על רשם סימני המסחר בישראל ליתן משקל להחלטות של ערכאות זרות במסגרת ההליך הייחודי של ההתנגדות לרישום בישראל. הדבר שגור וכבר נקבע בהתנגדות לרישום סימן מסחר 163024, 163025, 163026 "INDEX אינדקס" מרטין רפפורט נ' IDEX ONLINE SA , (פורסם בנבו, 2007), בפסקא 99. לא כל שכן כך הוא המצב לגבי טענות להטעיה על פי הדין בישראל.
הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת במסחר – סעיף 11(6) לפקודה
סעיף זה עניינו תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור. אך בשונה משאלה ההטעיה שבסעיף 11(9) לפקודה, דורש סעיף 11(6) לפקודה להכריע באם מבקש הסימן מתיימר להיבנות ממוניטין שצבר סימן המתנגדת – אף אם זה טרם נרשם בפנקס. מכאן, כי על המתנגדת מוטל נטל השכנוע כי הסימן שלה רכש מוניטין בשוק הרלוונטי וכי אכן מתקיים חשש כי יש ברישום הסימן המבוקש כדי לגרום להטעיית הציבור.
ככל העולה מדברי המבקשת, החברה נוסדה בשנת 2003, כאשר את פעילותה העסקית החלה בשנת 2008. על פניו, נראה כי המתנגדת החלה את פעילותה שנים רבות טרם היווסדה של המבקשת. עם זאת נקבע, כי אפילו בהימצאו של שימוש ממושך ורחב היקף, חשיבותו של אופי השימוש גוברת.
נפסק כי מעטות ראיות המתנגדת לעניין מוניטין מוצריה. קשה להקיש מוניטין מוצרים אלה מתדפיסי האינטרנט הרבים שהוגשו אשר ממילא יש להעניק להם משקל ראייתי מסוייג לאור אופן הגשתם באמצעות בא-כוח ללא ידיעה ספציפית לגבי תכנם.
באשר לצבירת מוניטין בישראל עלה בחקירתו הנגדית של העד מטעם המתנגדת, כי המתנגדת מכרה שישה עותקים של המוצר "WEBFOCUS" בשנתיים האחרונות בישראל וכי חברת מל"מ אשר משווקת את מוצרי המתנגדת בישראל לא מכרה את מוצרה השני של המתנגדת "FOCUS" מזה שלוש שנים.
נפסק כי אין מידע מספיק לקביעת קיומו של מוניטין בישראל למוצריה המתנגדת. מכאן שלא ניתן לקבוע שלמתנגדת מוניטין בישראל בגינו עלולה להיגרם הטעיה.
כל עוד המתנגדת לא הרימה את נטל הבאת הראיה הראשונית להוכחת הטעיה אפשרית של הציבור או גרימת תחרות בלתי הוגנת במסחר, נטל זה לא יעבור אל כתפיה של המבקשת.
משלא מצאתי כי הוכח מוניטין הרי שהרשם לא נדרש לדון בשאלת תום לבה של המבקשת או מי מטעמה בעת הגשת בקשת הסימן.
על כן נפסק כי לא מתקיימות סכנה להטעייה או לתחרות בלתי הוגנת במסחר כמשמעותם בסעיף 11(6) לפקודה.
הטעייה ביחס לסימן מסחר מוכר היטב – סעיפים 11(13) ו-11(14)
המתנגדת סבורה כי סימנה הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לפקודה. על כן, יש לפסול את רישום הסימן המבוקש מכוח הוראות סעיפים 11(13) ו-11(14).
המבחנים העיקריים לבחינת היותו של סימן מסחר סימן מוכר היטב הם: מידת ההכרה בסימן; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.
על הטוען להיותו של הסימן סימן מוכר היטב להראות כי המבחנים שפורטו לעיל מתקיימים בישראל ולא מחוץ לה.
כמו כן, נקבע כי על מנת להכיר בסימן כסימן מוכר היטב יש להוכיח מוניטין במידה המקימה חשש להטעיה. סעיפים 11(13) ו-11(14) מקנים לסימן מסחר מוכר היטב הגנה רחבת היקף אשר יש בה כדי לפגוע בתחרות ובחופש העיסוק, על כן, נטל ההוכחה במסגרת סעיפים אלו כבד יותר מנטל ההוכחה בסעיפים 11(9) ו-11(6). משלא נמצא כי מתקיים חשש להטעיה ואף לא בוסס מוניטין לא מצא הרשם כי בפניו ראיות מהן ניתן היה לדון כלל בסוגיית היות סימני המתנגדת מוכרים היטב כעילה כנגד כשירות הסימן המבוקש.
