המבקשת, ווטרפול סקיוריטי סולושינס, הגישה בקשה לרישום סימן מסחר. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 2.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי 'חומרת מחשב לאבטחת מידע אלקטרוני, הנכללים בסוג 9'. הסימן הוגש לרישום מכוח דין קדימה מבקשה שהוגשה בארה"ב.
הבקשה סורבה לרישום על ידי הבוחנת אשר סברה כי אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת מצאה כי הסימן המבוקש נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום מאחר שייחוד מוצריה של המבקשת עיקרו בקישור חד כיווני וכן מצאה הבוחנת כי הסימן לא רכש אופי מבחין.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחית. נפסק כי המדובר בסימן מתאר שלא רכש אופי מבחין.
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:
סוגים של סימני מסחר – סימן מסחר מתאר
הפסיקה הכירה בחמישה סוגי סימנים והם: סימנים דמיוניים, שרירותיים, מרמזים, תיאוריים וסימנים גנריים (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, (2001) (להלן: "עניין משפחה"), בעמוד 943). בין סוגי הסימנים הללו נמתח ציר הנמשך מהסימנים הגנריים ועד הסימנים הדמיוניים – הוא ציר התיאוריות.
הסימן המבוקש "ONE WAY TO CONNECT" מתייחס לחיבור בכיוון אחד מתייחס למעשה לתכונתו המרכזית של מוצר המבקשת.
השימוש במונחים השגורים בתחום לתיאור טיבו, אופיו ודרך פעולתו של המוצר של המבקשת מעיד על כך שמדובר בסימן הנמצא בתחומו התיאורי של הציר ורחוק מתחומם של הסימנים המרמזים.
אופי מבחין אינהרנטי של סימן מסחר
אופי מבחין של סימן כמשמעותו בסעיף 8(א) לפקודה הוא "הסגולה היסודית" של הסימן הגורם לכך ש"קהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות" (א. ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, תשל"ג – 1973, בעמוד 20).
נפסק כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין אינהרנטי לצרכי סעיף 8(א) לפקודה.
אופי מבחין נרכש של סימן מסחר
לביסוס טענתה החלופית לגבי רכישתו של אופי מבחין על מנת לעמוד בדרישות סעיף 8(ב) לפקודה, הביאה המבקשת שלל פרסומים. נפסק כי משנקבע שהסימן המבוקש הוא בבחינת סימן מתאר, הנטל על המבקשת לביסוס אופי מבחין נרכש – משמעות משנית – הוא נטל נכבד, כפי שנקבע ב-ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, נבו (2006), בפסקא 22:
"המיקום בציר התיאוריות יסייע גם בשאלת מידתו של האופי המבחין הנדרש כדי להעניק משמעות שנייה לשם שמדובר בו, אותה משמעות המבחינה בין מוצר פלוני למוצר אלמוני באותו תחום."
נפסק כי עיון בכלל ועיקר הפרסומים שהובאו מראה כי במעט מאוד מאלה נעשה כלל שימוש בסימן המבוקש. עיקר השימוש הוא בשמה של המבקשת – WATERFALL – לבדו. ככל שנעשה שימוש בסימן המבוקש הרי זה נעשה תמיד יחד עם השם WATERFALL כאשר אותיות הסימן המבוקש קטנות במידה משמעותית ביותר מאותיות שם החברה.
גם נתוני מכירות כאלה או אחרים אין כל כלי לברור ולקשר בין הסימן המבוקש ובין המוניטין שנצבר למבקשת עצמה (לשאלת אבחנה בין המוניטין הנצבר למוצר או ליצרן השוו ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, נבו (2013), בפסקאות 16 – 19 לפסק דינו של כבוד השופט י' עמית). על כן נפסק כי אין חומרים מהם ניתן ללמוד על כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין כלשהו.
