תביעה בגין הפרת סימן מסחר שהוגשה על ידי העמותה למען חיות משק (חי משק) כנגד חברת מן הטבע בארותיים בע"מ ומנהלה אוסיף דוידוביץ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט עמירם בנימיני. ביום 6.5.2013 ניתן פסק הדין בתיק.
למידע נוסף אודות סימן מסחר מאשר ראו מאמר זה.
העובדות: התובעת הגישה נגד הנתבעים תביעה למתן צו מניעה, צו מתן חשבונות ולפיצוי כספי, בגין הפרה נטענת של זכויותיה בסימן המאשר הרשום "ביצי חופש". סימן מאשר נרשם לפי סעיף 14 לפקודה, לאישור טיבו, סוגו, איכותו או תכונותיו של מוצר פלוני. לטענת התובעת, הנתבעים עשו שימוש בסימן זה ללא רשותה ושלא כדין, תוך הטעיית ציבור הצרכנים ותוך התעשרות שלא כדין על חשבון התובעת.
לטענת הנתבעים הסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, בהיותו סימן תיאורי הנוהג במסחר לתיאור הטובין. למצער, הסימן הפך לגנרי לאחר רישומו, ועל כן איבד את תוקפו. לחלופין, עומדת לנתבעים הגנה של "שימוש אמת" בסימן לפי סעיף 47 לפקודת סימני מסחר, הואיל והם משווקים "ביצי חופש", קרי: ביצים המוטלות על ידי תרנגולות במתחם פתוח ולא בכלובים.
תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. נפסק כי הסימן המאשר "ביצי חופש" הינו חסר תוקף בעיק והמדובר בסימן תיאורי שלא רכש אופי מבחין.
נפסק כי התובעת נטלה על עצמה משימה ראויה להערכה, להקל על סבלן של חיות המשק, ובהן תרנגולות מטילות. אך בהעדר הסמכה חוקית ממקור כלשהו, הדרך בה נקטה התובעת, קרי: רישום הסימן המאשר "ביצי חופש", איננה מאפשרת לה להטיל מרות ופיקוח על מגדלי ביצים ומשווקים המעוניינים לעשות שימוש במונח "ביצי חופש". על העמותה לבחור שם אחר שיוכל להירשם כסימן מאשר, ושיהיה בו כדי להבחין בין "ביצי החופש" המאושרות על ידה לבין "ביצי חופש" אחרות. המונח "ביצי חופש", כשלעצמו, פתוח לשימוש כל מגדלי הביצים והמשווקים.
בנוסף, נפסק כי התובעת תשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 25,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת פסק הדין:
שיהוי בהגשת תביעה בתחום הקניין הרוחני
ההלכה היא כי אין די בהשתהות בהגשת התביעה כדי ליצור שיהוי או מניעות, הלכה זו חלה ביתר שאת כאשר מדובר בהגנה על זכות קניינית: רק לעיתים רחוקות יסיק בית המשפט כי אדם וויתר על זכותו הקניינית בנכס בעל שווי ממשי, רק בשל כך שהשתהה בהגשת תביעה לשם מימושה. ההלכה בתחום הקניין הרוחני היא, כי בעל זכות קניין רוחני המגלה שתיקה ממושכת נוכח הפרה מתמשכת של זכותו הידועה לו – עלול להיות מנוע מלתבוע בגין הפרה זו, אם התנהגותו עולה כדי ויתור על הזכות (acquiescence). כל זאת בתנאי שמעבר לשיהוי ולידיעה על ההפרה, היה מצג של בעל הזכות, באמירה או בהתנהגות, לפיו מעשי הנתבע אינם מהווים בעיניו הפרה, או שהוא איננו מתנגד להפרה, והוכח שהנתבע הסתמך על מצג זה ופעל לפיו. טענת שיהוי תתקבל רק כאשר השיהוי מבטא בצורה ברורה השלמה עם ההפרה: בנסיבות אלו מושתק בעל הזכות מלתבוע את המפר, אם האחרון סמך על מצג של הסכמה ושינה מצבו לרעה. בענייננו, אינני סבור כי ניתן לייחס לתובעת מצג ברור של השלמה עם הפרת הסימן המאשר.
בנסיבות המקרה דנא, התובעת לא שלחה לנתבעים מכתב התראה או דרישה לחדול מן השימוש בסימן המאשר משנת 2001 ועד שנת 2009. עם זאת, החליט הבית המשפט לדחות את טענת השיהוי, ככל שהיא נוגעת לזכאותה של התובעת לקבלת צו מניעה.
נפסק כי יש להבחין, בהקשר לטענת השיהוי, בין הסעדים השונים להם עותרת התובעת. שלילת הזכות לצו מניעה מעקרת למעשה את זכותה הקניינית של התובעת, ומונעת ממנה לסכל את המשך ההפרה בעתיד. צעד שכזה עולה כדי מתן רישיון לנתבעים להמשיך בהפרת סימן המסחר, ולכך אין הצדקה חרף השיהוי הכבד מצד התובעת. ויתור ושיהוי היוצרים מניעות והשתק הם הגנה טובה לגבי מעשי הפרה שנעשו בהסתמך עליהם. אין בהם, בהכרח, כדי לאפשר לנתבע להמשיך ולהפר את הזכות ללא הגבלת זמן, גם לאחר שבעליה הבהיר כי הוא עומד על קיומה.
ואולם, השיהוי עשוי להצדיק את עיכוב כניסתו לתוקף של צו המניעה לתקופה שתאפשר לנתבע להתארגן ליישום הצו.
לעומת זאת, נפסק כי שלילת זכותה של התובעת לפיצויים או קבלת רווחים לגבי התקופה בה ישנה על זכויותיה, לא תפגע בזכותה הקניינית מכאן ולהבא. בית המשפט סבר כי בנסיבות המקרה דנן, וככל שיתברר כי הסימן המאשר נרשם כדין והופר על ידי הנתבעים, מתן סעד של צו מניעה לצד הגבלת הזכות לפיצויים ולקבלת רווחים מהווה איזון ראוי בין זכותה הקניינית של התובעת מחד, לבין השיהוי הממושך בהגשת התביעה מאידך.
מטרתו של סימן מאשר
הסימן "ביצי חופש" נרשם כסימן מאשר (Certification Mark), כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"):
"סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאינו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלונים שיש לו ענין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו ענין בו".
בניגוד לסימן מסחר שבו משתמש בעל הסימן בעצמו ושמטרתו היא להצביע על מקור הטובין שלו ולהבחין בינם לבין טובין של גורמים אחרים – סימן מאשר נועד לשימוש בידי גורמים שקיבלו את הסכמת בעל הסימן לכך ומטרתו להצביע בפני הצרכנים על טיבם של הטובין, איכותם או תכונותיהם ולהבטיח להם כי הטובין עומדים בתנאים שקבע בעל הסימן.
הדרישה לסימן מאשר באה הן מן היצרנים של טובין בעלי איכות או תכונה מיוחדת, והן מן הצרכנים המבקשים ערובה לכך שהמוצר שרכשו אכן עומד בתנאים לקיום אותה איכות או תכונה.
התנאים אותם מאשר הסימן
לאור התכלית דלעיל של סימן מאשר נפסק כי נדרש רשם סימני המסחר לבדוק בעת רישום הסימן כי בעליו יכול "לקיים את התכונות שאותו סימן מיועד לסמנן" (סעיף 14(א) לפקודה), דהיינו: שיש למבקש יכולת שליטה על השימוש שיעשה בסימן, באופן שהתכונות שהסימן בא להבטיח יתקיימו בפועל.
תקנה 30 לתקנות סימני המסחר 1940 קובעת כי יש לצרף לבקשה לרישום סימן מאשר את "הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש לביסוס בקשתו ואת הכללים שלפיהם תינתן הרשות להשתמש בסימן". מתעודת רישום הסימן המאשר שניתן לתובעת, ומן הראיות שהגישה, אין זה ברור מהם הכללים שהציבה התובעת, בעת רישום הסימן, לקיום התנאים לשימוש בו, וכיצד שכנעה את הרשם כי ביכולתה לפקח על כך.
התובעת טענה כי ניסחה, בשיתוף עם משרד החקלאות, תנאים וקריטריונים לפיהם היא מעניקה זכות שימוש בסימן המאשר, אך מסמך שמפרט תנאים וקריטריונים שכאלו לא צורף לתצהירה, ואין זה ברור אם פורסם כלל והיכן והאם הוא קשור להליך הרישום בפני רשם סימני המסחר.
הנתבעים לא טענו לחוסר כשרות הסימן מטעם זה, אלא רק טענו שהתובעת איננה יכולה לסטות מן הכללים שהוגשו בעת הרישום. טענה זו הועלתה בצורה סתמית, ולא הובהר מהם אותם כללים שהוגשו בעת הרישום, לעומת הכללים שהמבקשת מציבה כיום לשם שימוש בסימן המאשר. מכל מקום נפסק כי שאלה זו אינה מתעוררת במקרה דנא, ואין צורך להכריע בה.
דרישת אופי מבחין בסימן מאשר
סעיף 3 לפקודה קובע כי בכפוף לאמור בסעיף 14 – דין סימן מאשר כדין סימן מסחר, והאמור בפקודה יחול גם על סימן מאשר. סעיף 14(ב) קובע:
"(ב) סימן מאשר ניתן לרישום אף אם אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א)".
סעיף 8(א) לפקודה מורה כי:
"אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין)".
המלומד ע' פרידמן מסביר כי הרציונל לחריג שבסעיף 14(ב), לפיו סימן מאשר כשר לרישום גם אם אינו נושא אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א), הינו שהסימן המאשר לא נועד להצביע על מקור הטובין, אלא על איכותם וטיבם. עם זאת, מדגיש פרידמן, אין פירוש הדבר שכל סימן הינו כשר לרישום כסימן מאשר: רשם סימני המסחר לא יאשר לרישום סימן שעלול לגרום להטעיה, לפגוע בציבור או לפגוע בהלכות המסחר ההוגן (ע' פרידמן סימני מסחר דין, פסיקה ומשפט משווה (מהדורה שלישית – 2010) 36).
לעניין סעיף 14(ב) לפקודת סימני המסחר, הקובעת כי סימן מאשר "ניתן לרישום אף אם אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א)". נפסק כי הכוונה בסעיף 14(ב) לא היתה לפטור בצורה גורפת סימן מאשר מן הצורך להיות בעל אופי מבחין, אלא רק לקבוע כי סימן מאשר איננו חייב להיות "בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א)". הדרישה בסעיף 8(א) הינה שסימן המסחר – "יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים". דרישה ספציפית זו אינה רלבנטית לסימן מאשר, שהרי בעליו של סימן מאשר איננו בעל טובין ואף איננו מנהל עסק, כפי שעולה מהגדרת "סימן מאשר" בסעיף 1 לפקודה.
מכאן, שסעיף 14(ב) נועד לפטור סימן מאשר מן הצורך להיות "בעל אופי מבחין" מן הסוג הנדרש בסעיף 8(א) לפקודה, אך הוא איננו פוטר סימן מאשר מן הצורך הבסיסי של כל סימן רשום להיות בעל אופי מבחין. מסקנה זו מתיישבת הן עם לשון סעיף 14(ב), העוסק ב"אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א)" ולא ב"אופי מבחין" גרידא, והן עם מהותו של סימן מסחר (כולל סימן מאשר), שמטרתו העיקרית היא ליצור בידול והבחנה בין מוצרים מסוימים לבין מוצרים אחרים (ראה ע' פרידמן בעמ' 7 והפסיקה בתת-פרק 3 לקמן). נפסק כי מסקנה זו אף מתיישבת טוב יותר עם העובדה שסעיף 11 לפקודה, המפרט שורה של סימנים שאינם כשירים לרישום, אוסר בסעיף משנה (10) רישום סימן מסחר "המורכב מספרות, אותיות או מילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9" (סימן שהשימוש בו בפועל הפך אותו לבעל אופי מבחין, או סימן המוגבל בצבעים מוגדרים).
סעיף 11(10) לפקודה חל על כל סוגי הסימנים, ובהם סימן מאשר, כאמור בסעיף 3 לפקודה, וסעיף 14(ב) איננו מחריג את סעיף 11(10) מתחולה על סימן מאשר.
מן האמור לעיל עולה כי סימן מאשר אינו פטור מן הצורך להיות בעל אופי מבחין. אולם, הוא אינו צריך להבחין בין טובין של יצרן מסוים לבין טובין של יצרן אחר, אלא בין טובין "מאושרים" על ידי בעל הסימן, לבין טובין שאינם מאושרים על ידו.
תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה של סימן מסחר
אדם רשאי לעתור לרשם סימני המסחר ב"תקיפה ישירה" לביטולו של סימן מסחר, מחמת היותו בלתי כשיר לרישום, בתוך חמש שנים ממועד מתן תעודת הרישום (סעיפים 38-39 לפקודה). אך הוא גם יכול להעלות טענה של העדר תוקף הסימן ב"תקיפה עקיפה", בעת שהוא נתבע על הפרת סימן המסחר, מן הטעם שלא היה מקום לרשום את הסימן מלכתחילה או שהוא איבד את תוקפו לאחר הרישום.
משהחליט בית המשפט לקבל את הטענה כי סימן המסחר לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, או איבד את תוקפו לאחר מכן, יורה על תיקון פנקס סימני המסחר ומחיקת הסימן. סעיף 40 לפקודה מורה כי אם ציווה בית המשפט על תיקון פנקס סימני המסחר, בעקבות בקשה שהוגשה למחיקת סימן מסחר, יורה לבעל הדין שזכה להמציא לרשם הודעה על התיקון. אין אמנם בפקודה הוראה מפורשת המחייבת את בית המשפט להורות על מחיקת הסימן כאשר נתקבלה טענה של העדר תוקף (כדוגמת הוראת סעיף 182(א) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967). אך דומה שתוצאה זו מתבקשת מאליה: טיהור פנקס סימני המסחר מסימנים שאינם כשרים הינו אינטרס ציבורי, הואיל וסימן מסחר מעניק לבעליו מונופולין בנוגע לשימוש בסימן, ופוגע בזכותם של אחרים לעשות בו שימוש דומה.
האם "ביצי חופש" הינו סימן בעל אופי מבחין?
נפסק כי הבעיה העיקרית המתעוררת בהקשר לכשירותו של הסימן "ביצי חופש" נוגעת לדרישה שהסימן יהיה בעל אופי מבחין. דרישה זו, כאמור לעיל, חלה גם על סימן מאשר. לעניין הדרישה לקיומו של אופי מבחין, הבחינה הפסיקה בין ארבעה סוגים של סימני מסחר, אשר כל אחד מהם זוכה להיקף הגנה שונה – החל באלו שאינם כשירים לרישום כלל, דרך אלו שמעניקים לבעליהם הגנה מוגבלת בהיקפה וכלה באלו המעניקים הגנה רחבה. הקטגוריה הזוכה להגנה הרחבה ביותר הינה זו של סימני מסחר דמיוניים או מומצאים (כגון "במבה" לחטיף לילדים, או "פפסי" למשקה קל). הקטגוריה השניה, המעניקה הגנה פחות רחבה, כוללת סימנים "מרמזים", המכילים רמז בנוגע לטובין נשוא הסימן, אך אינם מתארים במישרין את אופיים או מהותם (כגון השם "כחול" עבור מסעדה הממוקמת על שפת הים). הקטגוריה השלישית הינה של סימנים תיאוריים, המעניקים הגנה מוגבלת בהיקפה, רק אם הסימן רכש אופי מבחין ייחודי במהלך המסחר. הקטגוריה הרביעית היא של סימנים גנריים, אשר שגורים במסחר לתיאור טובין מסוג מסוים והם אינם ראויים לרישום כלל.
שאלת סיווגו של סימן המסחר לאחת מארבע הקטגוריות דלעיל איננה נוגעת רק להיקף ההגנה שהוא מעניק, אלא בראש ובראשונה לשאלה האם הוא כשיר כלל לרישום.
בענייננו נפסק כי השם "ביצי חופש", כשלעצמו, מצוי על הגבול הדק שבין הקטגוריה הכוללת שמות תיאוריים, לבין הקטגוריה הכוללת שמות מרמזים. תיאורי – משום שהשם הנ"ל מצביע במישרין על טיבו של המוצר ותכונותיו, וכשם שהוא מתאר את המוצר של בעל הסימן – כך הוא מתאר גם מוצרים דומים מאותו הגדר. מרמז – משום שעל מנת לקשר בין השם "ביצי חופש" לבין ביצים המוטלות על ידי תרנגולות שאינן חיות בכלובים נדרשת שניה של מחשבה מצד הצרכן.
נפסק כי אין דרכים רבות לתאר בצורה אפקטיבית ובקצרה ביצים המוטלות על ידי תרנגולות שאינן בכלובים; ברור לכל כי לא הביצים חופשיות – התרנגולות חופשיות. לכן נפסק כי השם "ביצי חופש" הינו יותר תיאורי מאשר מרמז.
זאת ועוד, ההלכה היא כי כאשר שם מסוים נופל לתחום הביניים שבין שם מרמז לשם תיאורי – האינטרס הציבורי שבעידוד תחרות חופשית ומניעת פגיעה מיותרת בחופש העיסוק יטו את הכף לכיוון ההכרעה כי מדובר בשם תיאורי (דברי כב' השופט ד' חשין בעניין אווזי, פסקה 19).
בהתאם להלכות שבוארו לעיל, אם מדובר בשם תיאורי – ניתן להכשירו אם בעל הסימן יוכיח כי השם רכש משמעות משנית מיוחדת, היוצרת זיקה בלעדית בין הסימן לבעליו.
נפסק כי התובעת לא הביאה ראיות כלשהן לכך שהשם "ביצי חופש" רכש משמעות משנית מיוחדת הקשורה דווקא עמה, עקב השימוש בו בפועל, באופן המקנה לשם זה הגנה חרף היותו תיאורי.
התובעת לא הציגה סקר צרכנים המלמד כי הציבור מקשר בין הסימן "ביצי חופש" לבין העמותה, כגורם מאשר ומפקח לגבי "ביצי חופש".
בנסיבות אלו, נפסק כי לא היה מקום מלכתחילה לרשום את המונח "ביצי חופש" כסימן מאשר, בשל היותו סימן תיאורי שלא רכש משמעות משנית מיוחדת.
בנוסף, נפסק כי לא היה מקום לרשום את הסימן גם בשל היותו "נוהג במסחר לתיאור הטובין", כמשמעותו בסעיף 11(10) לפקודה, שכן הוכח שהמונח "ביצי חופש" שימש, כבר במועד רישומו, שם גנרי לתיאור סוג הטובין. למצער, שם זה הפך לאחר רישומו לגנרי, ולכן איבד את תוקפו.
סימן שהפך להיות גנרי לאחר רישומו
הרישא לסעיף 11(10) (המתייחסת לסימן הנוהג במסחר לציונם או לתיאורם של טובין) עוסקת בסימנים גנריים, בעוד הסיפא (המתייחסת לסימן הנוגע במישרין למהותם או איכותם של טובין) עוסקת בסימנים שהם תיאוריים. ההלכה היא כי בעוד שסימן תיאורי יכול לזכות בהגנה בתנאים מסוימים (רכישת משמעות משנית) – סימן גנרי לא יזכה כלל להגנה (ראה עניין אווזי, פסקה 16; עניין משפחה פסקה 11). אמנם, בעניין טוטו זהב אמרה כב' השופטת ד' ביניש כי גם סימן גנרי עשוי לזכות להגנה במקרים נדירים, אם יוכח כי רכש משמעות ייחודית היוצרת זיקה ישירה בינו לבין טובין מסוימים (פסקה 7). אולם בדרך כלל, כמעט תמיד, סימן גנרי, מעצם טיבו, אינו יכול להיות מזוהה עם טובין מסוימים, שהרי בהגדרה הוא משמש את הציבור לתיאור מוצרים מסוג מסוים, ולא מוצרים של יצרן מסוים.
ודוק: שם גנרי עשוי להיות גנרי באופן מולד, מעצם טיבו (למשל "ביצים"), והוא עשוי להיות ביטוי שהפך לגנרי בשל השימוש שנעשה בו לפני רישום הסימן שבמחלוקת או לאחריו. כפי שהדגיש כב' השופט מ' חשין בעניין משפחה הנ"ל, "אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי", וכן: "צימצומה והגבלתה של ההגנה הניתנת למילת תיאור או לשם שגור בשפה נועדו, כמובן, למניעת הקנייתו של מונופולין לבעל עסק ולעידוד התחרות החופשית באורח המשרת למרב את קהל הצרכנים. המשפט לא יתיר לפלוני להפקיע מילה מן השפה לטובת עסקו, ומכאן זהירות-היתר שאנו מחוייבים בה" (פסקאות 11 ו- 14). סעיף 39(א) לפקודה מאפשר להתנגד לרישום סימן מסחר "מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת". ניסיון להפקיע מציבור העוסקים בתחום מסוים מונח השגור במסחר, לטובת גורם אחד בלבד, ייצור תחרות בלתי הוגנת.
בענייננו נפסק כי המונח "ביצי חופש" היה מקובל במסחר, בעת רישום הסימן המאשר של התובעת, לשם תיאור ביצים שהוטלו על ידי תרנגולות חופשיות במתחם פתוח, או במילים אחרות – אם מדובר היה בשם גנרי לביצים מסוג זה, הסימן המאשר שניתן לתובעת נרשם שלא כדין.
וראה דברי בית המשפט העליון בע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד (לא פורסם [פורסם בנבו] – 15.4.07, פסקה 8), וכב' השופטת ד' ברלינר הבהירה: "אין מניעה כי סימנים שהוכרו בעבר כסימנים ייחודיים, יהפכו במרוצת הזמן לנחלת הכלל, ולא יהיו כשרים עוד לרישום המייחד את הסחורה נושאת הסימן".
נפסק כי המונח "ביצי חופש" היה "נוהג במסחר" מאז ועד היום, ואף זו עילה לביטול הסימן המאשר של התובעת. ההלכה היא כי גם סימן שנרשם כדין, ואשר ענה בעת רישומו על התנאים הדרושים לרישום, יאבד את תוקפו אם חדלו תנאים אלו מלהתקיים, למשל: הוא הפך להיות גנרי ואיבד את אופיו המבחין.
זאת ועוד, גם מחוקק המשנה מממשיך להתייחס למונח "ביצי חופש" כאל מונח מוכר המתאר ביצים שהוטלו בגידול חופשי, בלא כל קשר לתובעת, כפי שהדבר נעשה בצו הפיקוח משנת 1999. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל), התשס"ח-2008, פוטר מתחולתו בסעיף 3(4) "ביצים שהוטלו בגידול חופשי המכונות 'ביצי חופש'". גם בהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מוצרים מהחי), התשס"ט-2009 נעשה שימוש במונח "ביצי חופש", תוך הפניה להגדרה הנ"ל שבצו הפיקוח, וההצעה נועדה לחייב את המשווקים להשתמש במונח "ביצי חופש", על מנת למנוע הטעיה מהציבור.
נפסק כי לעובדה המילים "ביצי חופש" משמשות את כל הגורמים המעורבים בתחום – משווקים וצרכנים כאחד, לצד גורמי הממשל ומחוקק המשנה – לתיאור ביצים שהוטלו על ידי "תרנגולות חופשיות", וכי "ביצי חופש" אינן מזוהות דווקא עם ביצים המצויות בפיקוח העמותה, אלא עם ביצים העומדות בקריטריונים שקבע משרד החקלאות.
סיכומו של דבר: מסקנת בית המשפט היא כי סימן המסחר המאשר שרשמה התובעת "ביצי חופש" לא היה ראוי מלכתחילה לרישום כסימן מאשר, ומכל מקום – הוא איבד בסמוך לאחר רישומו את אופיו והפך להיות מונח גנרי, שאינו ראוי עוד להגנה. לפיכך, התובעת אינה זכאית לסעדים כלשהם בגין השימוש שעשו הנתבעים בסימן, ודין הסימן להתבטל.
שימוש אמת בסימן מסחר
סעיף 47 לפקודה, קובע:
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו או בשמו הגיאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
ההגנה שבסעיף 47 לפקודה היא "אחותה" של הטענה בדבר היות הסימן בלתי כשר לרישום לפי סעיף 11(10) לפקודה, המתייחס לסימנים תיאוריים או גנריים. בעוד שטענה לפי סעיף 11(10) ניתן להעלות עובר לרישום (אך גם לאחריו) – הטענה לפי סעיף 47 תועלה תמיד כטענת הגנה, לאחר שהסימן נרשם. כפי שמסביר המלומד ע' פרידמן בספרו הנ"ל: "כאשר הסימן הרשום גנרי או תיאורי באופן מובהק, יהיה נכון להחיל את הוראת סעיף 47 לפקודת סימני המסחר כטענת הגנה במסגרת תובענה בגין הפרת הסימן הרשום" (עמ' 883). כמו כן, כאשר הסימן הינו תיאורי ובכל זאת נמצא ראוי להגנה – אמנם מצומצמת יותר – יכול הנתבע להעלות את הטענה לפי סעיף 47 לפקודה, המאפשרת לו לעשות שימוש אמת בהגדר האמיתי של מהותם או איכותם של הטובין (פרידמן בעמ' 884).
נפסק כי הסימן "ביצי חופש" הינו סימן תיאורי מעצם טבעו (לצד העובדה שאף הפך לגנרי). מכאן, שהנתבעים היו רשאים, ואולי אף חייבים, להשתמש בשם "ביצי חופש" כדי לתאר את הביצים המשווקות על ידם, על מנת להבהיר לצרכן כי אלו הן ביצים מן הסוג המכונה בצו הפיקוח "ביצי חופש".
אמנם, ההגנה שבסעיף 47 אינה מוחלטת. היא כפופה למספר סייגים, וביניהם שהשימוש בסימן נעשה מתוך מטרות הוגנות, ושלא נלווה אליו חשש להטעיית ציבור הצרכנים (פרידמן בעמ' 881). בעניין טוטו זהב התייחסה כב' השופטת ד' ביניש, כתוארה אז, לפרשנות סעיף 47 לאמור (פסקה 14):
"מן הראוי כי גם אנו נעניק להוראת סעיף 47 פרשנות המבטאת את תכליתה של פקודת סימני המסחר הנטועה במרקם הדינים שעניינם הגנה על מסחר הוגן, תחרות הוגנת והיעדר הטעיה… עקרון ההגינות הוא חלק מדרישת שימוש האמת בסעיף 47 לפקודה…
בפרשנות שניתנת להוראה הדנה ב"שימוש אמת" בשם מסחר ניתן להציע מבחנים דומים לאלה שטבע בית-המשפט הפדרלי לערעורים של ה-Circuit התשיעי בעניין New Kids on the Block v. New America Pub., Inc. (1992) …
על-פי מבחני העזר הללו, יהא עלינו לבחון אם השימוש בשם המסחר הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור השירות או הטובין המוצעים לצרכנים ולשם זיהויים… כמו כן עלינו לבחון אם הצרכן עלול לטעות ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי".
כב' השופטת ביניש ציינה שלושה תנאים שנקבעו בפרשת New Kids הנ"ל לתחולת ההגנה המקבילה לסעיף 47 לפקודה: "ראשית, המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; שנית, השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור; שלישית, השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו" (פסקה 14).
בענייננו נפסק כי השימוש של הנתבעים במילים "ביצי חופש" נועד להתאים את כינויין של הביצים המשווקות על ידי הנתבעים לכינוי המופיע בצו הפיקוח של משרד החקלאות, ומתוך מטרה להבהיר לציבור באילו ביצים מדובר.
על כן נפסק כי גם אם היה הסימן המאשר "ביצי חופש" בעל תוקף, הרי שנתמלאו התנאים הדרושים לתחולת ההגנה שבסעיף 47 לפקודה. גם מטעם זה יש לדחות את התביעה בעילה של הפרת סימן מסחר
