בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שהוגשה על ידי חברת Crocs לגבי "הנעלה, הנכללת בסוג 25". ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 15.1.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: מחלקת סימני מסחר הודיעה במכתבה למבקשת כי הסימן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר ועל פי חוזר רשם מ.נ. 61. מנהלת מחלקת סימני מסחר הוציאה למבקשת הודעה ובה הצעה להשמיע טענותיה.
עיקר טענות המבקשת היו:
א. העיצוב הייחודי של הנעליים מהווה את "תעודת הזהות" של המבקשת והנעליים זכו להצלחה מסחרית רבה.
ב. המוניטין לו זכו הנעליים זכה בהכרה שיפוטית במסגרת עוולת גניבת עין.
ג. אין לפסול את רישום הסימנים שנתבקשו מטעמים הקשורים לאסתטיקה. ככל שיש עדיפות בעיני הצרכנים לנעליים, הרי שיש ליחסה למוניטין שהן רכשו, לתכונות הייחודיות שלהן, ולא לעיצובן.
ד. צורת הנעליים נשואות הבקשות שבנדון נרשמה כסימן מסחר תלת ממדי באיחוד האירופי ה- OHIM, וכן במדינות נוספות באירופה.
תוצאות ההליך: הבקשות התקבלו, הרשם הורה על קיבול הבקשות ועל פרסומן ביומן סימני המסחר.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
מטרת דיני סימני מסחר
סימן מסחר מטרתו כפולה: האחת, להבחין בין סחורותיו של בעל הסימן לבין סחורות מתחריו ולאפשר לבעל הסימן לבנות מוניטין בסימנו ולהגן עליו; השנייה לאפשר לציבור הצרכנים להבדיל בין מוצריו של עוסק אחד לבין עוסקים אחרים ולהימנע מבלבול ביניהם.
סימן מסחר תלת ממדי
הוראת סעיף 1 לפקודת סימני מסחר מאפשרת רישום סימן מסחר תלת ממדי.
יודגש כי תוצאת רישומו של סימן מסחר תלת ממדי אשר הינו צורת המוצר עצמו הינה מניעת אפשרות שימוש בצורות זהות או דומות לצורה שנתבקשה לרישום ולפיכך, לגבי סימנים מסוג זה גבוה החשש למתן בלעדיות בעיצוב לעוסק אחד וכתוצאה מכך לפגיעה בתחרות החופשית.
על רקע החשש לפגיעה בתחרות אך מתוך רצון להגן על זכויותיו הקנייניות של בעל הסימן בסימנו כמו גם על אינטרס ציבור הצרכנים כמפורט לעיל, נקבעו מבחנים מצטברים על פיהם תבחן כשירותו לרישום של סימן מסחר תלת ממדי המורכב מצורת המוצר עצמו.
אופי מבחין בסימן מסחר תלת ממדי
יש לבחון האם עלה בידי בעל הסימן להוכיח כי הסימן המורכב מהמוצר עצמו רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו, כהוראת סעיף 8(ב) לפקודת סימני מסחר.
כביחס לכל סימן מסחר, המבחנים לבחינת אופיו המבחין הנרכש של סימן נלמדים מנתונים עובדתיים שונים כגון משך והיקף השימוש שנעשה בסימן, האופן בו פורסם הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור. בנוסף לנתונים ביחס למשך השימוש בסימן יש לתת את הדעת אף לאופי השימוש בו, היינו האם היה כזה שבעקבותיו יקשר הציבור את המוצר נשוא הסימן המבוקש עם בעליו.
נפסק כי שלל ראיות מבקשת רישום הסימן תומכות בטענתה כי הנעליים נשוא הבקשות רכשו אופי מבחין באופן שקהל הצרכנים הישראלי על רבדיו, מקשר בין הנעליים נשוא הבקשות לבין מקורן.
העדר אופי פונקציונלי
על פי ההלכה הקבועה בפסק הדין בעניין "אלפא אינטואיט", יש עתה לבדוק האם במקרה שלפנינו מתקיימים אחד או יותר משני החריגים אשר יש בהם כדי למנוע את קיבול הבקשות לרישום הסימנים נשוא החלטה זו. וכך הובהר בפסקה 30 בעמ' 22 לפסה"ד:
"ככל שהדבר נוגע לסימני מסחר תלת ממדיים המורכבים מצורתו של המוצר, אין מנוס מן המסקנה לפיה היותו של הסימן בעל אופי פונקציונלי (או אסתטי) שולל את כשרותו להירשם כסימן מסחר, וזאת אף אם יוכח כי רכש אופי מבחין למעשה."
לעניין בדיקת מרכיב הפונקציונאליות בסימן המסחר המורכב מצורת המוצר עצמה נקבע כי במידה שצורתו מוכתבת על ידי שיקולים המשפיעים על תפקוד המוצר הרי שזה לא יהא כשיר לרישום. ראה עניין "אלפא אינטואיט" (פסקה 10, עמ' 6-7):
"בדברינו על שיקולים פונקציונליים, מתכוונים אנו לכך שצורת המוצר מיועדת לאפשר את פעולתו התקינה של המוצר ולהשיג תוצאה טכנית או הנדסית מסוימת. לעתים, לא ניתן כלל לייצר את המוצר אלא בצורה תלת ממדית מסוימת. כך למשל, צמיג רכב לא יוכל למלא את ייעודו אלא אם צורתו תהא עגולה. במקרים אחרים ניתן אמנם לייצר את המוצר במספר צורות תלת ממדיות, אלא שאימוץ צורה מסוימת תאפשר ייצור יעיל יותר של המוצר ביחס ליתר הצורות האפשריות."
נפסק כי הסימנים המבוקשים עומדים בתנאי זה של העדר תפקיד פונקציונאלי ממשי.
העדר תפקיד אסתטי
בחינת התפקיד האסתטי בסימנים המבוקשים יעשה לאור הקבוע בפסק הדין בעניין "אלפא אינטואיט" (בפסקה 10, עמ' 7), שם נקבע כדלקמן:
"בדברינו על שיקולים אסתטיים, מתייחסים אנו לכך, שעל אף שצורה מסוימת של המוצר אינה נדרשת לשם השגת תוצאה פונקציונלית כלשהי, הרי שלאותה צורה נודעת עדיפות על פני צורות אפשריות אחרות בשל טעמים של אסתטיקה והעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי."
כפי שצוין לא אחת, כמו גם בפסה"ד הנ"ל עצמו, עיצובם של רוב המוצרים מוכתבת במידה זו או אחרת, משיקולים אסתטיים (פסקה 28 עמ' 20) דבר אשר מקשה על מתן תשובה לשאלה, האם לעיצוב מסוים עדיפות על פני צורות אחרות בשל טעמים של אסתטיקה והעדפות ציבור הצרכנים. בית המשפט אף ציין בפסק הדין (בפסקה 29 עמ' 20-21), את הקושי בגיבוש מבחן ברור "באשר לשאלה באילו מקרים השיקולים האסתטיים מרכזיים מספיק על מנת להצדיק את הפיכתה של הצורה לבלתי כשרה לרישום" (ראה גם פסקה 30 עמ' 21 ופסקה 31 עמ' 22).
לשם הבהרה, ציין בית המשפט בעניין "אלפא אינטואיט", כי למעשה מאמץ הוא פתרון הדומה להסדר הקיים בדין האמריקני והקנדי (פסקה 31 עמ' 22) בקבעו כי: "באותם מקרים בהם יוכח בבירור כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר, וכי הצורה אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי- תהא הצורה כשרה לרישום כסימן מסחר." (פסקה 30, עמ' 21).
המושג תפקיד אסתטי מתייחס לדוקטרינת "אסתטיות פונקציונאלית" (Esthetic Functionality) המוכרת במשפט האמריקאי והמבוססת על החוק האמריקני, Lanham Act, אשר תוקן בשנת 1998 אשר עיגן את הכלל בדבר העדר כשירותו לרישום של סימן מסחר פונקציונאלי (e) (5))(1052) (15 USCS §. במשפט האירופאי כונה תנאי זה "עיצוב המעניק ערך משמעותי למוצר" (Shape which gives Substantial Value to the Goods) (ראה: Article 7(1)(e)(iii) of Council Regulation (EC) no. 207/2009 26 February 2009 on the Community Trademark כמו גם בדין האנגלי (ראה: Trade Marks Act 1994).
בהתאם לשתי מערכות הדינים הנ"ל, ככל שימצא כי למוצר תפקיד אסתטי משמעותי יותר בעיני הצרכן הרלוונטי, כך תפחת הנטייה לאפשר לבעליו מונופולין בגינו בדמות סימן מסחר רשום, וזאת מחשש ליצירת מצב בו תוענק בלעדיות בעיצוב מסוים, באופן שימנע עוסקים אחרים להשתמש בו וכתוצאה מכך תפגע התחרות החופשית. למעשה המדובר באותו הנימוק ממש אשר בגינו תסורב לרישום כסימן מסחר צורת מוצר המוכתבת בעיקרה משיקולים פונקציונאליים, אשר יש להותיר את השימוש בה לנחלת הכלל.
בבואנו לבחון את מידת קיומו של אותו תפקיד אסתטי בסימן המבוקש לרישום המורכב מצורת מוצר, יבחנו שיקולים כגון המידה בה יש בעיצוב המוצר נשוא הבקשה לרישום כסימן מסחר כדי להשפיע על הביקוש לו, והאם הצרכן למעשה נותר אדיש לעיצוב המוצר ובוחר לרכשו מסיבות אחרות. תפקיד אסתטי ממשי ימצא, למשל, כאשר המוצר הינו מבוקש בעיקר בשל עיצובו ופחות בשל תכונותיו האחרות (איכותו, אמינותו וכד') או בשל המוניטין הגלום בו, או במקרה שעיצובו המיוחד של המוצר מקטין את עלויות יצורו.
נפסק כי נסיבות המקרה הינן ייחודיות עד מאד. מחד, ראיות המבקשת מצביעות על כך כי לעיצובן החריג של הנעליים נשוא הבקשות שבפני והיותו שנוי במחלוקת, תפקיד כלשהו בהפיכתן למוצר נחשק ומבוקש בישראל. לפיכך, ניתן לקבוע כי ציבור הצרכנים הישראלי ודאי לא נותר אדיש לעיצובן וכי לפחות חלק ניכר ממנו רכש את הנעליים בשל עיצובן החריג.
מאידך, לא ניתן להתעלם משיקולים מרכזיים נוספים וביניהם שיקולי נוחות ואיכות המהווים גורם משמעותי ברכישת הנעליים נשוא הבקשות שבפני. מן הראיות עולה בבירור כי בראשית דרכן נרכשו הנעליים על ידי רופאים, אחיות וטבחים, כמו גם נשים בהריון אשר חיפשו נעלים נוחות וקלות אשר יאפשרו עמידה ממושכת. שיקולים אלו עודם מנחים את קהל הלקוחות הרוכשים את נעלי המבקשת.
לאור כל האמור לעיל, לא ניתן לקבוע במידת הודאות הנדרשת כי העיצוב הייחודי של הנעליים נשוא הבקשות שבפני הוא הגורם הבלעדי לרכישתן על ידי קהל הצרכנים הישראלי.
עוד מצביעות ראיות המבקשת על כך שמזה שנים הצרכן הישראלי בוחר לרכוש את הנעליים אף בשל היותן מקושרות למבקשת, למוניטין שלה ושל שמה הלא הוא "קרוקס".
הרשם סבר כי עיצוב הנעליים נשוא הבקשות שבפני אינו בעל תפקיד אסתטי ממשי על פי הלכת "אלפא אינטוטיט", ולפיכך, משרכשו אופי מבחין כנדרש, כשירות הן לרישום כסימן מסחר.
