ארבע עשרה בקשות לרישום סימני מסחר מילוליים, שמספריהן 227449, 227450, 227452, 227453, 227457, 227459, 227464, 227465, 227477, 227481, 227485, 227487, 227493, 227494 אשר הוגשו על ידי חברת Russian Standard Intellectual Property Holding. התיק נדון ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 8.9.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימנים המבוקשים בטענה כי אינם בעלי אופי מבחין (כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר); מפאת היות המילה Russian שם גיאוגרפי (בהתאם לסעיף 11(11) לפקודה); תנאי לשימוש במילה Standard הוא מתן היתר ממשרד התעשייה והמסחר לשימוש במילה וזאת בהתאם לסעיפים 13(א) ו-14 לחוק התקנים, תשי"ג-1953.
כנגד חלק מהסימנים נקבע גם כי הם דומים לסימנים רשומים אחרים ועל כן אינם כשירים (בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה).
תוצאות ההליך: הבקשות לרישום הסימנים נדחות. הסימנים אינם בעלי אופי מבחין ולא ניתן לבצע רישום כפול ביחס לחלק מהסימנים.
ערעור: על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי (עש"א 13653-10-13), בית המשפט המחוזי החליט להחזיר את הדיון לרשם סימני המסחר. להחלטה נוספת של סגנית רשם הפטנטים בעניין תיק זה התקבלה ביום 23.12.2014.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
אופי מבחין אינהרנטי
בהשגה שהעלתה מחלקת סימני המסחר, נקבע כי הסימנים המבוקשים נעדרים אופי מבחין אינהרנטי כדרישת סעיף 8(א) לפקודה. העדר אופיו המבחין של הסימן נובע, בין היתר, מכך שמשמעותה של המילה Russian הנה גיאוגרפית ועל כן נעדרת כשירות לרישום כסימן בהתאם לסעיף 11(11) לפקודה:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
…
(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
תכליתו של סעיף 11(11) היא מניעת רישום סימנים אשר משמעותן הרגילה גיאוגרפית, שכן סימנים אלה במידה והם מייצגים נכונה את מקורו של המוצר הינם מתארים וראוי כי יישארו פתוחים למסחר.
נפסק כי כל עוד לא נוצר נתק בין המשמעות הגאוגרפית לבין מהות הטובין ואיכותם נותר הצירוף במשמעותו הגאוגרפית ואינו הופך לשרירותי.
הצירוף המבוקש לרישום כולל את המילה Russian שמשמעותה הרגילה גיאוגרפית. אין בצירופה של המילה Standard בכדי להוריד ממשמעותו הגיאוגרפית של הסימן המבוקש או כדי להקנות לצירוף אופי מבחין.
אופי מבחין נרכש
בהעדר אופי מבחין אינהרנטי, יש לבחון האם רכש הצירוף המבוקש אופי מבחין כתוצאה מן השימוש שנעשה בו.
המבחנים לבחינת קיומו של אופי מבחין הם תקופת השימוש בסימן; מידת הפרסום שזכה לה והמאמץ שהשקיע בעל הסימן על מנת ליצור בקרב הציבור תודעה המקשרת בינו לבין מוצריו. (ר' ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 890 (2004))
נפסק כי כעולה מן הראיות שהוגשו, הטובין אותם מוכרות המבקשות הנו בקבוקים המכילים משקאות וודקה, טובין הנמכרים על ידן החל משנת 2007. כאמור לעיל, כללו הראיות חומר פרסומי רב הנוגע לפרסום הסימנים המבוקשים בארץ ובעולם בעבור משקאות אלכוהוליים בלבד. גם מן הראיות החסויות שהוגשו ניתן לראות כי המוניטין אשר נצבר למבקשות הנו בעבור משקאות אלכוהוליים ולא בגין טובין מסוג אחר.
למעט שני הסימנים שהתבקשו לרישום בסוג 33, התבקשו כלל הסימנים להירשם בעבור טובין שאינם משקאות אלכוהוליים.
על כן נפסק כי משעה שכל ראיותיהן של מבקשות הסימנים הנן לעניין משקאות וודקה בלבד, לא הוכיחו המבקשות כי הסימנים המבוקשים רכשו אופי מבחין ועומדים בדרישת סעיף 8(ב). לנוכח האמור, הבקשות לרישום סימנים 227449, 227450, 227452, 227453, 227457, 227459, 227477, 227481, 227485, 227487, 227493, 227494 נדחות בזאת.
רישום כפול של סימן מסחר
באשר לסימנים 227464 ו-227465 "RUSSIAN STANDARD" (ברוסית ובאנגלית, בהתאמה), בחינת רשימת הסימנים שצוטטו על ידי מחלקת סימני המסחר במסגרת ההשגה לפי סעיף 11(9), מעלה כי בפנקס סימני המסחר כבר רשומים על שם המבקשת 2 (בשמה הקודם) סימנים 185129 ו-185130 "RUSSIAN STANDARD" (ברוסית ובאנגלית, בהתאמה, שניהם לא מעוצבים) (להלן: "הסימנים הרשומים").
על כן לא ניתן לרשום סימן זהה אשר השוני היחיד בינו לבין הסימן הרשום הינו בשמות בעליו. יש בכך בכדי להטעות את הציבור, אשר לא ידע מיהו העומד מאחורי הסימן.
נפסק כי אין כל הצדקה להתיר רישום כפול של סימן המסחר במיוחד לנוכח העובדה כי יהיה ברישום הכפול בכדי לפגוע באינטרס הוודאות של הציבור.
