בפסק הדין Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) (בית המשפט העליון של ארצות הברית, 19.6.2014), אישר בית המשפט, בחוות דעת שכתב השופט קלרנס תומאס ובהסכמת כל השופטים, את פסילת תביעות הפטנט של חברת Alice למערכת ממוחשבת להפחתת סיכוני סליקה. נקבע כי התביעות מכוונות לרעיון המופשט של ביצוע סליקה באמצעות מתווך, וכי שימוש במחשב כללי לביצוע פעולות רישום, חישוב והעברת הוראות אינו מוסיף את היסוד הנדרש להפיכת הרעיון לאמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 101 לחוק הפטנטים האמריקאי. פסק הדין אימץ בהקשר זה את המבחן הדו־שלבי שנקבע בעניין Mayo.
הרקע העובדתי: מערכת ממוחשבת להפחתת סיכון סליקה
Alice Corporation החזיקה בארבעה פטנטים אמריקאיים שנועדו להפחית סיכון בעסקאות פיננסיות שבהן שני צדדים מחויבים להעביר תשלומים או נכסים זה לזה. הסיכון מתעורר כאשר צד אחד מקיים את התחייבותו, אך הצד האחר אינו עומד בחיוב המקביל. הפתרון שתואר בפטנטים התבסס על גורם מתווך, המפקח על יכולתם של הצדדים להשלים את העסקה קודם שנשלחות הוראות סליקה בלתי חוזרות למוסדות הפיננסיים.
לפי תיאור המערכת, המתווך הממוחשב יוצר לכל צד רישומי חיוב וזיכוי מקבילים, המכונים shadow records, המשקפים את יתרותיו בחשבונות הרגילים. הוא מעדכן את הרישומים בהתאם לעסקאות המתבצעות במהלך היום ומאפשר רק עסקאות שהיתרות תומכות בהן. בסיום היום המערכת משדרת למוסדות הפיננסיים הוראות לביצוע העסקאות שאושרו. בדרך זו מצטמצם הסיכון שאחד הצדדים יישאר ללא התמורה המגיעה לו.
ארבעת הפטנטים שנדונו היו מספרי ארצות הברית 5,970,479; 6,912,510; 7,149,720; ו־7,725,375. התביעות התחלקו לשלוש קבוצות: תביעות לשיטה הממוחשבת של החלפת חיובים, תביעות למערכת מחשב המיישמת אותה ותביעות למדיום קריא בידי מחשב המכיל הוראות תוכנה. הצדדים הסכימו כי גם תביעות השיטה מצריכות מחשב. הסכמה זו לא הכריעה את שאלת הכשירות, משום שהמחלוקת נסבה על מהותו של השימוש במחשב ולא על עצם קיומו.
טענות הצדדים והשתלשלות ההליך
CLS Bank International ו־CLS Services Ltd., הפועלות בתחום סליקת עסקאות מטבע, הגישו בשנת 2007 תביעה לסעד הצהרתי שלפיו תביעות הפטנט אינן תקפות, אינן אכיפות או אינן מופרות. Alice הגישה תביעה שכנגד בטענה להפרת פטנטים. לאחר פסק הדין בעניין Bilski v. Kappos ביקשו הצדדים הכרעה מקדמית בשאלת הכשירות לפי סעיף 101 לחוק הפטנטים האמריקאי, מבלי להיזקק להכרעה מלאה בטענות ההפרה.
בית המשפט המחוזי קבע שהתביעות אינן כשירות לפטנט משום שהן מכוונות לשימוש במתווך ניטרלי לצורך החלפה סימולטנית של התחייבויות והפחתת סיכון. מותב של שלושה שופטים בבית המשפט הפדרלי לערעורים הפך תחילה את ההחלטה, אך בהמשך נדון העניין בהרכב מורחב. בית המשפט הפדרלי אישר את תוצאת המחוזי, אף שהשופטים נחלקו בהנמקותיהם ובשאלת תביעות המערכת. שבעה מעשרת השופטים סברו שתביעות השיטה והמדיום אינן כשירות, ואילו ביחס לתביעות המערכת נחלקו הקולות בשווה.
Alice טענה בפני בית המשפט העליון כי המחשב אינו רק כלי מסייע, אלא מתווך המבצע חלק מהותי בתהליך העסקאות באמצעות ניהול רישומים אלקטרוניים, התאמת יתרות והפקת הוראות ביצוע. לטענתה, התביעות כוללות יישום מעשי מוגדר, להבדיל מהפשטה רעיונית. CLS Bank טענה כי מדובר בהסדר כלכלי מוכר שהולבש על פעולות מחשב שגרתיות, וכי ניסוחו כתביעת שיטה, מערכת או מדיום אינו יכול להצדיק פטנט על הרעיון הבסיסי.
סעיף 101 והאיסור על הגנת פטנט לרעיון מופשט
סעיף 101 לחוק הפטנטים האמריקאי, 35 U.S.C. § 101, מתייחס לארבע קטגוריות מרכזיות של נושאים כשירים לפטנט: תהליך, מכונה, מוצר והרכב חומר, וכן שיפורים חדשים ושימושיים שלהם. הפסיקה האמריקאית קבעה לאורך השנים חריגים שאינם מפורטים במפורש בלשון הסעיף: חוקי טבע, תופעות טבע ורעיונות מופשטים אינם כשירים להגנת פטנט כשלעצמם. בית המשפט הסביר כי בלעדיות על עקרונות כאלה עלולה לחסום שימוש בכלי יסוד למחקר ולפיתוח עתידי.
האיסור אינו מתרחב לכל אמצאה הנשענת על עיקרון מופשט. מרבית האמצאות מיישמות בדרך כלשהי רעיון, נוסחה או חוק טבע. לכן נדרשת הבחנה בין ניסיון לתבוע את העיקרון עצמו לבין יישומו באמצאה קונקרטית העומדת בתנאי הכשירות. בשאלה זו הסתמך בית המשפט בעניין Alice על המבחן שנוסח ב־Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, 566 U.S. 66 (2012).
מבחן Alice–Mayo: שתי הבדיקות של כשירות פטנט
השלב הראשון: האם תביעת הפטנט מכוונת לרעיון מופשט?
תחילה יש לברר אם התביעה מכוונת לאחד הנושאים שאינם כשירים להגנה, ובכללם רעיון מופשט. בית המשפט בחן את המהות הכלכלית של תביעות Alice וקבע שהן מכוונות ל־intermediated settlement, כלומר סליקה באמצעות גורם מתווך. הסדרים של שימוש במתווך לצמצום סיכון בעסקאות הם פרקטיקה כלכלית מוכרת, והקניית בלעדיות על עצם השיטה עלולה להרחיב את הפטנט מעבר לפתרון טכנולוגי מסוים.
כאן נשענה ההכרעה גם על Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010), שבו נקבע כי שיטה לגידור סיכון פיננסי היא רעיון מופשט. בית המשפט הבהיר שאין צורך להגדיר באותו הליך את גבולותיה המדויקים של קטגוריית הרעיונות המופשטים. די היה בדמיון המהותי בין אסטרטגיית גידור הסיכון ב־Bilski לבין השימוש במתווך לצמצום סיכוני סליקה ב־Alice.
השלב השני: האם התביעה כוללת יסוד נוסף ההופך את הרעיון ליישום כשיר?
משנקבע שהתביעות מכוונות לרעיון מופשט, בית המשפט בחן אם רכיביהן, בנפרד ובצירוף מסודר, מוסיפים inventive concept ההופך את הרעיון ליישום כשיר לפטנט. אין די בהוראה להפעיל את הרעיון באמצעות מחשב או בהגבלת ביצועו לסביבה טכנולוגית מסוימת. השאלה היא אם התביעה כוללת מאפיינים נוספים בעלי משמעות המצדיקה הגנה על יישום מסוים, במקום להעניק מונופול על הרעיון המופשט.
הבדיקה אינה זהה למבחן ההתקדמות ההמצאתית לפי סעיף 103 לחוק האמריקאי, אף שהמונח האנגלי inventive concept עשוי ליצור רושם כזה. מבחן Alice עוסק בראש ובראשונה בכשירות נושא הפטנט לפי סעיף 101. חידוש, התקדמות המצאתית ודרישות הגילוי נבחנים בנפרד לפי ההוראות המתאימות.
מדוע פעולות המחשב בתביעות Alice לא הספיקו?
בית המשפט בחן את תביעה 33 בפטנט מספר 5,970,479 כתביעת שיטה מייצגת. התביעה תיארה יצירת רישומי צל, קבלת יתרות פתיחה, התאמת יתרות במהלך העסקאות והנחיות סליקה בסוף היום. אלה פעולות של אחסון נתונים, עיבודם והפקת הוראות אוטומטיות, המבוצעות במחשב באופן מקובל. התביעה לא הגדירה שיפור מסוים בדרך פעולתו של המחשב, בארכיטקטורת המערכת או בטכנולוגיה אחרת.
גם בבחינה של הרכיבים כמכלול לא נמצא מאפיין המוציא את התביעות מגדר רעיון מופשט המיושם על מחשב כללי. העובדה שמחשב מסוגל לבצע התאמות וחישובים רבים במהירות אינה מוכיחה, כשלעצמה, שנמצא פתרון טכנולוגי חדש. ההבדל בין מחשוב של תהליך עסקי לבין שיפור באופן שבו פועלת מערכת המחשוב היה אפוא מכריע.
בית המשפט דחה גם את ההבחנה הפורמלית בין סוגי התביעות. תביעות המערכת כללו רכיבי מחשב שכיחים, ובהם יחידת אחסון ובקר תקשורת, שנועדו לבצע את אותה שיטה. תביעות המדיום הקריא בידי מחשב הוצגו בידי Alice עצמה כתלויות בגורלן של תביעות השיטה. שינוי ניסוח התביעה משיטה למערכת או למדיום אינו משנה את מהותה אם לא נוסף מאפיין טכני בעל משמעות.
היחס לפסיקת Diehr, Benson, Flook ו־Bilski
ב־Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972), נדחו תביעות לאלגוריתם הממיר מספרים שיושם במחשב כללי; ב־Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978), נקבע כי הוספת פעולות מחשוב שגרתיות לנוסחה מתמטית אינה מספיקה. שתי ההכרעות המחישו את החשש שניסוח טכני לכאורה יאפשר לשלוט בעקרונות כלליים.
לעומת זאת, ב־Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981), הוכרה כשירותה של שיטה ממוחשבת לעיבוד גומי בתבנית. הנוסחה המתמטית שולבה בתהליך תעשייתי מסוים, שהתבסס על מדידת טמפרטורה וחישוב חוזר של זמן העיבוד. ההכרעה לא נבעה מעצם השימוש במחשב, אלא מן האופן שבו שולבה הנוסחה בפתרון של בעיה טכנולוגית בתהליך הייצור. Alice אימץ את ההבחנה בין רעיון המיושם באמצעים מקובלים לבין יישום המוסיף תוכן טכנולוגי קונקרטי.
השופטת סוניה סוטומאיור הוסיפה חוות דעת מסכימה, שאליה הצטרפו השופטים רות ביידר גינסבורג וסטיבן ברייר. היא הביעה את עמדתה כי שיטה המתארת רק דרך לעשיית עסקים אינה כשירה כתהליך לפי סעיף 101, אך הסכימה שהתביעות הנדונות הן רעיון מופשט ולכן הצטרפה לפסק דינו של השופט תומאס.
האם פסק הדין שולל פטנטים על תוכנה?
הכרעת Alice אינה קובעת שתוכנה, אלגוריתם או אמצאה המיושמת במחשב אינם כשירים לפטנט מעצם טבעם. היא קובעת כי תביעת פטנט המכוונת לרעיון מופשט לא תהפוך כשירה רק משום שהרעיון מבוצע באמצעות רכיבי מחשוב רגילים. תוכנה המשפרת את פעולת המחשב עצמו או פותרת בעיה טכנולוגית בדרך מוגדרת עשויה לעמוד בדרישות הסף, בכפוף לבדיקת התביעה כולה ולשאר תנאי הדין.
הדברים ניכרים בפסיקה מאוחרת של בית המשפט הפדרלי לערעורים. ב־Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016), הוכרה כשירות תביעות העוסקות במבנה נתונים של טבלה בעלת התייחסות עצמית, משום שהן מכוונות לשיפור מסוים בדרך פעולתם של מחשבים. בהכרעה המאוחרת Weisner v. Google – כשירות פטנטים בתחום התוכנה נדונה הבחנה דומה בהקשר של שיפור תוצאות חיפוש באמצעות היסטוריית מיקומים דיגיטלית, תוך בחינה נפרדת של קבוצות תביעות שונות.
את ההקשר השיטתי של הפסיקה ואת ההבדלים בין ארצות הברית, אירופה וישראל ניתן למצוא במדריך המרכזי על כשירות פטנטים בתחום התוכנה.
הכרעת בית המשפט ותוצאת ההליך
בית המשפט העליון אישר פה אחד את פסק הדין של בית המשפט הפדרלי לערעורים. נקבע שתביעות השיטה, המערכת והמדיום שנדונו אינן כשירות להגנת פטנט לפי סעיף 101. ההכרעה עסקה בכשירותן של תביעות הפטנט, ולא בהכרעה לגופה של טענת ההפרה. בפסק הדין העליון לא נפסקו פיצויים או הוצאות כספיות שיש לייחס להכרעה עצמה.
לנוסח פסק הדין ראו Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014), במאגר הרשמי של ספריית הקונגרס. ניתן לעיין גם בנוסח פסק הדין וחוות הדעת המסכימה. הדיון בספרי, יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), סעיף 3.5.4.1, עוסק בהתפתחות הדין האמריקאי לגבי כשירות פטנטים בתוכנה, בפסק הדין Alice ובהשפעתו על הפסיקה המאוחרת.
המשמעות המעשית של פסק הדין
בבחינת בקשה לפטנט על מערכת תוכנה בארצות הברית אין להסתפק בתיאור הפעולה העסקית הרצויה ובהוספת שרת, מעבד או בסיס נתונים המבצעים אותה. יש לזהות איזה מנגנון מסוים בתביעות משנה את דרך פעולתה של מערכת המחשוב או מספק יישום טכנולוגי שאינו מסתכם בביצוע ממוחשב שגרתי של הרעיון. גם ניסוח אותה פעילות כתביעת מערכת במקום כתביעת שיטה לא יועיל אם המהות נותרת זהה.
השלכות אלה נוגעות הן לניסוח בקשות חדשות והן לבחינת תוקפם של פטנטים שכבר ניתנו. להיבטים המעשיים של הגדרת המנגנון הטכנולוגי, פירוט המערכת ותביעות הפטנט ראו את המדריך לניסוח פטנטים בתחום התוכנה, ובהקשר של השירות המשפטי את עמוד רישום הפטנטים.
מאמרים נוספים באשכול: פטנטים בתחום התוכנה
כשירות פטנטים בתחום התוכנה | Weisner נ׳ Google – כשירות תוכנה | ניסוח פטנטים בתחום התוכנה | רישום פטנטים
